中国新专利法的司法实施研究

（2012）高民终字第1027号

上诉人（原审被告）福建日科电子有限公司，住所地中华人民共和国福建省福州市仓山区城门镇龙江村蒋宅路口1号。

法定代表人黄飞云，董事长。

委托代理人唐秀琴，女，汉族，1944年3月5日出生，北京捷诚信通专利事务所专利代理人，住中华人民共和国福建省福州市鼓楼区柳河路25－201。

被上诉人（原审原告）发美利株式会社，住所地日本国大阪市东淀川区西宫原二丁目1番3号。

法定代表人稻田二千武，董事长。

委托代理人王冠，女，汉族，1986年1月25日出生，北京三环知识产权代理有限公司职员，住中华人民共和国天津市和平区睦南道103号。

委托代理人戴婷，女，汉族，1985年2月17日出生，北京金思港知识产权代理有限公司职员，住中华人民共和国湖北省鄂州市鄂城区西山街办鄂钢桥村戴家湾43号。

原审被告北京首商集团股份有限公司，住所地中华人民共和国北京市西城区西单北大街120号。

法定代表人于学忠，董事长。

委托代理人俞晨，男，汉族，1981年10月26日出生，北京首商集团股份有限公司法务部工作人员，住中华人民共和国北京市东城区东交民巷32号4门426号。

委托代理人赵熹，女，汉族，1983年11月21日出生，北京首商集团股份有限公司法务部工作人员，住中华人民共和国北京市海淀区车道沟东里4号楼1304号。

上诉人福建日科电子有限公司（简称日科公司）因侵犯外观设计专利权纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2011）一中民初字第10930号民事判决，向本院提出上诉。本院2012年3月5日受理后，依法组成合议庭公开审理了本案。2012年5月15日，上诉人日科公司的法定代表人黄飞云及委托代理人唐秀琴，被上诉人发美利株式会社的委托代理人戴婷，原审被告北京首商集团股份有限公司（简称首商公司）的委托代理人俞晨、赵熹到庭接受了本院询问。本案现已审理终结。

发美利株式会社向原审法院起诉称：我公司拥有名称为“按摩椅”、专利号为200930188072.3的外观设计专利（简称涉案专利）。日科公司制造、许诺销售、销售的被控侵权产品型号为RK－Y616的小神童按摩椅的外观与涉案专利极为近似，落入涉案专利的保护范围，首商公司未经我公司许可许诺销售并销售了侵犯我公司专利权的RK－Y616型号的小神童按摩椅。日科公司与首商公司已构成侵犯我公司涉案专利，应承担共同侵权责任，故诉请法院依法判令：1.日科公司立即停止制造、许诺销售、销售侵犯涉案专利的RK－Y616型号按摩椅，首商公司立即停止许诺销售、销售RK－Y616型号按摩椅；2.日科公司与首商公司连带赔偿我公司经济损失100万元；3.日科公司与首商公司连带承担我公司因维权而支付的合理费用共计65 800元，包括律师费58 000元，公证费3 500元，购买物证费用4 300元。

日科公司向原审法院答辩称：1.我公司是一家专门生产按摩器械的生产厂家，我公司享有专利号为ZL201030152586.6、名称为按摩椅（小神童系列）的外观设计专利（简称第ZL201030152586.6号专利），RK－Y616型号按摩椅即是我公司专利产品，且该按摩椅底座部分是我公司享有的专利号为ZL200830111667.4、名称为“健身器械（美腿机）”的外观设计专利（简称第ZL200830111667.4专利）。涉案专利的底座部分来自公知公用的惯用技术，我公司的专利产品与涉案专利既不相同也不相近似，RKY616型号按摩椅不存在侵权。2.我公司在涉案专利的优先权日之前，已经完成了制造RK－Y616型按摩椅的主要技术图纸和工艺文件，具备了相应的加工设备，委托加工出了用于制备按摩椅的专用模具，至今为止一直没有扩大生产能力，依法不应视为侵犯涉案专利。3.按摩椅的市场竞争激烈，发美利株式会社的专利产品没有进入中国销售，我公司的RK－Y616型号按摩椅也刚投入市场，并未因制造和销售该产品而获利，也没有给发美利株式会社造成损失，发美利株式会社要求赔偿100万元的经济损失没有事实和法律依据。综上，我公司不同意发美利株式会社的全部诉讼请求。

首商公司向原审法院答辩称：我公司已经停止销售涉案产品，我公司并不知晓涉案产品系侵权产品，且我公司销售的涉案产品有合法来源，我公司不应承担侵权责任，请求法院驳回发美利株式会社的全部诉讼请求。

北京市第一中级人民法院经审理查明：

2009年6月18日，发美利株式会社向中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）提出名称为“按摩椅”的外观设计专利申请（即涉案专利）。国家知识产权局于2010年5月19日公告授予专利权，专利号ZL200930188072.3，专利权人发美利株式会社。涉案专利公告附有线条绘制的主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图、立体图1、立体图2、变化状态1主视图、变化状态1后视图、变化状态1左视图、变化状态1右视图、变化状态1俯视图、变化状态1仰视图、变化状态1立体图1、变化状态1立体图2、变化状态2主视图、变化状态2后视图、变化状态2左视图、变化状态2右视图、变化状态2俯视图、变化状态2仰视图、变化状态2立体图1、变化状态2立体图2、变化状态3主视图、变化状态3左视图、变化状态3俯视图。涉案专利授权公告文件附有简要说明，简要说明载有：变化状态1表示按摩椅靠腰部折叠起来的状态；变化状态2表示按摩椅脚部折叠起来的状态；变化状态3表示按摩椅气囊部膨胀的状态。

福州日光电子有限公司成立于2007年11月1日，并于2010年8月3日变更企业名称为福建日科电子有限公司。2010年4月29日，福州日光电子有限公司向国家知识产权局提出名称为“按摩椅（小神童系列）”的外观设计专利申请，并于2010年12月29日被授权公告，专利号ZL201030152586.6，专利权人为福州日光电子有限公司。第ZL201030152586.6专利公告附有以照片形式显示的主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图、立体图、张开状态主视图、张开状态后视图、张开状态左视图、张开状态右视图、张开状态俯视图、张开状态立体图。第ZL201030152586.6专利授权公告文件的简要说明记载：1.外观设计产品的名称：按摩椅（小神童系列）；2.外观设计产品的用途：主要用于按摩脚部、腿部、臀部、腰部；3.外观设计的设计要点：与现有设计区别于产品的形状、结构；4.指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片：张开状态立体图；5.省略视图：张开状态仰视图为不常见视图，故省略。第ZL201030152586.6专利至今有效。

北京市西单商场股份有限公司成立于1993年12月20日，并于2011年7月13日将企业名称变更为北京首商集团股份有限公司。2011年6月14日，中华人民共和国北京市海诚公证处对发美利株式会社委托代理人王凯隆在西单商场购买被控侵权产品型号为RK－Y616的“日科小神童按摩椅”（详见本判决后附图）的行为进行了证据保全公证。王凯隆在西单商场五层最东侧柜台购买了型号为RK－Y616的“日科小神童按摩椅”，并当场取得如下物品：1.西单商场销货凭证一张，显示按摩椅RK－Y616单价为4 980元，折扣额为747元，金额为4 233元；2.盖有“北京市西单商场股份有限公司发票专用章税号11010210113055X”的北京市国家税务局通用手工发票一张；3.银行消费凭单一张；4.合格证一张，显示福州日光电子有限公司；5.保修卡一张；6.使用说明书一本。首商公司认可其销售了型号为RK－Y616的“日科小神童按摩椅”产品，日科公司亦认可型号为RK－Y616的“日科小神童按摩椅”系其生产并销售给首商公司。

日科公司在其公司网站上发布了小神童按摩椅（RK－Y616型号）的图片和相关销售信息，并制作了《日科产品手册》宣传册，其上印有小神童按摩椅（RK－Y616型号）张开状态、半折叠、全部折叠状态的照片。发美利株式会社称日科公司制作的《日科产品手册》上的小神童按摩椅（RK－Y616型号）以及日科公司网站上的小神童按摩椅（RK－Y616型号）与其公证购买的产品为同一产品，均系侵犯其涉案专利的侵权产品。日科公司认可其制作的《日科产品手册》上的小神童按摩椅（RK－Y616型号）以及其公司网站上的小神童按摩椅（RK－Y616型号）与发美利株式会社公证购买的产品为同一产品，但认为其生产、销售的涉案产品系其专利产品，并未侵犯发美利株式会社涉案专利。

将发美利株式会社公证购买的小神童按摩椅（RK－Y616型号）与涉案专利进行比对，两者的相同部分在于：均由靠背、座垫、底座、搁脚部组成；均为可折叠的按摩椅，当处于折叠状态时，两者的整体形状均为近似立方体，靠背及座垫部位均置于顶部或前侧，与产品整体自然连接，两者左右两侧均各有一个近似直角梯形的扣手部位设计，该部位外轮廓均为光滑圆角过渡，后侧上部均有两个对称分布的明显用于折叠的合页设计，两者的合页在形状、大小、排列位置方面均相同；当处于打开状态时，靠背整体形状与底座相应部位形状均完全吻合，搁脚部均对称设置在底座上，底座上部两搁脚部之间均设有操控面板设计，整体搁脚部均为两个竖直长方形设计，侧面形状与底座一致，均为光滑圆形过渡。两者的不同部分在于：1.小神童按摩椅（RK－Y616型号）的圆弧形椅子背部有“品”字形图形，涉案专利无此图形；2.小神童按摩椅（RKY616型号）椅子底部支撑架与椅座成“人”字形，涉案专利的椅子底部支撑架与椅座成“入”字形；3.小神童按摩椅（RK－Y616型号）底座从侧面看为上边短下边长的近似梯形的圆弧，上部为梯形，且后盖部分成上薄下厚的弧度，涉案专利底座上部成圆弧，且后盖部分成花瓶式弧形；4.两者在折叠状态时，放置支撑架的槽的位置不同，小神童按摩椅（RK－Y616型号）的槽设在椅子靠背背部两侧，而涉案专利的槽放在椅子底座背部。发美利株式会社认可上述不同点，但认为在判断外观设计是否构成相同或相似之时，应从整体上进行比对，上述区别均是两者的细微差别，一般消费者不容易注意到，日科公司生产的小神童按摩椅（RK－Y616型号）与其涉案专利在整体视觉效果上构成相同。(www.xing528.com)

首商公司为证明其销售的小神童按摩椅（RK－Y616型号）具有合法来源，提交了2009年5月1日福州日光电子有限公司向北京东弘科贸有限责任公司（简称东弘公司）出具的北京地区特许经销“日科”牌产品的《授权书》，以及其作为甲方与东弘公司作为乙方于2010年12月31日签订的《设置专柜合同书》（简称《合同书》）。《合同书》约定甲方为乙方提供经营场地；乙方按双方约定商品品种和品牌在甲方提供的经营场地内进行经营，未经甲方书面许可，乙方不得超出约定的范围经营；结算方式为甲方以乙方实际销售额乘以合同约定的扣率，结算甲方应得月度收益；甲方有权按本企业各项规章制度对乙方进店经营的各环节进行监督、管理、检查；甲方有权对乙方陈列的商品及陈列方式进行指导；甲方有权对乙方经营商品的商标、质量、价格、产地及乙方经营范围实施监督管理，对商品质量进行抽检，对商品价格予以调控；甲方有偿为乙方提供储运服务。

发美利株式会社为证明其为本案支付的合理费用，提交了北京三环知识产权代理有限公司（简称三环公司）向其出具的《请求书》、《境外收入申报单》以及《外汇会计凭证》，《请求书》上显示代理费35 000元，包括诉讼提起手续费30 000元，起诉状翻译费2 000元，公证手续费2 500元，特许登记簿副本费500元；官费16 900元；实际发生费用6 233元，包括RK－Y616椅子型制品费4 233元，企业变更情报调查费1 000元，杂费1 000元。以上费用共计58 133元。2011年6月3日，北京市海诚公证处向三环公司出具面值为3 000元的公证费发票。

此外，各方当事人均认可发美利株式会社公证购买的小神童按摩椅（RK－Y616型号）的外观设计与第ZL201030152586.6专利完全相同，但发美利株式会社认为涉案专利申请日早于第ZL201030152586.6号专利，故第ZL201030152586.6号专利不构成现有设计。

北京市第一中级人民法院认为，日科公司构成对涉案按摩椅产品的许诺销售，首商公司销售了涉案按摩椅产品。被控侵权产品的外观设计与涉案专利构成相似外观设计，第ZL201030152586.6号专利的申请日晚于涉案专利的申请日，故日科公司有关被控侵权产品系其专利产品，并未侵犯涉案专利的抗辩主张不能成立。日科公司未经权利人许可制造、销售、许诺销售与涉案专利相近似的被控侵权产品，侵犯了发美利株式会社对涉案专利享有的专利权，应承担停止侵害、赔偿经济损失的民事责任，相关赔偿数额在结合涉案专利的类别及设计水平，日科公司的侵权性质、情节和时间点，以及整体外观设计对于按摩类产品销售所产生的影响等因素的基础上酌情确定。日科公司有关先用权的抗辩主张因未提交证据故不能成立。首商公司未经权利人许可销售涉案按摩椅产品，构成对涉案专利的侵犯。发美利株式会社另主张首商公司许诺销售了涉案按摩椅产品因缺乏证据不能成立。鉴于首商公司仅为涉案按摩椅产品的销售提供场所，其对于涉案按摩椅产品系侵权产品的事实并不知晓，且其能证明涉案按摩椅产品的合法来源，故首商公司仅承担停止侵权的民事责任。发美利株式会社要求首商公司与日科公司承担连带赔偿责任的主张缺乏依据。发美利株式会社主张律师费58　000元，但未提交用以证明实际发生数额情况的票据等证据，故不予全部支持。发美利株式会社因调查、制止侵权行为所支付的公证费、购买涉案按摩椅产品的费用，均属于因调查、制止侵权所支付的合理费用，应当由日科公司予以赔偿。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第六十五条之规定，判决：一、福建日科电子有限公司立即停止制造、许诺销售、销售侵犯ZL200930188072.3号“按摩椅”外观设计专利权的RKY616型号按摩椅产品；二、北京首商集团股份有限公司立即停止销售侵犯ZL200930188072.3号“按摩椅”外观设计专利权的RK－Y616型号按摩椅产品；三、福建日科电子有限公司赔偿发美利株式会社经济损失人民币十五万元；四、福建日科电子有限公司支付发美利株式会社诉讼合理支出人民币二万五千八百元；五、驳回发美利株式会社的其他诉讼请求。

日科公司不服原审判决并向本院提出上诉，请求撤销原审判决并依法改判。日科公司的主要上诉理由是：被控侵权产品与涉案专利既不相同也不相似，原审法院对专家鉴定意见既不质证也不考虑没有道理，日科公司享有先用权，原审判决日科公司停止侵权并承担赔偿责任没有依据。

发美利株式会社与首商公司服从原审判决。

本院经审理查明，原审判决认定事实清楚，证据采信得当，且有日科公司的工商档案、内资企业登记基本情况表、首商公司的企业营业执照、《名称变更通知》、涉案专利证书、涉案专利登记簿副本、第ZL201030152586.6号专利证书、第ZL200830111667.4号专利证书、发票、公证书、公证购买的小神童按摩椅（RK－Y616型号）、《日科产品手册》、网页打印件、首商公司提交的《授权书》、《设置专柜合同书》，发美利株式会社提交的《请求书》、《境外收入申报单》、《外汇会计凭证》、公证费发票及当事人陈述、笔录等证据在案佐证，证据充分，本院对原审法院查明的事实予以确认。另查：日科公司向原审法院提交了北京国威知识产权司法鉴定中心出具的一份《司法鉴定（咨询）意见书》。在原审庭审时发美利株式会社称上述《司法鉴定（咨询）意见书》是举证期限届满之后提交的证据，日科公司当庭表示上述《司法鉴定（咨询）意见书》仅供法院参考，不作为证据使用。日科公司向本院申请由上述《司法鉴定（咨询）意见书》的完成人赵嘉祥到庭接受质询，但在本院审理过程中赵嘉祥未到庭接受质询。上述事实有《司法鉴定（咨询）意见书》、原审庭审笔录、二审笔录及当事人陈述等证据在案佐证。

本院认为：

《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”

将被控侵权产品的外观设计与涉案专利进行比较，两者属于同类产品，其相同部分在于：两者均由靠背、座垫、底座、搁脚部组成；均为可折叠的按摩椅，当处于折叠状态时，两者的整体形状均为近似立方体，靠背及座垫部位均置于顶部或前侧，与产品整体自然连接，两者左右两侧均各有一个近似直角梯形的扣手部位设计，该部位外轮廓均为光滑圆角过渡，后侧上部均有两个对称分布的明显的用于折叠的合页设计，两者的合页在形状、大小、排列位置方面均相同；当处于打开状态时，靠背整体形状与底座相应部位形状均完全吻合，搁脚部均对称设置在底座上，底座上部两搁脚部之间均设有操控面板设计，整体搁脚部均为两个竖直长方形设计，侧面形状与底座一致，均为光滑圆形过渡。此外，两者存在以下区别：涉案按摩椅的圆弧形椅子背部有“品”字形图形，而涉案专利没有；涉案按摩椅椅子底部支撑架与椅座成“人”字形，涉案专利的椅子底部支撑架与椅座成“入”字形，涉案按摩椅底座从侧面看为上边短下边长的近似梯形的圆弧，上部为梯形，且后盖部分成上薄下厚的弧度，涉案专利底座上部成圆弧，且后盖部分成花瓶式弧形；在折叠状态下，两者的区别在于涉案按摩椅的支撑架的槽设在椅子靠背背部两侧，而涉案专利的支撑架的槽放在椅子底座背部。综合来看，涉案专利椅子背部的“品”字形图形设计并不是其主要设计部分，该项不同并不影响两者整体视觉效果相近似的判断；椅子底部支撑架与椅座成“人”字形抑或“入”字形，底座为近似梯形的圆弧抑或成圆弧，底座后盖部分的弧度，以及支撑架的槽的位置，上述不同均为细微差别，对整体视觉效果无明显影响。因此，原审法院认定被控侵权产品的外观设计与涉案专利构成近似外观设计是恰当的，日科公司有关被控侵权产品与涉案专利既不相同也不相似的上诉理由缺乏依据，本院不予支持。

根据《中华人民共和国专利法》第六十九条第一款的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。本案日科公司辩称其在涉案专利的优先权日之前，已经完成了制造涉案按摩椅产品的主要技术图纸和工艺文件，委托加工出了用于制备按摩椅的专用模具，至今为止一直没有扩大生产能力，其生产涉案按摩椅的行为不应视为侵犯了发美利株式会社的专利权，但其未提交有效证据证明该主张，故原审法院未支持其上述抗辩主张是恰当的，日科公司有关其享有先用权的上诉理由缺乏依据，本院不予支持。

《中华人民共和国专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”本案被控侵权产品已落入涉案专利的保护范围，日科公司生产、销售及许诺销售被控侵权产品的行为已构成对涉案专利的侵权，应当承担赔偿损失、停止侵权等法律责任。由于各方当事人均未提供有效证据证明专利权人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益或涉案专利的许可使用费情况，故原审法院结合涉案专利的类别及设计水平，日科公司的侵权性质、情节和时间点，以及整体外观设计对于按摩类产品销售所产生的影响等因素，酌情确定的赔偿数额具有事实和法律依据。日科公司有关原审法院判决日科公司停止侵权并承担赔偿责任没有依据的上诉理由缺乏依据，本院不予支持。

此外，日科公司虽向原审法院提交了北京国威知识产权司法鉴定中心出具的一份《司法鉴定（咨询）意见书》，但由于该《司法鉴定（咨询）意见书》是举证期限届满之后提交的证据，且在发美利株式会社提出异议后，日科公司表示上述《司法鉴定（咨询）意见书》仅供法院参考，不作为证据使用。原审法院据此对专家鉴定意见未予质证并无不当，日科公司有关原审法院对其提交的专家鉴定意见既不质证也不考虑没有道理的上诉理由缺乏依据，本院不予支持。

综上，日科公司的上诉理由因缺乏事实及法律依据不能成立，其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费人民币一万四千三百九十二元，由发美利株式会社负担人民币八千元（已交纳），由福建日科电子有限公司负担人民币六千元（于本判决生效后七日内交纳），由北京首商集团股份有限公司负担人民币三百九十二元（于本判决生效后七日内交纳）；二审案件受理费人民币三千八百一十六元，由福建日科电子有限公司负担（已交纳）。

本判决为终审判决。

审　判　长　张　冰

代理审判员　刘晓军

代理审判员　袁相军

二〇一二年六月八日