浙江省新专利法的司法实施研究成果

一、概述

（一）专利纠纷裁判案件的类型

据中国知识产权裁判文书网站公布案例的不完全统计，2009年1月至2012年 12月，浙江省的专利纠纷裁判案件共1　014件，其中，发明专利、实用新型专利和外观设计专利纠纷案分别为90、238和686件，约占总数的9%、23%和68%。具体比例情况如图4.1所示。

图4.1　浙江省专利案件纠纷裁判专利类型构成

（二）专利纠纷裁判案件的案由分类统计

据不完全统计，2009年1月至2012年12月，浙江省法院受理的专利纠纷中，专利侵权纠纷998件，专利权权属纠纷10件，专利申请权权属纠纷1件，专利权转让合同纠纷4件，专利代理合同纠纷1件。具体比例如图4.2所示。

图4.2　浙江省专利纠纷案件案由统计（2009～2012年）

（三）浙江省专利纠纷案件中适用新专利法的案件情况

据2009年10月1日至2012年9月的不完全统计，浙江省高院、中院以判决方式结案的专利裁判案件共计135件，涉及适用新专利法及其司法解释的案件共65件，其中发明专利、实用新型专利纠纷案分别为3件、8件，其余均为外观设计专利纠纷案。具体判决案件情况如表4.1所示。

表4.1　浙江省适用新专利法及其司法解释的判决案件

（续表）

（续表）

（续表）

（四）适用新专利法及其司法解释的法条分析

上述适用新法及司法解释的专利纠纷判决案件所适用的法条如表4.2所示。

表4.2　浙江省适用新法案件适用法条

1.适用新专利法的法条分析

可见，在适用新专利法的条文中，第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十条、第六十九条第（二）项与旧法相比只是编号发生变化，内容并未修改，故适用新专利法修改的条文只涉及第十一条第二款、第五十九条第二款、第六十二条、第六十五条、第七十条。

在适用新法修改的法条中，第六十五条适用最多。经研究对比适用新旧法的判例，不难看出，在损失和利益的选择关系上，适用旧法的判例倾向于依据当事人的主张从而采取损失标准或者利益标准。对于新法规定的法定赔偿的范围，虽然原来的专利法并没有明确限定赔偿限额，但是，由于2001年司法解释第二十一条的规定，故而原先的判例中赔偿金的限额规定在该范围以内。在适用新法的判例中则明确适用该条规定的限额，但尚未出现超出原先司法解释规定的五十万元限额的判例。因此，新法第六十五条的适用并没有实际影响。

第十一条第二款修改的内容在于增加了外观设计的“许诺销售”构成侵权。在“费某诉汤某侵害外观设计专利权纠纷案”［（2012）浙甬知初字第1号］中，被告不仅销售侵权产品，而且通过给消费者的侵权产品宣传册构成许诺销售。费某诉汤某的其他系列案件［（2012）浙甬知初字第2号、第3号、第4号、第5号］均涉及被告许诺销售侵权产品的行为。在“甲某、A公司诉B公司、C公司侵害外观设计专利权纠纷案”［（2011）浙甬知初字第41号］中，被告在其公司网站上宣传侵权产品的行为也构成许诺销售。

第五十九条第二款修改的内容在于增加了“简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”的规定。根据调研所得，在新专利法修改之前，尽管专利法没有如此明文规定，但是在实践中，简要说明就用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。与其说这次法律修改增添了新规定，不如说是将已形成惯例的做法加以编纂，因此，这一条文的修改并没有导致审判实践中对于此问题操作的实质性变化。

第七十条首先相对于旧法第六十三条第二款的规定，首先规定该种第七十条的行为仍然是专利侵权行为，应承担停止侵权等责任，只是不承担赔偿责任；其次增加了“许诺销售”也属于不承担赔偿责任的该种侵权行为范围。在适用该条的新法判例中，法院依该规定认定属于该条的行为系侵权行为，应承担停止侵权的责任。

第六十二条则明确认可了现有技术、现有设计抗辩条款。在新法的适用判例中，有多件与该条规定的现有技术、现有设计抗辩有关。此外，现有设计的证据采信也是比较重要的内容。

2.适用2009年司法解释条文分析

适用2009年司法解释涉及第一条第一款、第二条、第七条、第八条、第十一条、第十四条第一款及第十六条第三款等。主要与具体如何判定现有技术抗辩、被控侵权产品的技术特征是否落入涉案专利的保护范围，或者被控侵权产品的外观与专利外观设计是否构成相同或相近似以及侵权赔偿数额等有关。(www.xing528.com)

（五）外资企业专利诉讼情况分析

据不完全统计，2009年至2012年，浙江省法院以判决方式结案的涉外专利纠纷共10件，其中适用新法的6件均为侵犯外观设计专利权纠纷案，分别是“马培德简化股份有限公司（法国）诉宁波市江北苏氏刀片有限公司案”［（2010）浙知终字第311号］、“某公司（比利时）诉温州某有限公司案”［（2011）浙温知初字第231号］、“阿尔弗莱德凯驰股份公司［德国］诉永康市杰诺工贸有限公司案”［（2011）浙金知初字第41号］、“施华洛世奇股份公司［列支敦士登］诉兰溪市瑞和水钻饰品有限公司案”［（2011）浙金知终字第7号］、“戴森有限公司（英国）诉永康市汇天工贸有限公司案”［（2011）浙金知初字第158号］、“力量平衡公司（美国）诉毛峰等案”［（2011）金义知终字第169号］和“力量平衡公司（美国）诉吴小君等案”［（2011）金义知终字第165号］。这些案件均以外方原告胜诉结案，涉及的法律问题并不太复杂，判给的法定损害赔偿从三万元到八万元不等。显然，这些案件相对比较一般。下文将结合外观设计专利权纠纷案，做一定的分析。

二、专利纠纷案件的类型分析

（一）发明专利纠纷案件

如上述，据不完全统计，2009年至2012年期间，浙江省法院审理的发明专利纠纷案件共90件，但是，在65件适用新法的判决案件中只有3件是侵犯发明专利权纠纷案。下文仅就这3件案件，做一点初步分析。

“高勇为诉葛宝顺、许益君侵犯发明专利权纠纷案”［（2010）浙温知初字第201号］涉及现有技术抗辩。温州市中院依据新专利法第六十二条和2009年司法解释第十四条第一款，判定该案被告的现有技术抗辩不成立，理由是：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵权；被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。但是，该案中现有技术与被控侵权产品有实质性差异，故被告的现有技术抗辩不成立。

“王瑾为诉温州巨华轻质建材有限公司等侵犯发明专利权纠纷案”［（2010）浙温知初字第190号］是适用新专利法第五十九条第一款以及相关司法解释，尤其是2009年司法解释第七条“全面覆盖原则”与2001年司法解释第十七条第二款“三重等同原则”的典型案例。针对该案系争的被控产品与涉案专利技术之间4项技术特征，温州市中院做了逐一对比，判定其中3项相同或等同，1项不相同也不等同，理由是，被控产品不仅采用了不同于涉案专利技术的手段，而且操作更简便易行，更适于制作封闭的薄壁空心水泥管中需要密缝而不是要求整体密实成型这一特定的技术目的，效果更好，而不是达到基本相同的效果，因此不构成等同。由于被控产品存在1项不同于涉案专利技术的特征，故不构成侵权。“温州市某甲有限公司诉瑞安市某乙机械厂侵害发明专利权纠纷案”［（2011）浙温知初字第177号］也判定被控产品与涉案专利权利要求1中“折边机构”的技术特征不同，因此不构成侵权。

（二）实用新型专利纠纷案件

如上述，据不完全统计，2009年至2012年期间，浙江省法院审理的实用新型专利纠纷案件共238件，但是，适用新法的65件判决案件中仅有8件实用新型专利纠纷案。下文结合这些有限的案例，做一些初步分析。

1.等同侵权的判定原则

适用新法的实用新型专利案件中有5件涉及等同侵权的认定。“叶节东诉乐清市荣塑电器有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案”［（2010）浙知终字第127号］是适用2009年、2001年司法解释有关规定的典型案例。该案一审法院认为，如果被控产品包含与涉案专利权利要求1记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征时，应当认定侵权，反之，如缺少涉案专利权利要求1记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同，则不构成侵权。这就是2009年司法解释第七条的“全面覆盖原则”。该案的焦点在于被控产品卡柱与卡钩相互配合是否属于涉案专利权利要求1中弧形凸块和上凹槽的相互配合这一技术特征构成等同替换。一审判决援引了2001年司法解释第十七条，认为等同原则仅适用于被控产品中的技术特征与涉案专利中相应的必要技术特征是否等同，而不适用于被控产品作为整体技术方案与涉案专利所限定的技术方案是否等同。换言之，这是逐一技术特征的等同认定，而不是作为整体的技术方案的等同认定。一审判决判定该案被控产品（38型、68型）与涉案专利的结构及效果基本相同，但是，两者采用的手段不属于基本相同，也不属于本领域的普通技术人员无需创造性劳动就能够联想到的替换手段，因而被控产品不构成等同侵权。原告对该一审判决不服而上诉。浙江省高院维持了原审判决，并强调：“等同原则”中的“等同”指的是技术方案中相对应的具体技术特征的等同，而非被控侵权产品和专利这两个技术方案的整体等同，亦非只要能实现与专利技术方案相同的技术效果即可适用等同原则。应逐一将被控产品中的技术特征与专利中对应的技术特征进行对比，并作出认定。

浙江省高院在此案中对等同原则的适用与上一节所析江苏省高院在“胡贝尔和茹纳股份公司诉常州市武进风市通信设备有限公司侵犯发明专利权纠纷案”中等同原则适用的做法，形成了鲜明对比。江苏省高院在该案判决中认为，由于涉案专利权利要求1的紧固套设置技术特征内容中所有的必需技术特征是作为一个整体来实现卡锁－压紧这一独立功能的，因此在进行等同比对时，不应将实现该功能的所有必需技术特征再进行分解，而是应当将紧固套设置技术特征的内容作为一个总的技术特征与被控侵权产品的相应实施方式进行整体比对。可见，在不同省份的高级人民法院对同样的司法原则作出了不同的适用，这是值得高度重视并亟待解决的问题。

在“刘磊诉黄文仙侵犯实用新型专利权纠纷案”［（2010）金义知初字第136号］中，金华市中院判定被控产品的外凸波浪形与弧形是否属于专利法上的等同替换，需要审查两者在手段、功能、效果上是否均相同。从功能和效果上看，两者并不相同，且该领域内的普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图，不经过创造思考，无法联想到该技术手段，故两者不构成等同侵权。在“庆元县某某节能机械有限公司诉庆元县某某机械制造有限公司侵害实用新型专利权纠纷案”［（2011）浙温知初字第31号］中，温州市中院判定涉案专利的特征部分“出料口上方设有可调盖板装置”中的“可调盖板装置”系一种以功能表述的技术特征。根据2009年司法解释第四条，结合涉案专利的说明书和附图描述的该功能的具体实施方式及其等同的实施方式，确定其内容，即，“可调盖板装置”这一技术特征的内容可以确定为一种通过调节拉杆固定的位置，实现盖板与出料口所形成的角度变化的装置。被控产品也具有该技术特征，同时还具有涉案专利的其他技术特征，故被控产品落入了涉案专利权的保护范围。在“世阳企业股份有限公司诉朱双女等侵害实用新型专利权纠纷案”［（2011）金义知初字第127号］，金华市中院对被控侵权产品与涉案专利产品的3个技术特征分别进行逐一对比后判定侵权成立。

可见，浙江省法院严格遵循有关司法解释的规定，采取逐一对比被控侵权产品与涉案专利的技术特征，而非整体比较技术方案判定等同侵权。

2.现有技术抗辩

在上述“叶节东诉乐清市荣塑电器有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案”中，被告提出其50型被控产品的技术特征虽与涉案专利权利要求1所载所有技术特征相同，但主张该被控产品实施的技术属于现有技术，浙江省高院依据2009年司法解释第十四条第一款判定，该50型被控产品与对比文献公开的技术方案对比，对比文献中与横向挂杆相互垂直的横向档杆并非弧形，亦非设置在钩体上的钩背顶端上；对比文献仅仅公开了横向挂杆与横向档杆相互垂直且两者构成一体，没有50型被控产品的凹槽；对比文献更没有公开50型被控产品弧形凸块和上凹槽对应配合构成钩体接档位结构的技术特征；因此对比文献没有公开50型被控产品的全部技术特征，被告的现有技术抗辩不能成立。

可见，在判定是否属于现有技术时，应将被控侵权产品的技术特征与公开的技术方案进行对比，若对比方案含有全部相同被控产品的技术特征或无实质性差异，则属于现有技术抗辩成立，否则，不能成立。在“龚某诉B公司侵犯实用新型专利权纠纷案”［（2010）浙甬知初字第640号］中，被告也提出被控产品使用的是现有技术，依法不构成对涉案专利的侵权。宁波市中院认为，现有技术抗辩的判定，首先应确定特定的现有技术，是否为在涉案专利申请日之前在国内外为公众所知的一项现有技术方案。该案被告举证现有技术产品的生产日期（2006年9月）为贴纸载体，容易更换，难以认定其真实性，故不能认定其为在涉案专利申请日（2008年12月13日）之前公开的现有技术。法院进一步认为，即便认定其为现有技术，还需判定被控产品全部技术特征是否与现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异，才能认定现有技术抗辩成立，依法不构成侵权。经对比现有技术方案与被控产品的全部技术特征，法院认定其中的“箱体与装饰板之间设置有图案层”这一技术特征有实质差异，因而被告的现有技术抗辩不能成立。

（三）外观设计专利纠纷案件

如上述，据不完全统计，2009年至2012年期间，浙江省法院审理的外观设计专利纠纷案件共686件，其中适用新法的65件判决案件，大多数为外观设计专利纠纷案（包括6件涉外案件）。涉及新法适用的法律问题主要是外观设计专利的相同或近似性判断、现有设计抗辩、法定赔偿数额。下文逐一分析。

1.外观设计专利的相同或近似性判断

在浙江省法院适用新法的案例中，在外观设计专利的相同或近似性判断方面，主要依据新专利法第五十九条第二款和2009年司法解释第十一条。新专利法第五十九条第二款新增外观设计专利权的“简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”。法院适用新法及其司法解释，在进行外观设计相同或近似性判断时，明确外观设计专利权的保护范围是表示在专利授权文件中的外观设计图片或照片中的该外观设计专利产品，并利用简要说明加以解释。判断外观设计专利是否侵权的原则和观察方式及标准应该是对整体视觉效果进行综合判断，以一般消费者的知识水平和认知能力进行观察、以是否造成消费者的误认和混淆作为判定相同或近似的原则，对所保护的外观设计专利权的整体视觉效果与被控产品进行对比。必要时，专利审查指南的相关规定也可酌情参考。

“罗醒文等诉慈溪市顺发火机实业有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案”［（2010）浙知终字第140号］是上述65件外观设计专利纠纷案中唯一维持原判决，并驳回原告全部诉求的终审判决。一审判决认定涉案专利产品的外观设计简要说明未指出产品透明或不透明，则不可超越该外观设计专利申请文件中的图片或照片所表明的保护范围，将其解释为包括透明和非透明。作为一项外观设计专利产品的外观与被控产品的大小、材质、内部构造及性能，通常情况下不能作为判定两者相同或近似的依据，但是，根据国家知识产权局的专利审查指南有关规定，“对于外表使用透明材料的产品而言，通过人的视觉能观察的其透明部分以内的形状、图案和色彩，应当视为给产品的外观设计的一部分”。由于被控产品采用了半透明的材料，其内部结构已成为外观的一部分，在视觉上与涉案外观设计专利产品明显不同，在普通消费者施以普通注意力的情况下，不可能将被控产品误认为专利产品而购买，故两者不相近似。浙江省高院依据新专利法第五十九条第二款维持了原判决，驳回了原告的上诉请求。

在“施华洛世奇股份公司诉朱晓东等侵犯外观设计专利权纠纷案”［（2010）浙金知终字第7号］中，一审法院判定外方原告在被告之一的商店里购得的被控侵权产品形状特征与涉案专利外观设计特征相同，构成侵权；但是，原告通过原审法院诉讼保全取得的被控产品与涉案专利外观设计产品的特征相比，因点、线、面数和大小不同而产生的整体视觉效果存在明显差异，且以一般消费者的知识水平和认知能力观察，不可能混淆两者，因而不构成侵权。原告虽提起上诉，但涉及其他法律问题，未对原判决的上述判定提出上诉。

在其他数十件外观设计专利权纠纷案中，浙江省法院根据新专利法及其司法解释，均判定被控侵权产品与涉案专利的外观设计特征相同或近似。譬如，在“范立峰诉舟山市定海城东老人电器有限公司、上海小公主电器有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案”［（2010）浙甬知初字第419号］中，被控侵权产品型号之一RSCW－807充电剃须刀与涉案专利图形存在差异，经当庭比对，原告认为构成近似，而被告认为两者不具有相似性。宁波市中院认为，外观设计专利权的保护范围是表示在专利授权文件中的外观设计图片或照片中的外观设计专利产品。判断外观设计专利是否侵权的原则和观察方式及标准应该是对整体视觉效果进行综合判断，以一般消费者的知识水平和认知能力进行观察、以是否造成消费者的误认和混淆作为判定相同或近似的原则，对所保护的外观设计专利权的视觉要部与被控产品进行比对。在该案中将涉案专利图形与被控侵权产品型号RSCW－807充电剃须刀进行对比，存在较少差异之处为被控侵权产品的壳体中部正反均无钮扣头、被控侵权产品的直型网刀架后视图面有局部垂直条纹装饰，但这些差异部位是产品正常使用时不容易被直接观察到的部位，不产生视觉效果上的明显差异，在整体的视觉效果上也不具有实质性的差异，易使普通消费者产生混淆，两者构成相近似，为此法院认定其落入涉案专利的保护范围。

又譬如，在“温州市爱好笔业有限公司诉义乌市正航文具有限公司等侵犯外观设计专利权纠纷案”［（2010）金义知初字第60号］中，金华市中院认为，认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。在该案中，涉案专利外观设计整体形状与被控侵权产品外观设计相同，笔罩与笔座比例相同，两个外观设计的笔座上均有“U”型图案及子弹形图案，且该两种图案在笔座中的位置、所占大小比例以及所处位置均相同，不同之处仅在于被控侵权产品笔座上有对称弧形，凸刻有与底色同色的文字，“U”形图案中有一横形镂空以及笔罩顶部和笔座底部有小孔，没有圆圈细线，但上述不同均为细微差别，不足以对外观设计的整体视觉效果产生实质性差异，被控侵权产品外观设计与涉案专利外观设计属近似设计，被控侵权产品已落入涉案专利外观设计保护范围。

2.现有设计抗辩

浙江省适用新法的外观设计专利权纠纷案例中有多件涉及现有设计抗辩。在“柴银荣诉宁海博荣灯具有限公司等侵犯外观设计专利权纠纷案”［（2010）浙甬知初字第138号］中，双方争议的焦点主要在于：被告之一索奥公司制造、许诺销售、销售的被控侵权灯壳是否属于现有设计，即被控侵权灯壳与现有设计是否相同或无实质性差异。判断的主体应该是一般消费者，并依整体视觉效果进行综合判断，而且，产品正常使用时容易直接观察到的部位相对于其他部位对整体视觉效果更具有影响。该案中的被控侵权产品是泛光灯的灯壳，其一般消费者是泛光灯的生产厂家，其知识水平和认知能力比普通社会公众更高，而且，灯壳在正常使用时容易被直接观察到的部位，是灯室的后部和座体，这两个部位，相对于灯室的前部，对整体视觉效果更具有影响。被告之一索奥公司提供的三个现有设计，依据其提供的证据，宁波市中院判定，尚不能认定被控侵权实物属于新专利法第六十二条规定的现有设计。该法院在判定时主要结合新司法解释第十四条，“被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。”判断的主体应该是一般消费者，并依整体视觉效果进行综合判断，而且，产品正常使用时容易直接观察到的部位相对于其他部位对整体视觉效果更具有影响。

在“戴森有限公司诉永康市汇天工贸有限公司等侵害外观设计专利权纠纷案”［（2011）浙金知初字第158号］中，金华市中院对被告所提交的现有设计证据，因均为外文未提供中文译文而不予认定，并认为，退一步讲，即使被告所提现有设计抗辩的证据合法有效，即被控侵权产品与该现有设计比对，从主视图看，现有设计整体形状上部为圆形，下部支撑部位呈近似“凸”字形，而被控侵权产品下部支撑部位呈近似长方形，两者存在明显差异。故被告的现有设计抗辩不成立。

3.法定赔偿

在浙江省法院判决结案的大量外观设计专利权纠纷案中，如何适用新专利法第六十五条第二款判给法定赔偿，也是一个比较突出的新问题。上述“柴银荣诉宁海博荣灯具有限公司等侵犯外观设计专利权纠纷案”判给的15万元法定赔偿位居同类案件之首。原告要求以法定赔偿方式判令被告之一索奥公司赔偿其经济损失50万元及律师费一万元，因原告未提供其因被告侵权所受到的损失或被告因侵权所获得的利益的确切依据，宁波市中院按照该案专利权的类别、被告侵权的性质（从事制造、许诺销售和销售）和情节（注册资本1 500万元，经营规模较大）等因素酌定赔偿数额。在上述另一件“温州市爱好笔业有限公司诉义乌市正航文具有限公司等侵犯外观设计专利权纠纷案”中，原告请求法院在法定赔偿范围内判给10万元损害赔偿，义乌市法院根据原告为取得涉案专利独占实施许可与权利人约定的入门费10万元及产品销售额的5%为使用费，以及被告之一正航公司系注册资本为1 000万元规模的企业等因素，判令该被告赔偿原告10万元。可见，该案在判令法定赔偿时也参考了原告的专利许可使用费等因素。浙江省法院的其他众多外观设计专利权纠纷案的法定赔偿均在10万元以下，不再赘述。