江苏省新专利法司法实施研究

一、概述

（一）专利纠纷裁判案件的类型

据中国知识产权裁判文书网站公布案例的不完全统计，从2009年1月至2012年12月，江苏省中、高级法院的专利纠纷裁判案件共246件，包括发明专利侵权纠纷案48件，实用新型专利侵权纠纷案68件，外观设计专利侵权纠纷案95件，其中有实用新型和外观设计各6件合并审理，另外，还有37件由裁定和调解结案的案件没有明确专利的类型，有3件为专利权权利归属纠纷的类型。各类案件所占比例情况如图3.1所示。

从图3.1可见，由于未明确专利类型的案件占总数的15%，因此对三种类型专利各自所占比重的统计精确性有所影响。就目前数据来看，各类专利纠纷案所占比重整体差距不是很大，外观设计专利纠纷案较多，占38%，实用新型专利纠纷案其次，占27%，发明专利纠纷案最少，占19%。这与我国目前三种专利的申请和授权量大致吻合，也与三种专利研发和获得专利权的难易有关。

图3.1　江苏省法院专利纠纷裁判案件类型比例

从专利纠纷案件的逐年裁判量看，2009年裁判案件的数量最多，具体逐年的变化可见表3.1和图3.2。

表3.1　江苏省法院专利纠纷案件总量（2009～2012年）　　（单位：件）

图3.2　江苏省法院专利裁判案件趋势（2009～2012年）

至少从可获得的专利纠纷裁判文书来看，江苏省近年来的专利纠纷裁判案件纠纷呈下降趋势，2009年最多，此后逐年递减。鉴于江苏省的专利纠纷裁判文书可能未全部公布，这一趋势仅作参考。

（二）专利纠纷案件裁判法院

受理专利纠纷案件的法院主要集中在江苏省高级人民法院（以下简称江苏高院）以及省会市或重要城市的中级人民法院（以下简称有关市中院），各法院审理案件的具体比例情况如图3.3所示。

从图3.3可见，江苏省高院裁判的专利纠纷案件占了全部案件的47%，接近一半，并且根据公开的裁判文书了解到，江苏省高院审理的案件都是二审案，可见专利案件上诉率比较高。除了江苏省高院，常州市中院裁判案件的比重在各中院中最高，接着依次是盐城市中院、南通市中院、苏州市中院、南京市中院、镇江市中院。

图3.3　江苏省审理专利案件法院分布

（三）专利纠纷案件结案方式

与其他民事诉讼案件一样，专利案件的结案方式也是判决、裁定和调解三种。从江苏省法院裁判文书的情况来看，判决结案比例最高，共118件，其次是裁定，111件，比重最低的是调解，28件，具体情况如图3.4所示。

图3.4　江苏省法院专利裁判案件结案方式统计

不同结案方式案件的专利类型的分布又有所不同，具体情况如图3.5所示。

图3.5　江苏省法院专利裁判案件结案方式统计（按专利类型划分）

由图3.5可以看出，以判决方式结案的专利纠纷案件中，外观设计专利纠纷案件占了一半以上，其次为实用新型，发明专利纠纷案件最少，但两者差别不大；以裁定方式结案的专利纠纷案件中，明确专利类型的案件最多，三种类型的专利则相差不大；调解结案的专利纠纷案件中实用新型最多，其余都比较少。

（四）专利纠纷裁判案件的案由分类统计

由于专利权是一种特殊的民事权利，因此引起专利纠纷的事由也与传统的民事纠纷有所不同，尤其是专利权实施许可合同纠纷和专利申请权权属纠纷，在其他的民事诉讼中不存在类似的纠纷。具体各项案由在专利诉讼案件的比重情况如表3.2、图3.6所示。

表3.2　江苏省法院专利纠纷案件案由统计（2009～2012年）　　（单位：件）

图3.6　江苏省法院专利纠纷案件案由分布

从图3.6可以看出，专利侵权纠纷在专利案件中占92%，最多。与专利侵权案件相比，专利权权属纠纷、实施许可合同纠纷、专利权转让纠纷以及专利申请权权属纠纷所占比例就很低。

（五）江苏省专利纠纷判决案件中新专利法的适用情况

根据法不溯及既往的原理，案件事实发生在新法实施之前的案件应当适用旧法，案件事实发生在新法实施之后的应当适用新法。根据课题组获得的已公布案例，自新的专利法实施以来，江苏省法院审理的专利案件中，适用新专利法的案件共35件。此外，课题组从江苏省高级人民法院获得1件有关发明专利权利要求的解释案件［（2011）苏知民终字第0139号］。

1.具体适用新法的案件

表3.3　江苏省法院适用新专利及其司法解释的判决案件

（续表）

2.适用新专利法的法条统计

上述适用新专利法的案件所适用的条款比较集中，具体法条的适用情况如图3.7所示（譬如11.2，表示新专利法第十一条第二款，下同）。

图3.7　江苏省法院适用新专利法的条款情况

从图3.7可见，新法中适用率最高的法条是第六十五条，关于赔偿数额的确定，与旧法相比，有所变化。其次是第七十条，关于侵权产品善意使用者和销售者赔偿责任免除的规定。接着分别是第十一条（与旧法相比，增加了外观设计许诺销售的内容）和第五十九条，与旧法五十六条内容相同。然后才是第六十二条关于现有技术抗辩的规定，是新法新增的内容。

3.适用2009年司法解释的法条分析

江苏省适用新法审理的专利案件中援引2009年司法解释次数最多的是第十一条关于外观设计相同或相似的判断。该条款为法院审判认定外观设计是否相同或相似提供了具体的标准，包括设计特征、整体视觉效果、以消费者的角度来判断等。

其次是第七条，关于发明及实用新型相同或等同的判断，即要求被控侵权产品必须要包含权利要求书中记载的全部技术特征，为司法实践提供了具体的适用性较强的标准，解决了实践中出现的被控侵权产品所包含的全部技术特征与权利要求书中记载的全部技术特征不一致的情况下如何判断相同或等同是否成立的问题。根据第七条的规定，我们可以认定，当权利要求书中有A、B、C三项技术特征，被控侵权产品相应地有A、B、C三项技术特征时，侵权当然成立，若被控侵权产品有A、B、C、D四项技术特征时，侵权依然成立，而若被控侵权产品有A、B、D、E四项技术特征时，侵权则不成立。

第十二条第二款规定将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。在“蔡更富诉上海欧金卫浴有限公司、洪良侵犯外观设计专利权纠纷案”［（2011）苏知民终字第0148号］中，江苏省盐城市中级人民法院援引该条规定，认为涉案的被诉产品（洗涤池）是OJ－9058洗衣柜产品的一个部件，仅具技术功能，因此侵权不成立。江苏省高院认为洗涤池不是在洗衣柜中仅具有技术功能的一个部件，否定了一审的认定。

第十四条第一款是关于现有技术的认定，第十五条第一款规定“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。”在“储辰诉王炳南、溧阳市德申模具厂侵犯实用新型专利权纠纷案”［（2010）苏知民终字第0107号］中，法院同时援引了这两条规定，对于现有技术抗辩，一审法院认为所举证提交的公知技术点并未形成一套完整的技术方案，故其未能证明被控侵权技术所体现的完整的技术方案为现有技术。而对先用权抗辩，则因为涉案专利在申请日前是由原告作为商业秘密保护，而被告通过利诱原告职工的方式非法获取了该技术，以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持，因此，侵权成立。江苏省高院维持原判决。

第十六条是关于赔偿数额确定中的具体问题，在本节最后一部分有关新法适用的问题中将有较详细的讨论。新的司法解释第十九条规定了新旧法适用的问题，也被引用。

（六）外资企业专利纠纷情况分析

据不完全统计，江苏省法院公布的涉外专利案件数量比较少，具体情况如表3.4所示。

表3.4　江苏省法院判决的涉外专利案件

可见，涉外专利案件都由江苏省高院进行了二审，审级相对比较高，这与涉外案件尤其是重大涉外案件在我国民事诉讼中审级普遍较高有关。在这三个案件中，外国当事人均是原审的原告，是相关专利权的权利人。其中，“唐纳森公司诉张家港市华晟净化设备有限公司等侵犯发明专利权纠纷案”［（2010）苏知民终字第0106号］和“胡贝尔和茹纳股份公司诉常州市武进风市通信设备有限公司侵犯发明专利权纠纷案”［（2011）苏知民终字第0139号］适用了新专利法及司法解释，在以下有关发明专利纠纷案件中将予以分析。

二、专利纠纷案件的类型分析

（一）发明专利纠纷案件

1.发明专利纠纷案件概述

据不完全统计，2009年至2012年，江苏省中、高级法院共受理发明专利案件48件，如图3.8所示。

图3.8　江苏法院受理的发明专利纠纷案件年份及受理法院分布

由图3.8可见，江苏省法院审理的发明专利案件的总量在逐年增加，但在2012年的审理数量上有一个明显的下滑。从图中也可以看出，从2009年到2010年，受理专利案件的法院由2009年的4个到2010年的3个，最后到2011年的2个，案件集中在了经济发展水平比较高的市以及高级法院。

图3.9（1）　被控侵权产品中的碟形多齿锁紧片

2.发明专利纠纷案件适用新专利法及其司法解释的具体分析(www.xing528.com)

1）功能性技术特征的确定

2009年司法解释第四条明确功能性技术特征的确定原则。上述“胡贝尔和茹纳股份公司诉常州市武进风市通信设备有限公司侵犯发明专利权纠纷案”是相关典型案件，有必要作比较详细的评析。该案关键在于被控侵权产品是否落入涉案专利权利要求1的范围。

图3.9（2）　涉案专利

被控侵权产品中的碟形多齿锁紧片（即弹簧片）这一特征实现卡锁—压紧功能的具体实施方式为：该弹簧片有分布在较小直径圆周上的多个内齿92和较大直径圆周上的多个外齿91，两圆周同圆心，各内齿92和外齿91之间存在轴向向内倾斜延伸的缝隙，该弹簧片由弹性金属材料制成。当连接器处于插接状态时，弹簧片的圆周直径小的内齿92前端与支承斜面（相当于涉案专利中的压紧面）的夹角为90°～115°。也即被控侵权产品是采用弹簧片内齿前端抵住配对插头压紧面的方式实现卡锁－压紧功能。

涉案专利权利要求1为：同轴插接器，具有一插接壳体5，该插接壳体在用于插接配对插头3的端面4敞开并且被一通道6贯穿，在所述通道里面绝缘地设置一内导体触头7；并具有用于将插接壳体5与配对插头3机械地连接的连接机构，其特征在于，所述配对插头3在插接时与连接机构卡锁并且连接机构这样设置，使得连接机构在配对插头3上施加一个轴向压力，该压力使配对插头3的外导体接触面10相对于插接壳体5的外导体接触面9压紧，其中所述连接机构具有一个可径向扩张的紧固套11，在进行上述插接时该紧固套可以与配对插头3上的一个压紧面13卡锁并且将所述压紧面13上的一个径向力转变为一个轴向分力，该分力将外导体接触面9、10相互压紧。

该案一、二审中的首要争议都是涉案专利权利要求1描述紧固套11的技术特征是否属于功能性技术特征。自1984年以来，我国前三部专利法（1984年、1992年和2000年修正）第二十六条第四款均规定“权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围”；2008年修正的专利法二十六条进一步规定：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。专利法本身没有规定权利要求的撰写，但是，自1985年以来，我国专利法实施细则均明文规定：“权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征”。至于何谓“功能型技术特征”，实施细则未曾界定。专利审查指南（2010）第二部分第二章3.2.1规定：“通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。”2009年司法解释第四条规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”但是，该司法解释对何谓“以功能或者效果表述的技术特征”未作进一步解释。江苏省高院对功能性技术特征的涵义、解释和侵权判断逐一作了法理性说明。

关于功能性技术特征的涵义。江苏省高院认为：对于要求保护产品的技术方案而言，一般应在权利要求中用结构等特征来限定，即在权利要求中限定该产品或装置的各个部件的具体结构、形状、构造等机械构成，以及各部件之间的连接关系、位置关系、配合关系等相互关系。当这类权利要求中的某一技术特征未采用前述方式限定，而是采用所属技术领域非公知的技术术语命名，且对所属领域技术人员而言仅表述该特征在整体技术方案中所起的作用、功能或最终达到的效果，而且在说明书中也未以穷尽限定的方式明确或隐含地将该特征限定于某种或某几种具体结构，则上述技术特征构成功能性技术特征。

该案关键在于江苏省高院运用其关于功能性技术特征的法理性说明，判定涉案专利权利要求1紧固套设置技术特征属于功能性技术特征。值得留意的是：专利审查指南（2010）明确：“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。”江苏省高院判定该案原告专利权利要求1紧固套设置技术特征为功能性技术特征的理由之一是“尽管涉案专利的说明书仅以一个实施例载明了紧固套的具体结构形式，但说明书并未将权利要求1中紧固套设置技术特征明确界定为仅包括该种结构。而且本领域的普通技术人员通过阅读说明书，结合考虑现有技术的内容，也不能从说明书的其他内容中隐含得出紧固套设置技术特征仅包括该实施例中载明的紧固套的具体结构。”

2）“全面覆盖原则”的侵权判定

2009年司法解释第七条明确判定专利侵权的“全面覆盖原则”。“哈尔滨工业大学星河实业有限公司诉江苏润德管业有限公司侵犯发明专利权纠纷案”［（2012）苏知民终字第0021号］既是适用该司法解释第七条的典型案例，又是江苏省高院撤销下级法院判决的为数很少的案件之一。其焦点是被告制造涉案排水管的方法及装置是否侵犯了原告涉案发明专利权。南京市中院判定被告使用电热熔带连接方式的制造钢带增强塑料排水管道方法，包含了涉案专利的独立权利要求2记载的全部技术特征，落入权利要求2的保护范围；被告制造钢带增强塑料排水管道的装置包含涉案专利的独立权利要求6记载的全部技术特征，落入权利要求6的保护范围。江苏省高院撤销了该判决，理由是权利要求的主题名称属于解决技术问题的必要技术特征，在确定专利权的保护范围时应当予以考虑。

本案中，权利要求2是一项方法权利要求，其在主题名称部分引用了在先的产品权利要求1的内容，即“一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管道的方法”，权利要求这样撰写的目的仅在于简化权利要求的撰写形式，权利要求2实际上相当于“一种制造包括一个塑料管体和与管体成一体的加强肋，加强肋内复合有增强钢带，其特征在于钢带上有若干矩形或圆形通孔或钢带两侧轧制有纹路，两个加强肋之间塑料形状具有中间凸起，管体的端部具有一个连接用的承接插头，承接插头的连接部具有密封胶或橡胶圈的一种钢带增强塑料复合排水管道的方法，其特征在于……”。根据2009年司法解释第七条，人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。基于上述理由，即，权利要求中所记载的主题名称属于解决技术问题的必要技术特征，在确定专利权的保护范围时应当予以考虑。将被控侵权技术方案与权利要求2所记载的全部技术特征对比，可以明确，至少权利要求2中涉及的上述“钢带上有若干矩形或圆形通孔或钢带两侧轧制有纹路”和“两个加强肋之间塑料形状具有中间凸起”两个技术特征在被控侵权技术方案中都没有出现，故被控侵权产品的方法未落入引用在先权利要求的权利要求2的保护范围之内，不构成专利侵权。江苏省高院认为，一审判决在确定权利要求2的保护范围时认定“一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管的方法”这一主题名称不属于技术特征，不具有限定作用，从而认定被告构成专利侵权，其对专利主题名称的性质及作用的理解有误，应予纠正。同理，被告制造涉案排水管的装置也未落入引用在先权利要求的权利要求6的保护范围之内，同样不构成专利侵权。

“凯能高科技工程（上海）有限公司诉阜宁澳洋科技有限责任公司等侵犯发明专利权纠纷案”［（2010）盐知民初字第91号］也援引2009年司法解释第七条，判定被告在回收化纤废液中实际使用的工艺流程与原告的专利方法相比，缺少“在透过液的体积总量达到压榨液总量的75%～90%时，加入压榨液总量的25%～40%的透洗水”这样一个重要的技术环节，因而未落入原告的权利要求范围。在上述“唐纳森公司诉张家港市华晟净化设备有限公司等侵犯发明专利权纠纷案”中，江苏省高院维持了无锡市中院关于被控侵权产品落入涉案专利的权利要求范围这一判决，因为被控侵权产品具备了涉案专利权利要求1所记载的全部技术特征。

3）等同侵权判定

上述“胡贝尔和茹纳股份公司诉常州市武进风市通信设备有限公司侵犯发明专利权纠纷案”也涉及等同侵权判定。江苏省高院虽未援引2001年司法解释第十七条的“三重等同原则”，但判定被控侵权产品不构成等同侵权的依据及理由依然是该原则。江苏省高院认为，由于紧固套设置技术特征内容中所有的必需技术特征是作为一个整体来实现卡锁－压紧这一独立功能的，因此在进行等同比对时，不应将实现该功能的所有必需技术特征再进行分解，而是应当将紧固套设置技术特征的内容作为一个总的技术特征与被控侵权产品的相应实施方式进行整体比对。如果被控侵权产品实现卡锁－压紧功能的具体方式，与涉案专利紧固套设置技术特征的内容相比，系采用基本相同的手段，达到基本相同的效果，且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的方式，则应认定两者构成等同。但本案中，被控侵权产品实现卡锁－压紧功能的具体实施方式与涉案专利权利要求1中紧固套设置技术特征的内容不构成等同。这样的理由不无商榷之处。

众所周知，国内外关于专利等同侵权的法理学一般认为，将被控侵权产品与涉案专利权利要求的全部技术特征逐一对比不同于将必需技术特征“作为一个整体”来比较。该案被控侵权产品的碟形多齿锁紧片与涉案专利权利要求1中可径向扩张的紧固套11的技术特征是否等同才是比较对象：前者的弹簧手段与后者的径向可弹性扩张手段是否基本相同，前者采用弹簧片内齿前端抵住配对插头压紧面的方式实现卡锁－压紧功能与后者“可以与配对插头3上的一个压紧面13卡锁并且将所述压紧面13上的一个径向力转变为一个轴向分力，该分力将外导体接触面9、10相互压紧”的功能是否相同，两者达到的效果是否基本相同。显然，两者手段、功能基本相同。就效果比较而言，江苏省高院判定，前者不需另外的锁紧装置予以配合就能达到稳定而持久的连接效果，后者在权利要求1中未限定锁紧套这一组成部分时，仅靠紧固套设置这一个技术特征无法达到稳定而持久的连接效果，因此，两者达到的效果不是基本相同。然而，涉案专利说明书记载了“本发明的另一个结构，即通过一锁紧套将紧固套包围，尤其能保证持久的压紧力”。这恰恰说明如果结合该说明书及附图解释涉案专利权利要求1中的紧固套11的技术特征，那么，两者达到的效果也是基本相同的。

（二）实用新型专利纠纷案件

1.实用新型专利纠纷案件概况

据不完全统计，2009年至2012年，江苏法院受理实用新型专利纠纷案件68件，不同年份的案件数量变化趋势以及在各个法院的具体分布如图3.10所示：

图3.10　江苏法院受理的实用新型专利纠纷案件年份及法院分布

从图3.10可以看出，实用新型案件从2009到2011年的三年当中的变化并没有明显规律性，2010年数量最多，其次是2009年，2011年最少，2012年受理的数量基本与2011年持平。受理案件的法院主要是江苏省高院和常州市中院，其他法院受理案件较少，另外，2009年和2010年受理案件的法院都有6家，而2011年只有2家。

2.实用新型专利案件适用新专利法及其司法解释的具体分析

1）现有技术或先用权抗辩

根据新专利法第六十二条及其司法解释第十四条，实用新型专利权纠纷案件的被告可以主张其实施的技术属于现有技术。2009年司法解释第十五条还对依据新专利法第六十九条第（二）项（2000年专利法第六十三条第（二）项，未修改）主张先用权抗辩作了比较详细的解释。“储辰诉王炳南、溧阳市德申模具厂侵犯实用新型专利权纠纷案”［（2010）苏知民终字第0107号］是比较典型的此类案件。

该案被告在一审中同时主张先有技术和先用权抗辩。无锡市中院驳回了被告的抗辩，理由是：其一，根据专利法的相关规定，授予专利权的发明和实用新型，与现有技术相比应当具备新颖性、创造性和实用性，而现有技术则是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。根据法律规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，根据2009年司法解释第十四条，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术，即被控侵权技术应当是来源于现有技术的一套完整的技术方案，而不应是某一个或数个孤立的技术特征。该案被告提交了《有机无机玻璃钢技术问答》、《玻璃钢制品手工成型工艺》第二版中的部分内容复印件，上述文献虽均在涉案专利申请日前公开发行，但其内容只是公开了制模材料可以为玻璃，使用平板玻璃通过脱模可以制作手糊装饰板，以及玻璃模生产的玻璃钢制品，表面粗糙度很好，但因脆性不易弯曲，适于制造平整制品，但并未公开模具由平板玻璃、侧框和金属夹具组成以及侧框安装在玻璃上并用金属夹具将两者固定在一起的技术，因此德申厂、王炳南所举证提交的公知技术点并未形成一套完整的技术方案，故其未能证明被控侵权技术所体现的完整的技术方案为现有技术。其二，依照法律规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权，此即为专利法规定的先用权原则。但是，根据新的司法解释第十五条，被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。在该案中，涉案专利在申请日前是由第三方作为商业秘密保护，而被告曾非法获取该技术，并为溧阳工商局的行政处罚决定书、常州市中级人民法院的行政判决书所认定。因此被告对涉案专利不享有先用权。

被告不服判决，提起上诉，主张同样的抗辩，被驳回。关于现有技术抗辩，江苏省高院认为，虽然原审被告提供《玻璃钢制品手工成型工艺》一书的出版日期为2002年3月，早于涉案“高方平筛玻璃钢门面板组合模具”实用新型专利的申请日，且书中记载了一种人造装饰石的工艺流程，其中有“玻璃铺底”、“模具”、“固定”等描述，但“模具”仅是统称，“固定”仅是连接方式，并不能直接对应原告权利要求中的“侧框”及“金属夹具”，并且“玻璃铺底”、“模具”、“固定”等工艺流程描述也不能反映原告权利要求中的“由平板玻璃、侧框和金属夹具组成，侧框安装在平板玻璃上，并通过金属夹具将平板玻璃和侧框固定在一起”的完整技术方案，故上诉人关于现有技术的抗辩意见，不予采纳。

2）等同侵权判定原则

实用新型专利权纠纷案中等同侵权判定原则的适用与发明专利权纠纷案相同。“上海齐宝数控机床制造有限公司诉连云港三重机械有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案”［（2012）苏知民终字第0075号］是适用等同侵权判定原则的典型案件。原告诉称，被控侵权产品符合专利法的等同原则，其所有技术特征全部落入涉案专利权的保护范围。被告辩称，被控侵权产品与涉案专利至少存在9点以上的区别特征，两者完全不同，被控侵权产品完全没有落入涉案专利权的保护范围。南京市中院驳回原告诉求。江苏省高院基本维持了原判决，但是，对其中涉案的两个技术特征分别作了等同测定，进一步阐明了适用该案的等同侵权判定原则。

其一，被控侵权产品中的“台子”与涉案专利中的“刀库”是否构成等同特征。江苏省高院判定结合说明书上的记载及上诉人的当庭陈述，涉案专利中的“刀库”应当是用来放置刀具并采用自动更换刀具的手段，实现放置刀具及自动换刀的功能，达到“操作方便，效率高，自动化程度非常高”的效果。被控侵权产品中的“台子”虽然也是用来放置刀具的，但该“台子”采用的是人工更换刀具的手段，无法实现自动换刀的功能，也不能达到“自动化程度非常高”的效果。因此，两者的技术手段、实现的功能、达到的技术效果均不相同，不构成等同。其二，被控侵权产品中的“脚动电磁阀”与涉案专利所述的“手动液压阀”是否构成等同特征。江苏省高院判定两者仅是实现启闭的驱动力不同，但采用的技术手段、达到的功能、实现的效果均基本相同，且属于本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的，故两者构成等同。

根据新的司法解释第七条，在判定被控侵权产品是否落入专利权的保护范围时，应当将被控侵权产品全部技术特征与专利的所有必要技术特征逐一进行对比，只有当被控侵权的技术方案包含了与涉案专利权利要求记载的全部必要技术特征相同或等同的技术特征时，才会认定被控侵权产品落入涉案专利权的保护范围，构成侵权。江苏省高院判定，在该案中，被控侵权产品技术特征中的“台子”与涉案专利权利要求1中的“刀库”并不构成等同特征，故被控侵权产品并未落入涉案专利权的保护范围。

“施必祥诉江苏亘盛建筑工程有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案”［（2012）苏知民终字第0159号］也是涉及等同侵权判定的案件。原告诉称被控侵权产品除未使用L形截面连接片，其余特征与涉案实用新型专利权利要求书所记载的技术特征基本相同。南京市中院判定被控侵权产品的技术特征和涉案专利权利要求1载明的必要技术特征不能一一对应，未落入涉案专利权的保护范围。原告不服原判决，提出上诉，明确请求认定被控侵权产品构成等同侵权。

江苏省高院认为，上诉人主张两者等同侵权，故在判断被控侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围时，只需审查涉案专利采用L形连接片连接的方式与被控侵权产品采用气钉连接的方式是否构成等同。首先从涉案专利权利要求1及说明书的内容可知，涉案专利是以L形连接片加诸如螺钉固定的方式实现相互板体间的相互连接，而被控侵权产品是用气钉将板体间直接连接，故两者所采用的技术手段并不相同。其次，涉案专利的L形连接片采用金属材质，不易锈蚀，而被控侵权产品使用的气钉长期使用会锈蚀，会导致连接板脱落，故在实现板体相互连接的功能时，采用L形连接片的固定效果要比气钉好，即两者达到的技术效果也不相同。根据2009年司法解释第七条规定，因涉案专利烟气道采用L形连接片连接的方式与被控侵权产品采用气钉连接的方式的技术手段、达到的技术效果均不相同，不构成等同。

在“黎台凤诉常州捷美耐金属制品有限公司侵害实用新型专利权纠纷案”［（2012）常知民初字第89号］中，常州市中院对被控侵权产品是否侵犯涉案专利权利要求1记载的必要技术特征之一“压钮底部具有向内弯折可勾住斜向槽底部的勾部”做了等同测试，判定尽管被控侵权产品中压钮两侧突出的小点与涉案专利中该技术特征都具有防止压钮脱落的功能，达到限定压钮位置的效果，但所采用的方式和手段不相同，且非本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想得到，因此，两者既不相同，也不等同。

可见，将2001年司法解释第十七条规定的“三重等同原则”与2009年司法解释第七条“全面覆盖原则”相结合是目前我国法院判定专利等同侵权的基本做法。

（三）外观设计专利纠纷案件

1.外观设计专利纠纷案件概况

根据不完全统计，2009年至2012年，江苏省中、高级法院共受理外观设计专利案件85件，不同年份的案件数量变化趋势以及在各个法院的具体分布情况如图3.11所示。

图3.11　江苏法院受理的外观设计专利纠纷案件年份及法院分布

2.外观设计专利案件适用新专利法及其司法解释的具体分析

1）现有设计抗辩

现有设计又称公知设计。新专利法第二十三条第四款规定，“本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计”；第六十二条规定，在专利侵权诉讼中允许被控侵权人主张先有设计抗辩。这都是该法修正后的新规定。专利审查指南（2010）第四部分第五章2规定，“现有设计包括申请日以前在国内外出版物上公开发表过、公开使用过或以其他方式为公众所知的设计”，这是对现有设计的解释，要求被授予专利权的外观设计在国内外的绝对新颖性。2009年司法解释第十四条第二款规定了现有设计的判定原则。在司法实践中，被告可以此作为抗辩事由对抗原告，但是被告必须证明被控侵权产品涉及的设计属于公知设计。

“常州中进医疗器材有限公司诉常州众和轮椅有限公司侵害外观设计专利纠纷案”［（2011）常知民初字第162号］是一件被告成功举证现有设计抗辩的案件。常州市中院对于被告主张现有设计抗辩的证据逐一判定，其中“日进医疗器株式会社”《新轮椅目录第9期》第67页所登载的红、蓝两辆轮椅产品外观、原告产品宣传折页和网页登载的一款轮椅外观均与被控侵权产品外观构成相同，且早于涉案专利申请日而公开，为此，被控侵权产品的外观采用现有设计的抗辩成立。

在“广东华昌铝厂有限公司诉潍坊永昌铝业有限公司等侵犯外观设计专利权纠纷案”［（2011）苏知民终字第0088、0092、0096号］中，江苏省高院维持原判决，判定永昌公司的现有设计抗辩不成立，理由是此类抗辩需满足两个条件：①援引的外观设计需是涉案外观设计专利申请日前在国内外为公众所知的外观设计；②被控侵权产品的外观特征需与所援引的外观设计在视觉效果上完全相同或无明显区别。在该案中，被告以“HH－8309A”型材结构示意图主张80F13号型材的外观特征为公知设计，但是，载有“HH－8309A”型材结构示意图的佛山市南海华豪铝型材有限公司“铝型材系列图册”并未记载准确的印制时间（即公开时间），而仅有“2007、7版”字样。在无印制合同、散发时间等证据进一步佐证的情况下，难以仅凭“2007、7版”字样即认定该图册的公开时间早于涉案专利的申请日。即便认定该图册的公开时间早于涉案专利的申请日，从80F13号型材外观特征与“HH－8309A”型材结构示意图所体现的外观特征来看，两者明显不属于视觉效果相同的情形。另外，80F13号型材与“HH－8309A”型材在外观特征上的差别也导致其视觉效果具有明显区别。

在“奇特乐集团有限公司诉江苏玉河教玩具有限公司侵犯外观设计专利纠纷案”［（2011）苏知民终字第0064号］中，江苏省法院维持一审法院驳回被告现有设计抗辩主张的判决，认为：首先，玉河公司提交的与涉案侵权产品外观相同、与涉案外观设计专利相近似的产品外观设计图纸，没有具体的形成时间，不能证明在涉案外观设计专利申请日之前就已形成。第二，玉河公司向案外人订制生产成套玩具模具书面协议的时间，虽然早于涉案外观设计专利申请日，产品名称也与其公司2010年产品宣传册上的产品名称相同，但用此模具生产的产品具体外形，玉河公司未进一步提供证据加以证明。第三，玉河公司销售产品的两份合同以及呈送其当地曹甸镇镇政府的报告上记载的时间，虽然早于涉案专利申请日，产品名称相同，却没有证据可以证明其依合同所销售产品的具体外形、合同实际履行情况。因此，上诉人（一审被告）提供的证据不能直接证明产品外观形状和实际生产时间，不能证明涉案专利应属公知设计。

2）外观设计专利的相同及相似性判断

外观设计专利是否相同或者相似是判断侵权是否成立的核心步骤，在具体的判断过程中，要考虑以下几方面的因素：首先，被控侵权产品与涉案专利是否为同类产品；其次，新专利法第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”，据此，要将被控侵权产品与涉案专利的图片或照片进行比对；然后，要通过整体的观察，比较两者整体视觉效果的差异是否明显；最后，判断是否相同或者相似不能仅从设计者或技术人员的角度出发，而主要是从消费者的角度出发，看被控侵权产品跟涉案外观设计专利的相似度是否会造成消费者的混淆。

在“蔡更富与被上海欧金卫浴有限公司、洪良侵犯外观设计专利权纠纷案”［（2011）苏知民终字第0148号］中，江苏省高院认为，在判断外观设计是否相同或者近似时，应当以一般消费者的眼光为标准，根据被控侵权产品与专利外观设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。该案中，专利产品与被控侵权产品两者的整体形状均为长方体，主要设计部分一致，尽管两者后视图、仰视图、右视图中表现的设计特征不同，但在正常使用时，洗涤池（单池）产品的背面、底面不容易被直接观察到，故两者的差异对整体视觉效果不产生显著影响，容易导致消费者的混淆；相对于洗涤池（单池）的整体外观而言，专利产品中的缺口仅属于局部的细微变化，不足以导致两者外观在整体视觉效果上存在明显区别，侵权成立。

三、新法适用中的问题

鉴于新专利法对专利侵权赔偿的法定标准所作修改和2009年司法解释对外观设计专利侵权认定作了较多的规定，下文结合江苏省法院判决案件适用新法的实践，再作一点补充分析。

（一）赔偿数额的确定

1.法律规定的变化

根据新专利法第六十五条的规定，“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”可知，与旧法相比，除了将制止侵权行为所支付的合理开支作为赔偿数额的一部分在2001年司法解释中已有规定之外，新法还有三方面的变化：第一，赔偿数额的计算有了顺序的规定，首先是权利人的实际损失，然后是侵权人的所得利益，最后是参考专利许可费；第二，法律提供了确定数额的参考因素，包括专利权的类型，侵权行为的性质和情节，并用“等”字给予法院较大的自由裁量权；第三，法定赔偿数额最低数额增至一万元，上限至一百万元，这样一方面加大了专利侵权的赔偿力度，同时也使法官拥有了更大的自由裁量权。这就要求当事人在举证过程中，即使是主张法定赔偿，也还是要提交相关的证据，用于证明相关的事实，以便法官能较好地、较合理地确定赔偿数额。

2009年司法解释第十六条规定了确定赔偿数额时的具体问题，包括确定侵权人因侵权所获得的利益应当合理扣除侵权人非因侵犯专利权行为而因其他权利所获得的利益，被控侵权产品系另一产品的零部件或者是包装物时，人民法院应当根据该零部件或包装物本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。

2.新法对司法实践的影响

通过对江苏省适用新专利法的案件的分析发现，基本上所有的专利侵权成立的案件都会涉及赔偿的问题，但就目前的案件来看，在依据权利人的实际损失、侵权人的所得利益、专利许可使用费来确定的赔偿数额的案件还是空白状态，可以说，新法关于赔偿数额计算顺序的规定还没有在实践中真正地发挥实效。通常都是当事人无法举证证明相关的损失或者所得利益以及专利许可使用费的数额，因此，都是通过法院综合考虑相关因素来确定的，不同案件所考虑的因素也有所不同。

在上述“唐纳森公司诉张家港市华晟净化设备有限公司等侵犯发明专利权纠纷案”中，江苏省高院维持了一审法院关于侵权赔偿的判决，即，综合考虑涉案专利的类型及其国际性、华晟公司侵权情节、侵权后果、被控侵权滤筒的销售量、销售金额以及产品利润等因素酌情确定赔偿数额8万元，制止侵权行为支付的合理费用17 775元。而在“无锡帝安福科技有限公司诉盐城盛大肠衣食品有限公司、江阴市宏光护栏有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案”［（2010）盐知民初字第0131号］中，盐城市中院综合考虑专利权的类别、侵权行为的性质、持续的时间、范围、原告可能遭受的损失、被告可能获得的利益以及不拆除侵权产品等因，判定侵权赔偿25 000元和合理费用3 000元。至于法院究竟考虑哪些因素来确定赔偿数额，与每个案件的自身特性有关，也与法院或者说是法官个人的认识有一定的相关性，而当事人要做的就是尽可能地提供证据来证明相关的事实，帮助法官来做出合理的裁决。而且依据权利人的实际损失、侵权人的所得利益、专利许可使用费来确定的赔偿数额的案件之所以是空白状态，在一定程度上也与当事人的举证能力有关联。赔偿数额是专利侵权诉讼纠纷中非常重要的一个部分，当事人应当提高举证的意识和能力，使赔偿数额的确定尽可能准确、合理。

（二）外观设计相同或近似的认定标准

1.法律规定的变化

对外观设计相同或近似的认定标准首先应该是以专利法对外观设计保护范围为依据。关于这一点法律并没有新的变化。但是，2009年司法解释第十一条规定了认定外观设计相同或相似的具体标准，“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：①产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；②授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，人民法院应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。”概言之，这主要包括以设计特征为比较对象、关注整体视觉效果、容易观察到部位以及区别性设计特征对整体效果影响更大。

2.新法对司法实践的影响

该项司法解释在实践中得到较多适用，因为外观设计侵权认定基本上都要进行被控侵权产品与涉案专利是否相同或相似的比较。在上述“蔡更富与被上海欧金卫浴有限公司、洪良侵犯外观设计专利权纠纷案”这一典型案件中，原审法院认为被控侵权产品与专利产品在产品外观的后视图、仰视图、右视图表现的设计特征均不同，最大区别在于专利产品的右侧有一明显的缺口，池底呈L形；OJ－9058洗衣柜产品的池体部件在相同位置有一宽出池子宽度的边，没有缺口且池底呈矩形。这些设计特征上的差别对于该产品的一般消费者而言是显而易见的，足以使其将双方产品的外观设计从整体视觉效果上区别开来。因此，涉案产品与蔡更富外观设计专利既不相同也不近似，侵权不成立。但是，江苏省高院则认为，在判断外观设计是否相同或者近似时，应当以一般消费者的眼光为标准，根据被控侵权产品与专利外观设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。通常情况下，产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位对外观设计的整体视觉效果更具有影响。由于在正常使用时，洗涤池（单池）产品的背面、底面不容易被直接观察到，故两者的上述差异对整体视觉效果不产生显著影响；根据整体观察、综合判断的原则，应认定两者的外观构成相近似。这也是江苏省高院适用新法而撤销下级法院原判决的少数案件之一。