外观设计专利侵权问题研究成果

Study on hard issues of determining infringement of industrial designs

芮文彪　胡　宓　张美菊^[1]1

摘要：在外观设计侵权审判中确定外观设计专利权的保护范围是进行外观设计侵权判断的前提条件；专利侵权判定中应当考虑的因素包括设计空间的认定，产品正常使用时容易被观察到的部位，抵触申请对外观设计整体视觉效果的影响，现有设计特征组合在现有设计抗辩中的运用，外观设计专利的稳定性；在判定侵权成立后确定赔偿额的考虑因素。

关键词：外观设计；专利侵权判定；疑难问题

Abstract：It is the precondition of determination on infringement of industrial designs that the extent of protection for patent rights of industrial designs shall be defined during the trial of infringement cases accordingly；the elements for consideration of determining infringement include determination of designs spaces，the parts of designs being more visible on use；the effects of conflicting applications on visible results of designs；application of the combination of prior designs features for defense of prior designs；stableness of patent for industrial designs；considerations for damages after infringement determined.

Keywords：Industrial designs，Determination of patent infringement，

Hard issues

一、外观设计专利保护范围的认定

在外观设计侵权审判中确定外观设计专利权的保护范围是进行外观设计侵权判断的前提条件。根据《专利法》第五十九条的规定，外观设计专利的图片或者照片是确定外观设计专利保护范围的直接依据，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。同时，还应当注意到，外观设计必须依附在具有能够满足人们某种需要的产品上。因此，在确定外观设计的保护范围时，很重要的两个内容就是确定外观设计的产品种类以及确定外观设计专利的图片或照片中所表示的外观设计。

（一）外观设计产品的种类

确定外观设计产品的种类是确定外观设计保护范围的基础，也是侵权判定的基础。如果被控侵权产品与外观设计产品属于相同或近似的种类，则可以进一步对两者的外观设计进行相同或相近似的比较。对于不相同且不相近似种类的产品，即使其采用了与外观设计专利相同的外观，也不构成侵犯外观设计专利权。

综合考虑《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》^[2]第九条的规定以及《专利审查指南2010》第四部分第七章第5.1节的规定^[3]，确定外观设计产品种类的依据是产品的用途，可以根据产品的名称、外观设计分类号、产品的功能、产品的销售情况、使用情况等因素确定。要获得这些信息，最直接的方式是从外观设计专利授权文件中查找是否具备这些内容。

1.产品名称

外观设计专利产品名称通常以1～10个字（最多不超过20个字符）简短、准确地表明请求保护的产品，通常与外观设计分类表中的小类别的名称相符，与外观设计图片或照片中表示的产品相符合。只要不属于产品名称和图片/照片中所示的产品明显不对应的情况，产品名称可以作为确定外观设计产品用途的一个参考和依据。

2.外观设计分类号

洛迦诺分类号并不能对每种产品都很精准地分类。因此，洛迦诺分类在确定产品类别时只是提供一种参考，并不是作为确定产品的类别以及涉案产品与对比产品是否属于同一种类、同一产品的唯一依据。确定产品的种类还是要以产品的用途作为确定产品类别的根本依据。

3.简要说明

简要说明中记载的产品所属的领域、用途等信息是确定外观设计的产品种类、理解外观设计的保护范围的重要文件，特别是在产品图片或照片与产品名称不完全对应的情况下，这无疑对准确确定外观设计的产品种类提供了一个重要的依据。

4.使用状态参考图

使用状态参考图通常用于表明使用外观设计的产品的用途、使用方法或者使用场所等，^[4]以更好地、更全面地理解外观设计产品。因此参考图也是确定外观设计产品的用途及其种类的重要内容，当依据产品的名称、分类号、产品的基本视图不能确定产品的种类时，产品的参考图，特别是使用状态参考图也为确定外观设计产品的种类确定提供了重要途径和依据。

应当注意，对产品用途的理解没有必要过分地强调其实际下位用途是否相同，或者其上位用途是否相同，在审判中，要充分利用专利文件中的信息，对专利产品进行恰当分类、确定。

在上海市第二中级人民法院审理的原告厦门高特高新材料有限公司诉被告上海杰瑞保温材料有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案中，涉案专利为名称为“复合风管板（菱形）”的外观设计专利，其专利号为200930171712.X。在涉案专利的外观设计产品图片中，其产品仅显示为压制有菱形图案的片状物，产品名称为“复合风管板（菱形）”，分类号为23－99，除此之外，在其专利文件中再无其他对其产品性能、用途、结构进行说明的内容。根据图片，其产品为压制有菱形图案的片状物。压制有菱形花纹的片状外观的产品可以是多样的，其用途也是多种多样的，仅根据图片无法确定其产品种类及用途。该外观设计专利的产品名称为“复合风管板（菱形）”。经过调查，这种产品用于空气输送和分布的管道系统，主要应用于在工业节能环保上应用，通常具有多层结构，中间为保温层，两侧黏合有金属薄板层，外观设计图片（尤其是侧面视图中）并不能显示出其是多层叠加的结构，其产品图片所示产品是一个压制有菱形图案的片状物（见图1），虽然与其产品名称并不完全对应一致，但并不妨碍对涉案专利产品用途的确定。根据产品名称，可知其限定了该压制有菱形图案的片状物的用途。该外观设计的分类号为23－99，其内容为“卫生、供暖、通风和空调设备”的“其他杂项”，其产品名称确定的用途落入其分类号的范围。结合产品名称、外观设计分类号、授权公告图片，可以确定涉案外观设计的产品是用于空调等空气输送和分布的管道系统的复合风管板的产品。

（二）外观设计的图片或照片

1.外观设计视图的种类

在外观设计专利中，其视图按制作方式分类主要包括线条绘制图片、照片和电脑渲染图（Computer Graphics，简称CG图），见图2。

图1　“复合风管板（菱形）”外观设计专利部分视图

图2　外观设计视图

照片，是使用照相机对正产品的中心部分进行拍摄获得照片。照片最具体、形象、直观。但由于拍摄距离/角度的选择、拍摄背景的布置、产品表面反光等因素的影响都可能使照片中显示的产品的形状、轮廓、表面的图案产生偏差。

CG图，是指通过计算机制图技术所绘制出来的图像。CG图的成像效果介于绘制视图和照片视图效果之间。影响图片表达的因素主要有以下几个方面：绘制者的水平，制图的细致程度，图片的分辨率，赋予的材质和颜色，图片的格式等。

线条绘制图是用正投影方法将产品的结构形状表达在图纸上，它是由直线、圆弧和其他一些曲线组成的几何图形，比较适宜用来表达以形状为主要设计要素的设计。这种图片由于其使用线条绘制，其与实际产品的外观差异很大，当产品具有外部曲面轮廓、贯通/非贯通的结构、产品透明部位等情形时，线条绘制图并不能明确表示。

当出现图片、照片不能清楚反映产品的外观时，法院应当通过考虑外观设计专利的各个视图、简要说明等，通过了解相关产品的实际情况、询问当事人等方式综合地、全方位地分析和确定。必要时，应当在专利局网站下载可放大观察的电子文档，或者从专利局调取专利案卷文件对相关问题予以核实。

2.外观设计的比对对象

《北京市高级人民法院关于审理外观设计专利案件的若干指导意见（试行）》第十八条规定“［侵权比对对象］在进行外观设计专利侵权判断时，应当用专利公告文件中表示该外观设计专利产品的外观设计的图片或者照片与被控侵权产品或者体现被控侵权产品外观设计的图片或者照片进行比较，而不应对权利人提交的外观设计专利产品实物与被控侵权产品进行比较，但该专利产品实物与表示在专利公告文本文件的图片或者照片中的外观设计产品完全一致的除外”。虽然外观设计的保护范围以外观设计图片或者照片为准，比对的对象也是以照片或图片为准，但是在判断过程中并不是仅能以图片或照片为依据，而不允许任何脱离图片或照片的对产品视觉效果的想象。例如，外观设计的组成要素包括形状、图案、色彩，有的外观设计专利并不要求保护产品照片或图片中颜色、形状中的某些要素，此时在观察外观设计照片或图案时，必然要将外观设计专利不要求保护的要素从外观设计图片或照片中排除出去。再如，在用产品的六面视图表现外观设计产品的外观时，在判断中要对外观设计的整体视觉效果进行综合判断，此时也要将各个视图所表现出的产品的各个侧面的视图结合起来，想象其产品整体外观的视觉效果。因此在外观设计的比对中不可避免要基于外观设计的保护范围，对要求保护的产品外观的视觉效果进行合理的客观想象。外观设计专利都是依附在某种特定产品之上的，外观设计图片或照片应当反映出外观设计专利产品外观的客观实际。在外观设计专利侵权纠纷的审判中，正确、恰当地确定专利权人所拥有的外观设计专利权的保护范围，是确定被控侵权人是否侵犯了权利人所拥有的外观设计专利权的重要前提和基础。

在上海市第二中级人民法院审理的原告杭州瑞裕实业有限公司与被告上海宏星建材有限公司侵犯外观设计专利权纠纷一案中，涉案专利为“地板连接器（二）”的外观设计专利。地板连接器是由“米”字设计单元3×3矩阵排列组成，由中间肋条上的小孔可以看出，每个“米”字设计单元中间的“十”字和四角都是非贯通的，但在外观设计的图中（见图3），如果不仔细分辨，不容易区分“十”字和四角部分到底是贯通的还是非贯通的。但是对于这样非贯通的产品，由于其呈矩阵排布，当多个设计单元排列在一起时，产品的非贯通部分将在视觉上突出，是否考虑贯通的情况将可能会产生不同的视觉效果，甚至导致不同的对比判定结论。

图3　地板连接器（二）外观设计专利

二、专利侵权判定中应当考虑的因素

（一）设计空间的认定

1.设计空间的定义

设计空间是指设计者在创作特定产品外观设计时的自由度^[5]，用于说明当产品的类型、材质和实用功能等已经确定时，产品的外观形式在技术条件的制约下所允许变化的范围。

对于设计空间大的产品，设计者的创作自由度较高，该产品领域内的外观设计必然形式多样、风格迥异、异彩纷呈。该外观设计产品的一般消费者由于熟悉该类产品外观的一般情况，了解这类产品设计形式多样的情况，对于该类产品中司空见惯的外观也相对熟悉，因此容易注意到设计师对产品外观做出的不同于其他产品的、新颖的设计，不容易注意到该类产品惯有的外观设计，也不容易注意到比较细小的设计差别。相反，在设计空间受到很大限制的领域，由于创作自由度较小，该产品领域内的外观设计的形态必然存在较多的相同或者相似之处，该外观设计产品的一般消费者已经熟知这类产品通常的形状已成为定式，因此对于不同设计之间的相对于产品整体来说比例相对较小的区别，通常来说会注意、观察到。

2.设计空间的考虑因素

1）产品的实用功能

产品的功能是产品与使用者之间最基本的一个关系，每一件产品均具有不同的满足人们需求的功能。产品的设计空间受产品实用功能的限定。产品的实用功能包括了产品能够满足人们的需求、产品的操作环境、产品的使用方式、为满足人们需求时所考虑的人机工程学等。如篮球，它的功能要求其具备打、投、滚、弹的特点，所以，其形态不可能是“方”形或其他形状，而必须是“圆球”形。

2）现有设计状况

现有设计是指在涉案专利的申请日之前在国内外为公众所知的产品外观设计。产品的消费者对市场上已有的产品外观设计的状态应当会有一个大致的了解，例如该类产品大概的形态，不同产品之间的区别通常都在哪里？哪些设计是此类产品中的惯常设计？通过分析现有设计状况可以了解产品外观设计的消费者需求、设计趋势、产品外观的历史沿袭、市场对产品外观的接受程度、产品的人机交互、产品外观的技术限制，等等。一般消费者由于了解产品的现有设计的状况，因此现有设计状况反映了产品的设计外观空间是一般消费者能够认识到的。

3）技术条件、法律法规等

物质技术条件是实现功能与造型的根本条件，是构成产品功能与造型的中介因素。因此，产品的功能、造型与物质技术条件是相互依存、相互制约的辩证关系，他们统一体现于产品之中。

我国法律法规、国家标准、地区标准、行业标准等，都是对我国或我国某地区、某行业的产品提出的最低的产品技术要求，这些要求可能会使产品为满足一定的技术要求而使其外部形状等发生变化。

4）设计空间的其他影响内容

（1）产品的设计空间与申请日有关。外观设计专利是在外观设计申请日（或优先权日）之前做出的，外观设计侵权纠纷的审判工作会滞后案件申请日之后一段时间，因此考虑其设计空间时必须考虑相关专利申请日时的状态。如果以审判当时的设计现状、技术状态等去审视外观设计专利的设计方案，或者以早于申请日以前很长时间的某一时间点去考虑设计空间，那么将不能准确把握外观设计区别于现有设计的设计特征，不能正确把握外观设计方案的创新设计。

（2）不同种类产品的设计空间不同。不同种类的产品具有不同的用途，有的产品的用途偏重于装饰性，比如装饰画、挂毯、摆饰件等等，有的产品的用途更偏重于产品的实用功能。对于产品用途更偏重于实用功能的外观设计，设计空间通常受到的限制较大，通常要考虑产品的技术方案、实用功能、国家标准、与之配合使用的部件的形状、市场上用户所接受的产品形状，等等。

对于产品用途更偏重于装饰功能的外观设计，产品的外观是从美感的角度来表明主体的特征、性质、功能以及价值，给人以美的感受，这类产品在造型、图案、颜色方面都具有很大的设计空间。

（3）外观设计组成要素的设计空间。外观设计专利的组成要素包括形状、图案、色彩。产品外观的形状会受到各种因素的影响，在产品形状的设计空间方面，对于产品形状方面的异同要细致判断、综合考虑，区分产品的形状的决定因素，进而确定产品的外观设计在产品的形状方面是否具有可以进行改进的设计空间，在此基础上才能最终确定两者产品的形状方面的异同对于产品整体外观的影响。

产品外观设计图案、色彩的艺术、装饰功能更强，通常反映了人们的审美需求，只有少数的图案和色彩与产品本身实现的功能有关，因此图案和色彩要素的设计空间相对于产品的形状要素来说具有更大的设计空间。

3.在侵权比对中如何考虑设计空间

1）引入设计空间的侵权判断的整体步骤(www.xing528.com)

通常来说，在外观设计侵权审理程序中，结合考虑设计空间的对比判定步骤大致包括以下几个步骤：

（1）确定涉案外观设计专利产品的种类以及被控侵权产品的种类，确定两者种类是否相同或相近似；如果两者属于相同或相近似种类的产品，则进行下一步判断，否则两者不属于相同或相近似种类的产品，被控侵权产品不侵犯涉案外观设计专利的专利权。

（2）将涉案专利与被控侵权产品的外观设计单独进行对比，找出相同点和不同点。

（3）考虑涉案产品的设计空间，即，考虑申请日时涉案产品的实用功能和现有设计等因素在外观设计做出时对产品外观设计的限制，确定涉案外观设计专利与被控侵权产品的外观设计的相同点和不同点对涉案产品的整体外观的视觉效果的影响。

（4）通过整体观察、综合判断，综合考虑涉案外观设计专利和被控侵权产品的相同点和不同点，综合确定涉案专利产品整体外观的视觉效果。

2）产品设计空间中的实用功能的考虑

在外观设计专利侵权案件的审查中，需要对由产品的功能所决定的外观予以分析，由此判断设计者可以对产品外观做出设计变化。在外观设计对比判断中主要从以下两个方面考虑产品的实用功能：第一，确定涉案种类产品本身整体的实用功能、用途，从而确定产品整体的实用功能、用途对产品外观的限制；第二，分析产品本身为实现其整体实用功能、用途所采用的技术方案、结构等，确定产品本身的技术方案是否对其产品外观产生限制。涉案产品本身的技术方案对其产品外观的影响，并不一定会对此类产品的设计空间造成影响，其是否会对外观设计的整体视觉效果造成影响还要综合现有技术、现有设计的情况等其他因素去综合分析。

其中，涉案产品中由功能唯一决定的产品外观对产品外观设计的整体视觉效果不具有显著的影响；属于涉案产品使用时不容易看到部位的设计特征、一般注意力不易察觉的局部细微变化的设计特征，这类特征对产品的整体视觉效果不具有显著的影响。

3）现有设计状况的影响

如何考虑比较现有设计的基本步骤可以包括如下几个步骤：

步骤一：获得与涉案专利产品申请日前的客观现有设计。

现有设计可以通过双方当事人举证的方式获得，必要时也可以通过各种方式主动了解。

步骤二：比较分析现有设计。

比较和分析获得的所有现有设计，得出现有设计中共有的共同设计特征及其规模、不同设计特征及其分布，进而确定现有设计中是否存在大量存在的共同设计特征，并分析形成共同设计特征和不同设计特征的原因。

步骤三：确定涉案专利与被控侵权产品的外观设计的不同点是否属于现有设计中已经大量存在的共同设计特征。

如果涉案专利与被控侵权产品的外观设计的不同点属于现有设计中已经大量存在的共同设计特征，则该不同点相对于一般消费者来说是常见的，并不会引起一般消费者的关注，该不同点对产品的整体视觉效果的影响力比较小；相反，如果不同点不属于现有设计中已经大量存在的共同设计特征，甚至在现有设计中从未出现过，则对于一般消费者来说，在观察时会给予更多的关注，因此该不同点对产品的整体视觉效果的影响力将比较大。

步骤四：综合考虑涉案专利与被控侵权产品的外观设计的相同点和不同点。

当涉案专利与被控侵权产品的外观设计仅具有一个不同点时，如果该不同点属于现有设计中大量存在的共同设计特征，则该不同点对产品外观的整体视觉效果的影响力将比较小，此时两者的相同点对产品的整体视觉效果的影响力将比较大。如果涉案专利与被控侵权产品的外观设计存在多个不同点，并且所有不同点都属于现有设计中大量存在的共同设计特征，则各个不同点对产品外观的整体视觉效果的影响力将比较小，两者的相同点则对产品的整体视觉效果的影响力将比较大，但此时还要考虑各个不同点的整体组合是否产生了突出的视觉效果。如果涉案专利和被控侵权产品的外观设计的不同点中，有一个或多个不同点不属于现有设计中大量存在的共同设计特征，并且位于一般消费者容易观察到的部位时，则该不同点相对于其他的不同点对产品的整体视觉效果的影响力将比较大。

4）对设计空间的调查

目前设计空间属于外观设计审判领域中比较少用的概念，如何去主张、举证、调查并没有成熟经验可循，因此需要一个较长的论证、摸索直至形成成熟模式的过程。

作为审判人员，需要主动在审判过程中增加对设计空间的调查环节，引导当事人针对涉案种类产品的设计空间发表意见，在答辩状、证据的提交中针对设计空间发表意见，提交可以证明对涉案种类产品的设计空间的证明文件。对于涉案种类的产品的设计空间的证明责任，并不仅仅属于一方当事人，因为涉案种类产品在申请日时的设计空间是一个比较客观的情况，双方都可以就其进行举证和说明，举证责任的分配需要结合当事人的主张进行，这样才能使审判人员对涉案申请日时的设计空间有一个比较客观、全面的了解，不至于偏听偏信。必要时，审判人员可以通过各种渠道主动了解产品的设计空间，以印证当事人的主张。

在对设计空间举证时，当事人可以提交相关产品的实用功能的技术材料、技术水平的限制情况来说明产品的实用功能，可以根据自己的主张，提供多份现有设计、在先决定、判决、当事人的陈述等文件来证明涉案种类产品的设计空间对产品外观设计的限制情况，结合证据说明更容易引起一般消费者视觉关注的设计部位、对产品的整体视觉效果具有显著影响的设计特征。

在外观设计的庭审环节中，如果仅由代理律师出庭应诉，有时对于设计空间的调查并不能很充分，因此，如果可能的话，可以要求当事人选派设计人员、技术人员出庭应诉，以方便涉案种类产品的设计空间的查实。

（二）产品正常使用时容易被观察到的部位

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定，人民法院在认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断，其中“产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位”对于外观设计的整体视觉效果更具有影响。但对于有些产品来说，如何判断哪些部位属于“正常使用时容易被直接观察到的部位”并不是一件简单的事，还需要结合产品的具体用途、专利产品的种类等因素进一步分析决定。

在上海市第二中级人民法院审理的原告杭州奥坦斯布艺有限公司与被告陈卫星侵犯外观设计专利权纠纷一案中，原告是“窗帘沙发装饰布（75）”外观设计专利权人，该专利主视图显示的外观设计为：该窗帘底色为深米色，其主花纹为配有绿叶的一组红色玫瑰花，由中间一朵大玫瑰及大玫瑰左上的两朵、右下的一朵小玫瑰和右中的一朵花骨朵构成该组玫瑰花的布局；主花纹在窗帘平面呈一定距离的间隔排列；辅花纹由白、绿两色的玫瑰花和叶状条纹构成，散布在主花纹之间。该专利的简要说明载明：“本外观设计产品为四方连续无限定边界的平面产品，省略其他视图。并请求保护色彩。”被告生产的布料产品分为A、B两面，其中A面的图案与原告的外观设计专利相比，两者之间的主花纹、辅花纹互为镜像，两者之间的颜色虽略有差异但属相同色调，视觉效果相似。而B面的图案与原告外观设计专利的图案相反，色彩也完全不同。由于布料产品与布料制品不同，其可被外界直接观察的面尚未固定，对于有些布料产品来说，两个面都具有观赏性，均可以在制成布料制品后成为“正面”。因此，在本案的侵权比对中，究竟将被控侵权布料的哪一面作为比对的对象，也即将哪一面确认为“正面”，成为了争议焦点。对此，合议庭根据涉案外观设计专利的产品种类以及被告的经营范围，认定被控侵权布料的主要用途是制成窗帘产品，故应当以窗帘产品的一般消费者的知识水平和认知能力来判断布料的正反面。据此，合议庭认定，在一般情况下涉案产品的A面会被选择作为窗帘的正面，故涉案产品的A面系涉案产品正常使用时容易被直接观察到的部位，涉案产品的A面的外观设计对涉案产品外观设计的整体视觉效果更具有影响。因此，合议庭最终认定涉案产品的外观设计与涉案专利的外观设计在整体视觉效果上无实质性差异，故涉案产品的外观设计与涉案专利的外观设计两者近似，被告的行为构成专利侵权。

（三）抵触申请对外观设计整体视觉效果的影响

根据我国新修订的专利法中关于授予专利权条件的规定，授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。由此可见，抵触申请是一种损害专利新颖性的专利申请。与现有设计不同，在外观设计专利侵权诉讼中，抵触申请不能作为现有设计抗辩的理由，除非被诉侵权的外观设计与属于抵触申请的外观设计完全相同时，才可以认定被诉侵权的外观设计不构成侵犯专利权。但关于抵触申请是否属于对外观设计整体视觉效果产生影响的因素之一，有一种观点认为，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《专利法司法解释》）的有关规定，对于外观设计是否相同或者近似，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。一般而言，产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位，授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征，对外观设计的整体视觉效果更具有影响。由于该司法解释并没有明确授权外观设计与抵触申请相区别的设计特征对于外观设计的整体效果是否具有影响，因此在进行侵权比对时，不应考虑抵触申请的设计方案。而另一种观点认为，新修改的专利法提高了授予外观设计专利的门槛，只有具有区别于现有设计、“抵触申请”以及现有设计特征组合的设计特征的外观设计，才可以被授予外观设计专利权。虽然《专利法司法解释》中没有明确“抵触申请”的设计特征对于授权外观设计的设计特征的显著性是否具有影响，但是考虑到我国专利法就外观设计专利实施的是非实质性审查原则，即外观设计专利权的授予不需要经过实质性审查，而是通过无效程序来保证外观设计专利的稳定性，因此，在审理侵犯外观设计专利权纠纷案件时，法院也应当先对涉诉外观设计专利的新颖性予以考量，排除现有设计、现有设计特征组合以及“抵触申请”对于授权外观设计特征显著性的影响，尽量将已经进入公共领域的外观设计排除在涉诉外观设计的保护范围之外，再对外观设计是否相同或者近似进行判断。

在上海市第二中级人民法院审理的原告阿洛伊斯·F·多恩布拉赫特两合公司与被告江门市金凯登装饰材料实业有限公司、上海红星美凯龙家具装饰市场经营管理有限公司侵犯外观设计专利权纠纷一案中，合议庭最终根据上述后一种观点，驳回了原告的诉讼请求。在该案中，原告系名称为“水龙头”外观设计专利（专利号为ZL200530121059.8）（以下简称涉案专利）的专利权人。2009年至2010年间，原告发现被告美凯龙公司销售的由被告金凯登公司生产、销售的型号为JT008101P11 （China）的水龙头（以下简称涉案产品）的外观设计与原告上述涉案专利的外观设计相近似。原告认为，两被告的行为侵犯了原告对涉案专利所享有的专利权，据此请求判令两被告：①立即停止侵权；②共同赔偿原告包括合理费用在内的经济损失人民币50万元。而被告金凯登公司抗辩认为，涉案产品的外观设计与原告涉案专利的外观设计既不相同也不相近似，并且还提出了一个抵触申请（名称为“水龙头出水管”的外观设计专利，专利号ZL200430096862.6，以下简称04专利），认为该抵触申请的外观设计与原告涉案专利的外观设计极为近似，分别见图4～图6。合议庭在判断涉案专利外观设计与涉案产品外观设计是否构成相同或者近似时，认为04专利作为抵触申请，虽然不能成为现有设计抗辩的依据，但其主要设计特征是水龙头出水管为弯曲的扁平长方体设计，因而该设计特征相对于同类产品上的外观设计而言已经不具有显著性，在侵权比对中应将上述水龙头出水管部分的设计特征予以剔除。因此，涉案专利中基座的设计、开关把手的设计特征，对外观设计整体视觉效果更具有影响。而以水龙头产品的一般消费者的知识水平和认知能力，可以明显地发现，涉案专利的外观设计与涉案产品的外观设计在基座底部的设计、开关把手的设计方面具有明显的区别。上述涉案专利外观设计特征与涉案产品外观设计特征的区别，造成两者外观设计的整体视觉效果上的实质性差异。因此，涉案产品外观设计与涉案专利外观设计既不相同也不相近似。最终，合议庭驳回了原告的诉讼请求。

图4　涉案专利，专利号为ZL200530121059.8

图5　涉案产品，型号为JT008101P11 （China）的水龙头

图6　04专利（抵触申请），专利号ZL200430096862.6

（四）现有设计特征组合在现有设计抗辩中的运用

新修订的《专利法》与旧法相比，在授予专利权的条件中增加了对外观设计专利创造性的要求，即授予专利权的外观设计与现有外观设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。此外，新专利法还增加了现有设计抗辩的内容，《专利法》第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。《专利法司法解释》规定，被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。在新专利法之前的立法和司法实践中，对于现有设计抗辩中被控侵权产品比对对象的确定，一般认为是只能用一项现有设计或者一项现有外观设计与所属设计领域公知常识的简单组合来进行比对，也就是排斥将两项或两项以上现有外观设计的组合作为比对方案。因此，根据新专利法，专利授权阶段对于创造性条件中现有设计比对的内容与专利侵权诉讼阶段的现有设计抗辩比对的内容相比有一定的差异。对此，笔者认为，现有设计抗辩的意义在于防止个人将已经进入公有领域的外观设计申请专利，以阻止公众的自由使用，这既包含了对外观设计专利新颖性的判断，也包含了对创造性的判断。外观设计专利授权要求的创造性条件的目的也在于防止外观设计专利太多太滥而束缚产品外观设计领域的竞争自由，鼓励人们在更高水平的基础上去从事产品外观设计的创作活动^[6]。因此，外观设计申请的创造性判断标准与现有设计抗辩的判断标准应该保持一致，其中既包括在现有设计的内容方面保持一致，也包括在判断主体方面保持一致。既然新专利法已经将创造性条件中现有设计的范围扩大到现有设计特征的组合，那么在侵权诉讼中现有设计抗辩的对比文件也应当可以包含两项或两项以上现有外观设计的组合，只是注意这种组合应当是简单组合，即对于一般消费者来说是显而易见的。在发明和实用新型专利侵权诉讼中，法院大多会将现有技术抗辩中的技术问题交由鉴定机构判断，此类案件中的现有技术判断主体是该专利所属领域的普通技术人员，这在《专利审查指南》中也有明确规定^[7]。而在外观设计侵权诉讼案件中，由于新专利法出台前，对于外观设计专利没有创造性条件的要求，因此现有设计抗辩通常是由法院自己判断的，法院通常是从新颖性的角度，也即一般消费者的角度对现有设计抗辩进行判断。在新专利法出台之后，《专利审查指南》（2010年版）中规定，在判断外观设计是否符合专利法第二十三条第一款、第二款规定时，应当基于涉案专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力进行评价^[8]。对于《审查指南》的该项规定，有学者提出批评，认为外观设计授权阶段的新颖性和创造性的判断主体应当有所不同，新颖性条件的判断主体是一般消费者，而创造性条件的判断主体则应该是申请外观设计专利产品所属领域的普通设计人员^[9]。笔者认为，虽然这个观点是否正确还有待商榷，但在目前的司法实践中，法院已经在判断现有设计抗辩时将外观设计授权的创造性条件纳入了考量范围，也即倾向于将外观设计专利是否具有创造性纳入了司法审查的范围，因此假如将创造性条件的判断主体改为普通设计人员，那是否也应将现有设计抗辩的判断主体作相应改变，以保持两者的一致性？而这样做的结果可能会使现有设计抗辩中的判断主体变得复杂和混乱，不利于司法统一。

在上海市第二中级人民法院审理的原告纽益购（上海）电子科技有限公司与被告上海居馨环保科技有限公司、上海百安居建材超市有限公司侵犯外观设计专利权纠纷一案中，合议庭根据新专利法中关于外观设计创造性条件的规定，突破了仅以一项设计方案作为对比文件的传统审理思路，结合了两个现有设计方案对被告的现有设计抗辩进行了判断。本案中，原告系名称为“扫地机”外观设计专利（专利号为ZL200830067780.7，以下简称涉案专利）的专利权人。涉案专利的申请日为2008 年9月18日，公告授权日为2009年9月30日。涉案专利的外观设计特征为：吸尘器由手柄和主机构成，手柄为由上至下渐粗的长方体，且手柄的背部为弧形设计。手柄上端略有弯曲，与手柄主体之间呈15°夹角；主机由吸口部和两个垃圾盒组成，吸口部顶面为弧形设计，吸口部底面类似梯形，并在梯形下部设计有长方形的吸尘口，吸尘口内设置有滚动轴，在滚动轴上有呈弧线排列的圆点状的毛刷。垃圾盒位于吸口部顶面上部，两个垃圾盒均呈四分之一个橄榄球形状，并在手柄左右对称设置。左垃圾盒下部吸口部顶面设置有平移式半椭圆形开关。而被告生产销售的涉案产品的外观设计特征为：吸尘器由手柄和主机构成，手柄为由上至下渐粗的长方体，且手柄背部设计有若干个小孔和按键式长方形开关。手柄上端略有弯曲，与手柄主体之间呈15°夹角；主机由吸口部和两个垃圾盒组成，吸口部顶面为弧形设计，吸口部底面类似梯形，并在吸口部底面下部设计有长方形的吸尘口，吸尘口内设置有滚动轴，在滚动轴上有呈弧线排列的圆点状的毛刷。垃圾盒位于吸口部顶面上部，两个垃圾盒均呈四分之一个橄榄球形状，并在手柄左右对称设置。在诉讼中，被告提出了现有技术抗辩，并提出了两个现有技术方案，其中一个技术方案是名称为“电动真空吸尘器”的外观设计专利（又称99专利），技术特征为：吸尘器由手柄和主机构成，手柄为由上至下渐粗的长方体。手柄上端略有弯曲，与手柄主体之间呈15°夹角；主机由吸口部和两个垃圾盒组成，吸口部顶面为弧形设计，吸口部底面类似梯形，并在吸口部底面下部设计有长方形的吸尘口。垃圾盒位于吸口部顶面上部，两个垃圾盒均呈四分之一个橄榄球形状，并在手柄左右对称设置。另一技术方案是名称为“真空吸尘器的地板吸尘嘴”的外观设计专利（又称02专利），该专利技术特征包括了“吸口部底面下部设计有长方形的吸尘口，吸尘口内设置有滚动轴，在滚动轴上有呈弧线排列的圆点状的毛刷”的设计特征。对于被告的现有技术抗辩，合议庭认为，将涉案产品外观设计特征与99专利、02专利外观设计特征的简单组合相比对，施以“扫除机”产品的一般消费者的知识水平和认知能力，可以明显地发现，涉案产品外观设计特征与99专利、02专利外观设计特征的简单组合两者之间在整体视觉效果上相近似，并无明显区别。因此，认定涉案产品的外观设计属于现有设计，被告不构成专利侵权（见图7）。

图7　外观设计特征比对

（五）外观设计专利的稳定性

根据我国专利法的规定，外观设计专利稳定性的判断通常是交由知识产权行政部门来解决的，但在司法实践中，法院也时常遇到需要对专利稳定性进行判断的情况，其中最常见的是：①在被告向专利复审委提起专利无效申请时，法院是否中止侵权诉讼的审理；②在判断现有设计抗辩是否成立时，法院也需要对专利的稳定性进行评估。但在某些案件中，被告既没有以提出专利无效申请为由要求中止诉讼，也没有提出现有设计抗辩，法院也应根据案件的具体情况对于涉案专利的稳定性进行判断，以防止未经实质审查的、明显属于侵占公共领域的专利获得法律保护。

在上海市第二中级人民法院审理的原告句容市美人鱼景观贸易有限公司诉被告汝阳汉唐古玩艺术品有限公司、上海藏宝楼工艺品市场经营管理有限公司侵犯外观设计专利权纠纷一案中，涉案外观设计专利的原形是圆明园海晏堂前的扁形水池喷水台上的喷泉形象“十二生肖兽首人身”像，2003年开始，原告组织对圆明园十二生肖兽首人身像进行创作，2007年成功精仿“十二生肖兽首”和“十二生肖兽首人身”像。2008年3月27日，原告将生肖狗首、生肖蛇首、生肖鸡首向国家知识产权局申请外观设计专利，并于2009年5月13日获得授权。在案件的审理过程中，合议庭了解到，上述十二生肖兽首人身像于1860年英法联军侵略中国火烧圆明园时被毁，十二生肖兽首被掠走，部分兽首像至今下落不明，而原告之所以仅向知识产权局就生肖狗首、生肖蛇首、生肖鸡首申请外观设计专利（见图8），是因为除了这三个兽首之外的其余九个兽首的下落均已明确，有的兽首甚至已经在博物馆或拍卖会上公开展出，假如原告就该九个兽首申请外观设计专利，必然会被他人以丧失新颖性为由申请无效。因此，本案被告因举证困难无法向专利复审委提出专利无效申请，也没有提出现有设计抗辩，仅提出不相同、不相近似的不侵权抗辩，对此，合议庭认为，以流失历史文物中的形象申请外观设计专利的权利保护问题需要慎重对待，虽然涉案的三个兽首目前下落不明，但根据历史文献记载，其毕竟属于历史文物，是客观存在的，并且不能排除在将来的某个时刻被发现的可能性，因此，涉案专利权仍然是不稳定的。为了避免错误判决，最终合议庭认定，被控侵权产品与涉案外观设计专利相比，整体视觉效果既不相同，也不构成近似，被控侵权产品没有落入原告外观设计专利的保护范围，即以不侵权为由拒绝了对本案外观设计专利权的保护。

图8　生肖狗首、生肖鸡首和生肖蛇首

三、确定赔偿数额应考虑的因素

我国专利法第六十五条规定：侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定。实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。根据上述法律规定，法院在确定赔偿数额时应逐一审查四方面证据：①权利人的实际损失；②侵权人的非法获利；③专利许可使用费；④专利权类型、侵权行为的性质和情节等法定赔偿因素。在审判实践中，关于法定赔偿的酌定因素除了专利法规定的三种情况以外还应包括侵权行为持续的时间、范围和后果，侵权人的主观过错大小，专利权的价值在整个产品中的技术含量和利润贡献率等。以上考虑因素一般仅限于在被控侵权产品侵犯了一项专利权，如果被控侵权产品侵犯不同类型的知识产权，既有外观设计专利权，也有著作权，还有商标权，如何确定赔偿数额是目前审判实践中亟待解决的疑难问题。

在上海市第二中级人民法院审理的原告广东奥飞动漫文化股份诉被告上海华蒸贸易有限公司著作权和商标权侵权案件中，被告销售的涉嫌侵权玩具的外包装上有与原告作品相似的图案，且该玩具上同时标有与原告注册商标相似的标识。原告就被告侵犯著作权主张赔偿3万元，就被告侵犯商标权主张赔偿6万元。审理中，原告还明确表示其就涉案玩具还享有外观设计专利权，保留提起专利诉讼的权利。因此被告的一种行为侵犯或可能侵犯三项知识产权。由于原告尚未提起外观设计专利权诉讼，仅提起著作权和商标权诉讼，该类案件在确定赔偿损失的总额时应考虑以下因素：一是事先审查原告外观设计专利权的稳定性和侵权的可能性。可以要求原告提供相关生效的判决书或者专利复审委维持其外观设计专利权的决定书。二是如果该外观设计专利权的稳定性较高，被告侵权的可能性较大，在确定赔偿数额时应事先保留外观设计专利权案件的赔偿份额；反之则没有必要保留赔偿份额。三是根据外观设计专利权、著作权和商标权在被控侵权产品中所占的利润贡献率来分别确定赔偿数额。

【注释】

[1]上海市第二中级人民法院院官。

[2]法释（2009）21号，最高人民法院2009年12月28日发布，2010年1月1日生效；“人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或相近似。相同种类产品是指用途完全相同的产品。例如机械表和电子表尽管内部结构不同，但是它们的用途是相同的，所以属于相同种类的产品。”

[3]2010年版《专利审查指南》，2010年1月第1版，第1次印刷；“相近种类的产品是指用途相近的产品。例如，玩具和小摆设的用途是相近的，两者属于相近种类的产品。应当注意的是，当产品具有多种用途时，如果其中部分用途相同，而其他用途不同，则两者应属于相近种类的产品。如带MP3的手表与手表都具有计时的用途，两者属于相近种类的产品”。

[4]《专利审查指南2010》第一部分第三章第4.2节。

[5]中华人民共和国最高人民法院行政判决书（2010）行提字第6号第15页。

[6]张晓都：《论完善我国外观设计专利授权条件判断主体》，《科技与法律》，2011.2，p82。

[7]发明是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。中华人民共和国知识产权局：《专利审查指南》（2010），第170—171页。

[8]中华人民共和国知识产权局：《专利审查指南》（2010），第398页。

[9]张晓都：《论完善我国外观设计专利授权条件判断主体》，《科技与法律》，2011.2，第81页。