中国新专利法司法实施：问题与比较

Judicial enforcement of the new Patent Law：issues and comparison

张乃根^[1]1

摘要：2008年新专利法根据建设创新型国家的需要，立足于中国的具体情况，以完善专利法律制度、提高创新能力为宗旨。2009年新专利法司法解释贯彻这一立法指导思想，各级人民法院在近年来的司法实践中大力加强专利保护。本文着重分析有关新专利法的司法实施特点、若干规则和典型案例，并对中外专利法做了必要比较。

关键词：新专利法；司法实施；问题；比较

Abstract：The new Patent Law of 2008intents to improve Chinese patent system and capacities of innovation for the need to build an innovation－based country with Chinese characteristics.In accordance with this legislative purpose，the new judicial interpretation on patent law was made in 2009to be the guideline for the People’s Courts’enforcement of the new Patent Law.This paper is focused on judicial enforcement of the new Patent Law with analysis of its characteristics，some rules and cases from comparative perspectives.

Keywords：New Patent Law；Judicial enforcement；Issues；Comparison

2008年修正通过的《中华人民共和国专利法》^[2]（简称“新专利法”）是在2006年中国政府颁布《国家知识产权战略纲要》^[3]的背景下，以“建设创新型国家”为宗旨，不满足于仅仅履行包括世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协定》^[4]（简称“TRIPS协定”）在内的中国已参加国际知识产权条约的义务，而着眼于根据中国国情，完善专利法律制度，促进中国的知识产权核心竞争力的进一步增强。本文首先扼要评述创新型国家建设目标导向的新专利法修正及其与美国、日本、欧洲专利法的晚近发展的略比，然后依据最高人民法院2009年《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》^[5]（简称“2009年司法解释”），着重分析有关新专利法的司法实施特点、若干规则与典型判例，并进行必要的中外专利法比较，最后对已启动的中国专利法第四次修改^[6]提出一点建议。

一、创新型国家建设目标导向的新专利法及其比较

（一）创新型国家建设目标导向

创新是专利制度的本意。新专利法与先前中国三部专利法的不同之处在于：第一条明确以“提高创新能力”为立法宗旨^[7]，凸显了在新的形势下中国加快“提高创新能力”的迫切需要。中国自2001年12月11日正式加入世界贸易组织以来，进出口总量飚升，2009年跃居世界第一货物出口大国，2012年超越美国而成为世界第一货物贸易大国^[8]，从而推动国民经济快速发展，2010年成为世界第二大经济体，10年内可望成为第一大经济体^[9]。但是，中国的知识产权核心竞争力在全球仍比较落后^[10]，距离实现创新型国家的目标还有很长的路要走^[11]。因此，如何加快“提高创新能力”是中国能否实现在2020年建成“知识产权创造、运用、保护和管理水平较高的国家”这一战略目标的关键。

（二）新专利法的相应修改

新专利法多处体现了“提高创新能力”的立法宗旨。首先，提高专利授权标准。修改前专利法关于发明和实用新型专利的新颖性均指“在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”（第二十二条第二款）；外观设计的新颖性是指“同申请日以前在国内外出版物上公开发表或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似”（第二十三条）。这是相对新颖性的标准。随着我国专利申请及授权量的逐年攀高^[12]，如何改进我国专利质量，提高创新能力，已成为当务之急。新专利法对上述中国专利的新颖性条款做了重大修改：①发明和实用新型专利的新颖性“是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”；②“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中”。这样，凡是申请日以前在国内外为公众所知的技术或设计，均将失去其新颖性。这是绝对新颖性的标准。据此，中国明显提高了授予专利的“门槛”^[13]。

其次，鼓励向外国申请专利。新专利法第二十条废止了以前有关在中国国内完成的发明创造须先申请中国专利、后申请外国专利的限制性规定，允许先向外国申请专利（包括专利国际申请）^[14]。

再次，加大司法保护力度。新专利法第六十五条第一款明确了三种确定侵权损害赔偿的递进式方法：①“按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定”；②“实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定”；③“权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定”。该条款新增规定：“赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支”。同时，新增“一万元以上一百万元以下”的法定赔偿标准。

上述新专利法的修改与中国参加的包括TRIPS协定在内的国际知识产权条约义务的履行没有什么关系，完全是为了加快提高中国的创新能力。这表明中国专利立法已进入了一个更加主动积极的历史新阶段。

（三）与美国、日本、欧洲专利法的晚近发展的略比

在中国加快提高创新能力的步伐之时，美国、日本和欧洲等发达国家和地区也纷纷修改、完善各自的专利制度，以期进一步增强自己的知识产权核心竞争力。

美国国会于2011年9月16日通过了《美国发明法》^[15]（简称AIA），对现行美国专利制度做了重大修改。其中，最主要的是将美国传统的、几乎独一无二的（除美国，只有菲律宾采用）“发明在先制”（first to invent）改为世界上绝大多数国家采用的“申请在先制”（first to file），并从2013年3月16日起施行。根据AIA第102节：“（a）新颖性；现有技术——某人有权取得专利，除非①该要求权利的发明在该要求权利的发明的有效申请日之前已在出版物上说明，或者公开使用、销售，或被公众所知；或者②该要求权利的发明在第151节项下授予的专利中，或在第122（b）节项下已公开或被认为公开的专利申请已说明，且假如情况如此，在该说明中的专利或申请的姓名是另一发明人，并在该要求权利的发明有效申请日之前。”^[16]同时，美国专利法保留了给予发明人申请之前一年内市场销售等披露行为的宽限期例外，旨在鼓励发明人根据市场前景权衡申请专利的得失，并在必要时尽早申请。根据AIA第102节（b）款，该宽限期始于发明人或共同发明人公开披露其发明之日，期限为该要求权利的发明有效申请日之前一年内。作为世界上第一部成文的专利法，220多年来，美国专利法对于促进技术创新起到了无可比拟的作用^[17]。如今的修改将进一步提高美国专利审查的效率，减少不必要的发明申请冲突，同时继续秉承鼓励有效专利申请的美国传统。

日本于2011年6月8日颁布了专利法等多部知识产权法的修正法案^[18]，旨在完善专利等知识产权保护和利用制度，促进日本经济基于创新的持续发展，增强日本企业的全球竞争力。该修正法改善了日本的专利许可、合作研发和专利诉讼等制度^[19]，还采取了有点类似美国的宽限期制度。根据《日本专利法》第30条（2）款有关发明专利新颖性丧失的例外规定，在申请前六个月内专利申请人已公开其发明，如满足一定条件，可例外地不丧失新颖性^[20]。该修正法案未限制公开行为的方式，采取开放式的模式，进一步扩大例外条款的适用范围，包括了“作为有权获得专利的人之行为结果”而公开的发明^[21]。日本专利立法善于借鉴美国的专利制度，这就是其中一例。

欧洲专利制度也正在酝酿重大改革。欧盟理事会于2012年10月22日通过了旨在建立欧洲统一专利法院的协议草案^[22]，接着，又于同年11月19日宣布已达成最后协议，计划于2014年4月成立该法院^[23]。根据先前披露的协议文本，该法院将位于法国巴黎，同时在英国伦敦和德国慕尼黑设立分院，其管辖权包括欧洲专利和各国专利引起的诉讼^[24]。这一举措旨在加强各国对专利保护的合作，减少诉讼成本，促进发明创新，提高欧洲企业的市场竞争力。

比较发达国家和地区的最新专利立法动向，可见，大力促进创新能力已成为时代主流。逆水行舟，不进则退。中国必须加快相关立法及实施步伐。

二、新专利法的司法实施特点、规则及其比较

上文分析表明，当前的竞争形势咄咄逼人，由此不难理解为何新专利法刚刚实施两年多，中国就开始启动第四次专利法修改。对于今后的专利法修改而言，深入研究新专利法的司法实施，极为重要。

（一）新专利法的司法实施特点

新专利法的司法实施与最高人民法院的2009年司法解释密切相关。该司法解释共有20条。主要内容包括：①关于发明和实用新型专利的权利要求确定与解释（第一条至第七条），②关于外观设计专利的保护（第八条至第十一条），③关于未经许可使用专利的认定（第十二条至第十三条），④现有技术的认定（第十四条），⑤先用权抗辩（第十五条），⑥侵权赔偿的确定（第十六条），⑦新产品的认定（第十七条），⑧不侵犯专利权之诉（第十八条），⑨新法的适用（第十九条），⑩司法解释的适用（第二十条）。

与2001年最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干问题》^[25]（简称“2001年司法解释”）相比，2009年司法解释具有如下特点：①更注重实体法的解释，②对权利要求的确定与解释做了迄今最为详细的规定；③在“三重等同”（以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果）的等同侵权判定规则的基础上，进一步规定“全面覆盖原则”，要求“逐项技术特征的比较”；④对外观设计专利的保护作了专门解释；⑤新增了先用权抗辩、不侵犯专利之诉、新产品认定等新的解释。

根据对上海市、北京市、江苏省、浙江省和广东省高级人民法院及有关中级人民法院适用新专利法与2009年司法解释的部分判例调查^[26]，新专利法的司法实施呈现一些值得关注的特点。其一，适用修改后的新法条款比较集中。这包括新专利法第十一条第二款（外观设计的权项），第二十二条第四款（现有设计），第五十九条第二款（外观设计专利权的保护范围），第六十一条（新产品制造方法）和第六十五条第二款（法定赔偿）；2009年司法解释第二条（权利要求的解释），第三条（权利要求的界定），第七条（侵权的等同认定），第八条（侵权设计的认定），第十一条（外观设计的相同或近似认定），第十四条（现有技术抗辩），第十五条（先用权抗辩），第十九条（新法的适用）。其二，法定赔偿的水平较低。尽管新专利法第六十五条第二款将法定的侵权赔偿从原先的50万提高到100万，但是，绝大多数被认定侵权的法定赔偿均在10万以下。其三，涉外案件较少，多为国内企业之间的专利纠纷。其四，外观设计专利纠纷较多。这也说明新专利法司法解释增加对外观设计专利的保护作了专门规定，完全必要。其五，新规则的变化明显，尤其是等同侵权的认定规则变化对司法实施具有很大影响。

（二）新专利法的司法实施若干规则

1.关于等同侵权的判定规则

尽管新专利法第五十九条关于发明或者实用新型专利权的保护范围延续了自1984年专利法以来的规定，没有任何改变，即“以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，但是，在2001年司法解释第十七条的等同侵权判定规则基础上，2009年司法解释第七条采用了“逐项技术特征的比较”方法，即“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”上海、江苏两地的以下典型判例充分说明了这一规则的新发展。

其一，在“宁波悦祥机械制造有限公司诉上海昶意机械制造有限公司侵害发明专利权纠纷案”^[27]中，上海市第二中级人民法院在判定被控侵权方案是否落入涉案专利的权利要求1的保护范围时，依据2009年司法解释第七条，逐一比对两者的7个技术特征，其中只有技术特征4不相同。但是，该法院援引2001年司法解释第十七条，根据“三重等同原则”，即“以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果”，判定被控侵权方案的技术特征4（气弹簧）与涉案专利的权利要求1的技术特征4（锁定装置）属于同等特征，并强调“本领域的普通技术人员可以不花费创造性劳动就能想到并实现利用工业标准件气弹簧来替换涉案专利中的锁定装置”。这说明，2001年司法解释第十七条规定的“三重等同原则”与2009年司法解释第七条“全面覆盖原则”没有不一致，可以继续适用。然而，上海市高级人民法院经复审撤销了该原判^[28]。其理由如下：“本院认为，经比对，首先，被控侵权产品的技术特征4′气弹簧的结构与涉案专利权利要求1中技术特征4的具体实施方式A1、A4不相同。其次，涉案专利权利要求1中技术特征4的具体实施方式A1、A4采用的是机械弹簧式的锁定装置，通过拉动插销拉手体而使插销插入或者抽出插销孔从而使伸缩杆在伸缩杆套管中的轴向滑动来实现‘控制前车架和后车架间夹角变化’；被控侵权产品采用的是气弹簧式的锁定装置，通过开启、关闭控制阀门来控制气缸桶内的压力平衡从而使活塞杆在气缸桶中进行轴向滑动来实现‘控制前车架和后车架间夹角变化’。技术特征4′使用的气弹簧与技术特征4的具体实施方式A1、A4的工作原理不相同，两者的技术手段并不相同，也非基本相同。由于技术特征4′与技术特征4两者使用的手段并不基本相同，因此，被控侵权产品的技术特征4′与涉案发明专利权利要求1的技术特征4既不相同，也不等同。”

可见，在事实清楚的前提下，对“三重等同”的分析不同，得出的结论完全不同。上海市高级人民法院强调被控侵权产品的技术特征4′为“气弹簧”的锁定装置，而涉案专利权利要求1中技术特征4的具体实施方式A1、A4采用的是“机械弹簧式”的锁定装置，两者工作原理、技术手段既不相同，也非基本相同。显然，该终审判决更加依赖2009年司法解决第七条，并倾向于较严格的等同判定标准。

其二，江苏省高级人民法院2012年5月撤消江苏省南京市中级人民法院（2010）宁知民初字第566号民事判决的终审判决^[29]。关于该案争议焦点，即，被告制造涉案排水管的方法及装置是否侵犯了原告的发明专利权，一审判决被告制造管道的方法及装置分别落入原告专利独立权利要求2、6的保护范围，但是，终审判决推翻了这一判决。理由如下：权利要求2是一项方法权利要求，其在主题名称部分引用了在先的产品权利要求1的内容，即，“一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管道的方法”，权利要求这样撰写的目的仅在于简化权利要求的撰写形式，权利要求2实际上相当于“一种制造包括一个塑料管体和与管体成一体的加强肋，加强肋内复合有增强钢带，其特征在于钢带上有若干矩形或圆形通孔或钢带两侧轧制有纹路，两个加强肋之间塑料形状具有中间凸起，管体的端部具有一个连接用的承接插头，承接插头的连接部具有密封胶或橡胶圈的一种钢带增强塑料复合排水管道的方法，其特征在于……”。根据2009年司法解释第七条规定，人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。将被控侵权技术方案与权利要求2所记载的全部技术特征对比，可以明确，至少权利要求2中涉及的上述“钢带上有若干矩形或圆形通孔或钢带两侧轧制有纹路”和“两个加强肋之间塑料形状具有中间凸起”两个技术特征在被控侵权技术方案中都没有出现，故被告生产被控侵权产品的方法未落入引用在先权利要求的权利要求2的保护范围之内，不构成专利侵权。一审判决在确定权利要求2的保护范围时认定“一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管的方法”这一主题名称不属于技术特征，不具有限定作用，从而认定被告构成专利侵权，其对专利主题名称的性质及作用的理解有误，应予纠正。同理，被告制造涉案排水管的装置也未落入引用在先权利要求的权利要求6的保护范围之内，同样不构成专利侵权。

该案终审判决的关键在于适用2009年司法解释第七条，通过将被控侵权技术方案与权利要求2所记载的全部技术特征对比，认定至少权利要求2中涉及的两个技术特征在被控侵权技术方案中都没有出现，故被控侵权产品的方法不构成专利侵权。

从目前司法实践中可见，将2009年司法解释第七条与2001年司法解释第十七条相结合判定专利侵权的等同，已成为惯例。各地法院运用“三重等同原则”的实践基本上都恪守这一点，即，等同原则仅适用于被控产品中的技术特征与涉案专利中相应的必要技术特征是否等同，而不适用于被控产品作为整体技术方案与涉案专利所限定的技术方案是否等同。换言之，这是逐一技术特征的等同认定，而不是作为整体的技术方案的等同认定。然而，江苏省高级人民法院在“胡贝尔和茹纳股份公司诉常州市武进风市通信设备有限公司侵犯发明专利权纠纷案”^[30]中却认为，由于涉案专利权利要求1的紧固套设置技术特征内容中所有的必需技术特征是作为一个整体来实现卡锁—压紧这一独立功能的，因此在进行等同比对时，不应将实现该功能的所有必需技术特征再进行分解，而是应当将紧固套设置技术特征的内容作为一个总的技术特征与被控侵权产品的相应实施方式进行整体比对。这值得商榷。

根据2009年及2001年司法解释，应将被控侵权产品与涉案专利权利要求的全部技术特征逐一对比，而不应将必需技术特征“作为一个整体”来比较。该案被控侵权产品的碟形多齿锁紧片与涉案专利权利要求1中可径向扩张的紧固套11的技术特征是否等同是比较对象：前者的弹簧手段与后者的径向可弹性扩张手段是否基本相同，前者采用弹簧片内齿前端抵住配对插头压紧面的方式实现卡锁—压紧功能与后者“可以与配对插头3上的一个压紧面13卡锁并且将所述压紧面13上的一个径向力转变为一个轴向分力，该分力将外导体接触面9，10相互压紧”的功能是否相同（参见本书选编案例6附图），两者达到的效果是否基本相同。显然，两者手段、功能基本相同。就效果比较而言，江苏省高级人民法院判定，前者不需另外的锁紧装置予以配合就能达到稳定而持久的连接效果，后者在权利要求1中未限定锁紧套这一组成部分时，仅靠紧固套设置这一个技术特征无法达到稳定而持久的连接效果，因此，两者达到的效果不是基本相同。然而，涉案专利说明书记载了“本发明的另一个结构，即通过一锁紧套将紧固套包围，尤其能保证持久的压紧力”。这恰恰说明如果结合说明书及附图解释涉案专利权利要求1中的紧固套11的技术特征，两者达到的效果也是基本相同的。

2.关于权利要求的解释规则

自1984年专利法至今，包括新专利法在内，有关权利要求的解释规定一直如此，即，“说明书及附图可以用于解释权利要求”。同时，相应的专利法实施细则规定：权利要求书应当记载发明或者实用新型的技术特征^[31]。有关审查指南进一步规定：“通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。”^[32]针对这一规定，2009年司法解释第四条明确：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”这是一项解释权利要求的新规则。在司法实践中已碰到了此类问题^[33]，而且，已有若干适用该新规则的判例。譬如，在“曲声波诉新世界（中国）科技传媒有限公司等侵犯实用新型专利权纠纷案”^[34]中，原告曲声波对上海市第一中级人民法院判决驳回其诉讼请求不服，提起上诉。上海市高级人民法院认为，涉案专利权利要求1中记载的一项技术特征为“到站预报电子显示屏”，描述了该特征所要实现的“到站预报”功能，但是，权利要求中未记载实现该功能的具体技术手段，故该“到站预报电子显示屏”是一项功能性特征。根据2009年司法解释第四条，由于在专利说明书中没有描述实现该功能的相应具体实施方式，因此直接根据涉案专利权利要求1中“到站预报电子显示屏”功能特征本身的记载确定该功能特征的内容，该功能特征的内容就会解释为覆盖能够实现相应功能的所有具体实施方法，从而超出涉案专利权利保护范围。从这一点看，该涉案专利说明书是有瑕疵的，从而导致其权利范围的不确定性。为此，上海市高级人民法院判定：“由于涉案专利权利要求1的保护范围不能确定，故无论被控侵权站亭的技术方案如何，上诉人曲声波的侵权指控均不能成立。”

在上述“胡贝尔和茹纳股份公司诉常州市武进风市通信设备有限公司侵犯发明专利权纠纷案”一、二审中的首要争议都是涉案专利权利要求1描述紧固套11的技术特征是否属于功能性技术特征。自1984年以来，我国前三部专利法（1984年、1992年和2000年修正）第二十六条第四款均规定“权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围”；2008年修正的新专利法二十六条进一步规定：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。专利法本身没有规定权利要求的撰写，但是，自1985年以来，我国专利法实施细则均明文规定：“权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征”。至于何谓“功能型技术特征”，实施细则未曾界定。专利审查指南（2010）第二部分第二章3.2.1规定：“通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。”2009年司法解释第四条规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”但是，该司法解释对何谓“以功能或者效果表述的技术特征”未作进一步解释。江苏省高院对功能性技术特征的涵义、解释和侵权判断逐一作了法理性说明。

关于功能性技术特征的涵义。江苏省高院认为：对于要求保护产品的技术方案而言，一般应在权利要求中用结构等特征来限定，即在权利要求中限定该产品或装置的各个部件的具体结构、形状、构造等机械构成，以及各部件之间的连接关系、位置关系、配合关系等相互关系。当这类权利要求中的某一技术特征未采用前述方式限定，而是采用所属技术领域非公知的技术术语命名，且对所属领域技术人员而言仅表述该特征在整体技术方案中所起的作用、功能或最终达到的效果，而且在说明书中也未以穷尽限定的方式明确或隐含地将该特征限定于某种或某几种具体结构时，则上述技术特征构成功能性技术特征。

该案关键在于江苏省高院运用其关于功能性技术特征的法理性说明，判定涉案专利权利要求1紧固套设置技术特征属于功能性技术特征。值得留意的是：专利审查指南（2010）明确：“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。”江苏省高院判定该案原告专利权利要求1紧固套设置技术特征为功能性技术特征的理由之一是“尽管涉案专利的说明书仅以一个实施例载明了紧固套的具体结构形式，但说明书并未将权利要求1中紧固套设置技术特征明确界定为仅包括该种结构。而且本领域的普通技术人员通过阅读说明书，结合考虑现有技术的内容，也不能从说明书的其他内容中隐含得出紧固套设置技术特征仅包括该实施例中载明的紧固套的具体结构。”

3.关于侵权设计的认定规则

根据新专利法第五十九条第二款修改增加的“简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计”，2009年司法解释第九条规定：“人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。”上海市第一中级人民法院2010年12月判决的一起侵权设计案件是相关典型案例^[35]。该案原告的外观设计专利是“笔记本电脑台”，该专利的“简要说明”称该笔记本电脑台的台面能上下移动，并且能旋转倾斜。该案焦点是被控侵权产品的外观与专利外观是否相同或相似。法院认为：两者仅在桌面部分具有区别，即被控侵权产品为了实现防滑效果，在桌面上设计了挡条以代替弧形边缘线，其余设计特征与专利设计基本相同，而挡条的位置与专利设计中的边缘线位置亦相同。因此，从两者的整体对比来看，构成近似，被告产品落入原告专利权的保护范围。

（三）比较美国专利法的晚近司法实施

AIA的施行日期根据不同的修改而定。譬如，包括AIA第102节（a）款（申请在先）和（b）款（宽限期）在内的关于新颖性条件的规定，AIA第103节（a）款（判定申请专利的发明非显而易见性的日期从发明之日改为申请之日），AIA第119条（a）款（优先权）和第120节（删除最佳方式要求）等修改条款，从2013年3月16日起施行，关于最佳方式披露条款的AIA第112节（a）款（保留最佳方式披露的要求）和第282节（3）（A）款（未披露最佳方式不再是撤消已授予专利或被告抗辩的理由）等修改条款，从2012年9月16日起施行。这些修改将完全或部分改变先前的一些美国专利法先例，包括在现行发明在先制下的一系列判例^[36]，提供最佳方式的特别要求相关判例^[37]。新的判例将如何解释AIA有关条款，人们拭目以待。

与AIA未修改的美国专利法有关的晚近司法实施，包括等同侵权的认定和权利要求的解释规则，尤其值得关注。在等同侵权的认定方面，美国最高法院“格雷弗油罐制造公司诉林德航空用品公司”案（1950年）依然是最重要的现代有效先例^[38]，“沃纳－詹金森公司诉希尔顿.戴维斯化学公司”案^[39]所明确的“逐一要素”分析的规则以及禁止翻悔规则，迄今没有改变^[40]。2009年司法解释第七条很大程度上借鉴了美国的等同侵权认定规则。但是，在美国司法实践中，“三重相同”规则并没有被明确地取消，而是作为一种分析等同侵权的所谓“语言框架”（linguistic framework）加以保留。我国法院在适用2009年司法解释“逐项技术特征的比较”规则时，也继续适用2001年司法解释第十七条第二款的“三重相同”规则。

在权利要求解释方面，美国联邦上诉法院的“飞利浦诉AWH公司”案^[41]确立的解释规则包括必须考虑系争权利要求的具体语言、其他权利要求的语言、说明书和审查历史等^[42]。2009年司法解释第三条规定：“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。”这与所谓的“飞利浦规则”相似。上文举例的（2012）苏知民终字第0021号判决（详见本书选编案例7）推翻了一审法院关于原告的专利权利要求6中“设置承插接头的装置”的“装置”含义解释。一审法院根据说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求等对之进行解释，认为权利要求6中“设置承插接头的装置”作为上位概念，是管材、管件和设置承插接头的设备、仪器等的总称。被告在不锈钢卡箍连接与电热熔带连接过程中，必然使用管材、管件以及其他设备、工具、仪器等，这在被告的宣传册连接方式的介绍附图中也可以明确看到。故被告侵权产品具有“在钢带增强塑料排水管的端口设置承插接头的装置”这一特征。一审法院由此判决被告生产排水管道的装置具有原告专利权利要求6记载的全部技术特征，落入权利要求6的保护范围。终审判决以一审判决在确定权利要求2的保护范围时认定“一种制造权利要求1所述的钢带增强塑料排水管的方法”这一主题名称不属于技术特征，不具有限定作用，从而认定被告构成专利侵权，其对专利主题名称的性质及作用的理解有误，应予纠正。同理，被告制造涉案排水管的装置也未落入引用在先权利要求的权利要求6的保护范围之内，同样不构成专利侵权。然而，该案终审判决未对其解释系争权利要求的方法做进一步的阐明，不能不说是一个缺憾。

三、进一步修改专利法的建议

（一）中国专利法的第四次修改草案

根据2012年9月公布的《专利法修改草案》（征求意见稿）以及说明^[43]，已启动的中国专利法第四次修改着重针对我国专利制度运行中保护不力的突出问题，提出有针对性的解决措施，设立符合中国国情的制度，充分发挥行政执法和司法保护两种途径各自的优势和作用，有效维护专利权人的合法权益并最大限度地节约当事人的成本和社会资源，充分激发全社会的创新活力，为加快转变经济发展方式、建设创新型国家提供有力的制度支撑。拟定修改旨在：①解决专利维权“举证难”问题，赋予司法机关和行政执法机关调查取证权；②解决专利维权“周期长”问题，增加管理专利工作的部门对侵权赔偿额的判定职能和明确无效宣告请求审查决定的生效时间及相关后续程序；③解决专利维权“赔偿低”问题，增设对故意侵权的惩罚性赔偿制度；④解决专利维权“成本高，效果差”的问题，赋予管理专利工作的部门查处和制止恶性侵权行为的职能。

（二）对专利无效宣告制度的修改与建议

下文对明确无效宣告请求审查决定的生效时间及相关后续程序这一修改，提出一些看法和建议。根据1984年专利法规定（1992年专利法未修改），任何单位或者个人对已授权专利权可请求专利复审委员会宣告该专利权无效；对宣告发明专利权无效或维持的决定不服可向人民法院起诉。根据中国有义务履行的TRIPS协定三十二条“对任何有关撤销或宣布一专利无效的决定应可进行司法审查”，2000年专利法将可起诉的宣告专利权无效的范围扩展到实用新型和外观设计。在司法实践中，人民法院限于判断所争议专利权是否符合法定授权实质条件等问题，而不直接判决专利权是否有效。最高人民法院2008年再审的一起宣告外观设计专利权无效案件进一步明确了这一做法^[44]。北京市第一中级人民法院对专利复审委员会关于宣告涉案外观设计专利无效的一审判决维持了无效决定；^[45]北京市高级人民法院认为专利复审委员会宣告本专利无效，属于理解和适用法律错误，一审判决维持无效决定，亦属不当，判决撤销一审和专利复审委员会决定，维持涉案外观设计专利权有效^[46]。专利复审委员会对该终审判决不服，向最高人民法院申请再审，不仅认为二审判决引入了关联外观设计制度，是对现有法律的突破，而且认为二审判决直接判决维持本专利权有效，是司法权代为行使行政权。最高人民法院判决撤销该案终审判决，维持一审判决，强调：“根据行政诉讼法的有关规定，人民法院审理专利无效行政纠纷案件，应当对被诉行政决定的合法性进行审查，虽然在审查中可以对所争议专利权是否符合专利法规定的专利授权实质条件等问题作出判断，但不宜在判决主文中直接表述专利权的效力。原二审判决直接维持本案争议专利有效不当。”这就是说，人民法院不对涉案专利是否有效作出直接判决。

基于这样的司法实践，只是为了解决专利法及其实施细则对于无效宣告请求程序中专利复审委员会审查决定的生效时间未作明确规定，因而行政实践中有不同的理解和操作，导致许多侵权纠纷出现“周期长”的问题，《专利法修改草案》（征求意见稿）第四十六条新增第二款：“宣告专利权无效或者维持专利权的决定作出后，国务院专利行政部门应当及时予以登记和公告。该决定自公告之日起生效。”(www.xing528.com)

但是，对专利复审委员会的决定所作司法审查不能直接判决涉案专利权是否有效，可能导致这样的“踢皮球”情况，即，如果人民法院判决专利复审委员会的决定存在不符合专利法规定的专利授权实质条件等问题，由专利复审委员会重新复审后，当事人再次提起行政诉讼这样的不良循回。如何解决这一现实问题，由国务院专利行政部门负责的专利法第四次修改似乎一如既往地不予涉及。诚然，在目前中国司法体制下尚难以建立类似美国CAFC可直接判决专利无效的上诉法院。因此，这一问题无法被根除。

日本专利制度也存在与中国类似的问题。日本2011年专利法修正法案的相关做法值得借鉴。该法案部分改变了先前的专利无效宣告制度，规定在日本知识产权高等法院对日本特许厅有关专利无效决定作出判决后，专利权人不能就系争的专利再向特许厅申请改正专利权的复审，同时，特许厅在作出涉案专利无效的决定之前，先通告专利权人，以便其有机会改正其专利的权利要求^[47]。但是，这一修改没有根本解决司法审查作出撤消行政决定之后的循回诉讼问题。

因此，在难以根本改变中国专利无效宣告制度的情况下，建议参考日本经验，中国专利法第四次修改，第四十六条增加如下二款：①专利复审委员会在作出宣告专利权无效的决定之前应通知专利权人，由专利权人选择是否改正无效专利。②在人民法院对宣告专利权无效的行政决定作出维持判决之后，专利权人不可向专利复审委员会提起改正专利的请求。

【注释】

[1]复旦大学特聘教授，复旦大学知识产权研究中心主任，法学院国际法专业博士生导师。

[2]《中华人民共和国专利法》（修正），2008年12月27日通过，2009年10月1日起施行。

[3]《国家知识产权战略纲要》（2006年6月6日）。见国家知识产权战略网：http://www.nipso.cn/onews.asp？id＝9592（2013年3月15日访问，以下访问日期相同，略）。

[4]《与贸易有关的知识产权协定》（中英文对照），载《世界贸易组织乌拉圭回合多边贸易谈判结果法律文本》，北京：法律出版社，2000年10月版。

[5]最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2009年12月21日最高人民法院审判委员会第1480次会议通过，自2010年1月1日起施行）。

[6]国家知识产权局于2011年底启动以“加强专利保护、加大执法力度”为目标的第四次专利法修改准备工作。见国家知识产权局网站：http://www.sipo.gov.cn/yw/2012/201207/t20120711-723197.html。

[7]前三部专利法（1984年、1992年第一次修正、2000年第二次修正）第一条均为“为了保护发明创造专利权，鼓励发明创造，有利于发明创造的推广应用，促进科学技术进步和创新，适应社会主义现代化建设的需要，特制定本法”。新专利法（2008年第三次修正）第一条为：“为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。”

[8]2009年中国的货物出口总额为12020亿美元，跃居全球第一，当年德国（11260亿美元）和美国（10560亿美元）位居第二、第三。见世界贸易组织网站：http://www.wto.org/english/res-e/statis-e/its2010-e/its10-world-trade-dev-e.htm。2012年中国的货物进出口总额为38668亿美元，见《2012年国民经济和发展统计公报》（2013年2月22日）；2012年美国的货物进出口总额为38635亿美元，见US.International Trade in Goods and Services，Exports，Imports and Balance，见美国联邦统计局网站：http://www.bea.gov/newsreleases/international/trade/tradnewsrelease.htm，中国已成为全球第一货物贸易大国。

[9]2010年中国国民生产总值（GDP）397983亿人民币（约合63172亿美元，汇率6.30∶1），超过日本54742亿美元，见新华网：http://news.xinhuanet.com/fortune/2011-02/14/c-121074485.htm。以2012年国民生产总值（GDP）为例，美国156815亿美元，相比2004年的118533亿美元，年均增长约4785亿美元，美国联邦统计局网站：http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2013/pdf/gdp4q12-2nd.pdf；中国519322亿元，约值82694亿美元（人民币以当年年底汇率6.28∶1换算），相比2004年136515亿元（以当年年底汇率8.09∶1换算，约值16875亿美元），年均增长约8227亿美元，中国国家统计局网站：http://www.stats.gov.cn/tjgb/。可见，中国近年来GDP绝对量增加速度是美国的近一倍。按此趋势，中国在未来十年可能成为全球第一大经济体。

[10]以《专利合作条约》（PCT）专利申请总量为例，尽管中国近年来增长速度最快，但是2011年仍为全球第四（16402）。美国（49058）、日本（38774）、德国（18851）名列前三位，截至2012年11月统计，中国继续居第四位。见世界知识产权组织网站：http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country-profile/。

[11]我国提出在2020年进入创新型国家行列，其中目标之一是每万人口发明专利拥有量指标。美国、韩国和日本已分别超过30件、70件和100件。我国2012年才只有3.3件。见报道“我国现在还远不是创新型国家”，载《解放日报》，2013年3月15日第3版。

[12]2010年中国首次成为受理发明专利申请量第二大国（391177件），美国（490226件）、日本（344 598件）
为第一、第三大国，见2012WIPO IP Facts and Figures，p17；2011年中国国家知识产权局又超过美国专利商标局成为全球第一大专利局，见http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2013/article-0025.html。

[13]三种专利授权2009年581 992件，2010年814 825件，2011年960 513件，增幅明显减少。见国家知识产局专利统计年报（2009年、2010年、2011年）。但是，2012年又快速增加30.7%，达到125.5万件。见国家知识产权局《专利统计简报》（2013年第01期）。

[14]譬如，我国向美国申请发明专利的数量近年为：2009年1 655件，2010年2 657件，2011年3 174件，呈
明显增长趋势。见美国专利与商标局网站：http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm。

[15]The Leahy－Smith American Invents Act，Public Law 112－29，125Stat.284（Sept.16，2011）.

[16]The Leahy－Smith American Invents Act，Public Law 112－29，sec.3（b），125Stat.284，effective March 16，2013.

[17]参见张乃根：《美国专利法：判例与分析》，上海：上海交通大学出版社，2010年6月版。

[18]《特许法等部分修正法案》（Act on Partial Revision of the Patent Act，etc），2011年6月8日颁布，2012年4月1日起施行。

[19]见Bill to Partial Amend the Patent Act.日本经济产业省网站：http://www.meti.go.jp/english/press/2011/0311-01.html。

[20]《特许法》（Patent Act，Act No.121of 1959，Amendment，Act No.109 of 2006）。

[21]Article 30（2）of the Patent Act.This Article expands the scope of application of the provision on exception to lack of novelty of invention from invention announced under limitations to inventions that have become publicly known“as a result of an act of the person having the right to obtain a patent”so as to fully cover inventions that have become publicly known through forms of publication that should have been covered by the provision.

[22]Single European Patent，Document No.15266/12（22－10－2012）.

[23]European Parliament set to unify the European Patent System（November 20，2012），http://www.jdsupra.com/legalnews/european-parliament-set-to-unify-the-eur-91096/.

[24]Latest Draft of European Patent Court Agreement Released.知识产权观察（Intellectual Property Watch）网站：http://www.ip-watch.org/2012/09/28/latest-draft-of-european-patent-court-agreement released/。

[25]最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2001年6月19日最高人民法院审判委员会第1180次会议通过。自2001年7月1日起施行）。

[26]根据“中国知识产权裁判文书网”（http://ipr.court.gov.cn/）等公开的2010年1月至2012年12月期间适用新专利法及2009年司法解释的部分判例。对部分判例的评析，参见本书《调研报告》；所调查的400多件案例也可在复旦大学知识产权研究中心网站查阅：http://www.ipcenter.fudan.edu.cn/。

[27]（2011）沪二中民五（知）初字第106号。

[28]（2012）沪高民三（知）终字第10号。

[29]（2012）苏知民终字第0021号。

[30]（2011）苏知民终字第0139号。

[31]《专利法实施细则》（2010修订）第十九条。这一规定自1985年《专利法实施细则》颁布以来，也无实质改变。见《专利法实施细则》（1985年1月19日国务院批准。中国专利局公布）第二十条：“权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征”。

[32]《专利审查指南（2010）》（2010年1月21日国家知识产权局令第55号公布，自2010年2月1日起施行）。

[33]见报道：《上海市第一中级人民法院知识产权庭举办的“功能性限定技术特征专利权利要求解释研讨会”》。http://www.ipcenter.fudan.edu.cn/s/124/t/386/9f/f6/info40950.htm。与会专家学者围绕两起专利侵权纠纷案涉及的功能性限定技术特征专利权利要求的解释，结合最高人民法院有关司法解释、我国与美国、德国、日本等专利申请、审查、侵权纠纷审理的实践，尤其是技术发展日新月异的通信领域相关实践，深入讨论了有关理论与实际问题。

[34]（2010）沪高民三（知）终字第89号。

[35]（2010）沪一中民五（知）初字第24号。

[36]这些将完全或部分改变的判例，见前引张乃根：《美国专利法：判例与分析》，第三章第一节至第六节。

[37]见前引张乃根：《美国专利法：判例与分析》，第四章第三节、第四节。

[38]Graver Tank ＆Mfg.Co.v.Linda Air Products Co.339U.S.605（1950）

[39]Warner－Jenkinson Company v.Hilton Davis Chemical Co.520U.S.17（1997）

[40]尤其是禁止翻悔规则在美国最高法院2002年“费斯图集团诉肖克特素公司”案（Festo Corp.v.Shokestu Kinnzoku.535U.S.722）和美国联邦上诉法院2008年“霍尼韦尔诉森斯特拉德”案（Honeywell v.Suntrand.CAFC 2006－1602）得到进一步的确认。

[41]Philips v.AWH Corp.（Philips I）376F.3d1382（Fed.Cir.2004）；Philips v.AWH Corp.（Philips II）415F.3d1303（Fed.Cir.2005）（en banc）.

[42]见Michael Saunders，A Survey of Post－Philips Claim Construction Cases，22Berkerly Tech.L.J.215 （2005）.

[43]《中华人民共和国专利法修改草案》（征求意见稿），《关于专利法修改草案（征求意见稿）的说明》。http://www.sipo.gov.cn/yw/2012/201208/t20120809-736772.html。

[44]专利复审委与科万商标投资有限公司、原审第三人佛山市顺德区信达染整机械有限公司专利无效行政纠纷案，最高人民法院（2008）行提字第4号。

[45]北京市第一中级人民法院（2006）中行初字第540号。

[46]北京市高级人民法院（2006）高行终字第469号。

[47]前引《特许法等部分修正法案》，Article 126（2），Article 134－3，Article 156，Article 163－2，Article 181，
and Appended Table of Article 195（2）.