专利法律法规及专利实务可视化攻略

答复，首先需明确答复的对比对象，是现有技术和/或抵触申请对比申请中的专利。

考查考生作为专利申请人的代理人，你的答复思维和相关答复流程知识点，以及答复时如何修改权利要求书等。

很多没接触过现实中专利实务的考生，应该听说过《审查意见》，但没见过原貌，没见过原貌虽然不影响答题，但总会有些别扭，我之前也是，做了很多答复题，连正式的《审查意见》都没见过，总觉得缺点什么。那么审查员审查结论性意见是怎样的？我们先来看一下“第一次审查意见通知书”原貌吧（见图9-1和图9-2）。

看审查意见，最关键是看第6、第7项，一个是“审查结论性意见”，另一个是“基于上述审查结论性意见”，基于实务考试，主要看第6项。第6项中所列的，就是对于专利申请审查的内容：

（1）B4不符合A2的规定（不符合专利法对发明创造的定义）；

（2）B4不符合A9.1的规定（同样的发明创造不得重复授权）；

（3）B4不具备A22.2的规定的新颖性；

（4）B4不具备A22.3的规定的创造性；

（5）B4不具备A22.4的规定的实用性；

（6）B4属于A25规定的不授予专利权的范围；

（7）B4不符合A26.4的规定（B4未以B5为支持/B4保护范围不清楚）；

（8）B4不符合A31.1的规定（权利要求之间缺乏单一性）；

（9）B4不符合A33的规定（修改超原B4及B5记载的范围）；

图9-1　“一通”第1页

图9-2　“一通”第2页

（10）B4不符合X19的规定（B6附图的撰写要求）；

（11）B4不符合X20的规定（B4撰写的总体要求；X20.2为B4－d的“必特”要求）；

（12）B4不符合X21的规定（应当有B4－d，－Q、划界、－T满足形式要求）；

（13）B4不符合X22的规定（B4－c的形式撰写规定）；

（14）申请不符合A26.5或者X26的规定（不符遗传资源有关规定）；

（15）申请不符合A20.1的规定（不符保密审查的规定）；

（16）分案申请不符合X43.1的规定（分案申请超原B4及B5公开的范围）；

了解专利申请意见通知书的审查范围，也就了解了驳回的范围（X53），如果申请不满足驳回的情形，审查员至少给申请人一次修改的机会，申请人应该知道答复的范围也是如上的范围，不根据审查员要求的答复，甚至于超出了审查范围的答复或者修改，都是不被接受的。

研究答复审查，我们又要研究技术领域、技术问题、技术方案（技术特征）和技术效果了。我们先看一下答复的典型模板（不含前序引子和结尾的总述客套）。

（1）修改说明，含说明修改不超范围套话；

（2）答复新颖性；

（3）答复创造性；

（4）答复单一性；

（5）答复得到说明书支持（直接记载和毫无疑问地推出）；

（6）答复不清楚（克服引用的不清楚）；

（7）总结部分。

如上就是答复的模板框架，现在结合技术领域、技术问题、技术方案（技术特征）和技术效果，进行逐一讲解：

答复前有个基础工作需仔细做好——分析对比文献的种类（拿出时间轴工具，把本申请的时间轴先画出、标上申请过程中的各重要日期的时间节点）。在（逐一）画出对比文献的时间轴时，请按照如下的步骤，不可遗漏、不要跳跃。

1．是否有（本身就是）优先权文本

在是的情况下，进一步区分是部分优先权还是一般优先权、部分优先权还是多项优先权，在有部分优先权或者多项优先权的情形下，这步的时间轴就需画得更复杂些了。

在不是的情况下，进入第2步。

2．是否是抵触申请

在是的情况下，标记为E，提醒该文献只在对比新颖性时出现，对比创造性时不得出现。

在不是的情况下，进入第3步。

3．是否现有技术

在是的情况下，评论新、创都不受影响；

在不是的情况下，标记为“NO”，在答题的时候，不使用此步，并需说明不使用的原因。

看一下流程图9-3吧：

图9-3　对比文献分类

以上三步骤和分类图是一般性区分法，其中有一个很复杂的情况没说，怕被各位弄混淆。现在单列出来说，就是第一步后，如果是部分优先权或多项优先权的，也要分辨一下是否抵触申请的。这里分析结论的每一步都要标记一下，为之后的新、创性评价做准备。

简单讲答复新颖性就是找其中不同，答复创造性就是强调有效果无启示。

1．答复中的新颖性问题

一般考试的时候，审查员给到的“没有新颖性的审查意见”一般是正确的。如果新颖性都被考生质疑，后面的创造性等考点就没法接着考了，或者说，如果考生在答复新颖性的时候拒绝接受，拼命抵抗，那创造性的焦点也就提前至新颖性抵抗的那个特征上了。

考试毕竟是考试，现实过程中承认没有新颖性也就结束了，但是考试中还要有个承认的过程，就是承认没有新颖性的过程，要采用单独对比原则逐篇对比，逐篇对比过程中还要分析每篇对比文件的性质，如现有技术还是抵触申请等等，每篇对比过程中还要有先后次序，技术领域同否？技术问题同否？这些都要提及，具体的技术特征对比，是因为相同导致的没有新颖性，还是上下位导致的没有新颖性，都得分析、说明到位。这些都是考点，每个点都有分值的。这个过程，不是考你分析的结论，而是规范你分析的过程，这会影响到以后执业的工作过程。

看一下新颖性判别总结表（见图9-4）。

图9-4　技术特征新颖性判别

注意，这里没有提到“抵触申请的惯用手段”这一概念。这个知识点涉及是否是本领域普通技术人员的知识范畴。所以，它是知识点但不是考点，一般不会考。考生自己也不要在这个知识点上“自作多情”，这点如果认识不清，出了问题，一般也是“明年请早”的大问题。

（特别提醒：下面的内容，如果是本年需要参加实务考的考生请勿看，直接跳过后，继续阅读创造性问题！）

新颖性的判别原则是排除掉同样的发明创造，而后继续以单独对比的形式研判，强调一下在OA（审查意见）答复中的对比对象是专利申请的单个权利项与单篇文献，这2个概念我们都必须先澄清一下，一个权利要求是否为单个的权利项？不一定，一个权利要求≥单个的权利项，比如权利要求中的技术方案中有用“和/或”连接起来的技术特征，相当于一个权利要求＝3个权利项，但是如果是上位概括的权利要求则是单个权利项。

单篇文献的概念，如果一篇文献中有三个实施例，我们能否将三个实施例里的特征抽离出来组合后对比之前的单个权利项呢？当然不可以，《审查指南》是这么描述的：

判断新颖性时，应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求，分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较，不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合，或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。即判断发明或者实用新型专利申请的新颖性适用单独对比的原则。这与发明或者实用新型专利申请创造性的判断方法有所不同（参见第十章第三节）。

在读到这里时，千万注意本段的前提要求：“考生勿看”，换句话说，本节里说的是真实的实务。举例说明吧：

本申请的方案是，一个有柄的三角形杯子，还带个杯盖；

一篇文献中三个实施例公开的是，

实施例1公开，带盖的碗；

实施例2公开，三角形杯子；

实施例3公开，有柄的小锅子；(www.xing528.com)

看到这，插一句，一定有人会说，如果对比文献是专利的话，这三个实施例会有单一性的问题。这个我们先姑且不论，后面自有分晓。

前面引用的《审查指南》已经说了，此一篇文献中的三个实施例不能作为单篇文献来理解，换句话说，这三个实施例不能同时用来评价本申请的新颖性。别忘了这类专利文献的最后都会有这么一段，很多人却不以为然。

“不限于如上实施方式，本专利说明中的技术特征的常见的排列组合也在本申请的保护之内……。”

这是很常见的专利说明书收尾语。但请不要小看这句话，有了这句话，该篇文献的权利要求书里将三者上位成“一个有柄的容器，还带个盖子”，没有任何问题吧，就是说单一性没有问题了。这个不是重点，还是说新颖性问题，对比文献的权利要求就算上位了，也不影响“一个有柄的三角形杯子，还带个杯盖”的下位方案的新颖性。那我们再继续看看这段话有无前后的实施例对比吧：

没有这段话时，只有实施例1、2、3三个；有了这段话，拓展的实施例如下：

实施例4，带盖的三角形杯子；

实施例5，带盖的小锅子；

实施例6，有柄的碗；

实施例7，有柄的三角形杯子；

实施例8，有柄的碗，还带个碗盖；

实施例9，有柄的三角形杯子，还带个杯盖；

实施例10，有柄的小锅子，还带个锅盖。

是这么理解的吧？实施例9虽然没有明示，但是可以用来评价本专利申请的新颖性吗？以上是个人研究的一点体会。

2．答复中的创造性问题

创造性答复，判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见就是著名的“三步法”：

1）确定最接近的现有技术

最接近的现有技术（给到的代码为No1D3Tn，这个代码之前也反复出现了），是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。有关最接近的现有技术（No1D3Tn），请阅读后面的文字，请注意层次关系：

可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术；

也可以是，与要求保护的发明技术领域相近，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术；

再可以是，虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。

应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术，再考虑技术领域不同的现有技术。2010年的专利实务考试，很多有实际工作经验的考生就折戟在这第一步骤上了，说明实际专利实务和考试专利实务还是有很大差别的。

No1D3Tn的选取还有一个考点，就是关于抵触申请使用的问题，作为“创造性评判原则坑”而存在，试卷中可能会出现一篇抵触申请，技术领域与本申请相同，其公开的本发明的技术特征比其他对比的现有技术文献中的任何一篇都多。你的选择是什么？

2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

根据最接近的现有技术（公开了发明的技术特征最多），确定发明的区别特征，区别特征的前提是该特征有新颖性，即不同于考试给定的对比材料中的特征，然后该特征的区别有三个层次：名称不同、结构不同、作用不同。确定完区别特征后，再确定该区别特征能够实际解决的技术问题。

审查员审查创造性的过程中，因为检索的关系，其所认定的最接近的现有技术可能不同于专利说明书中所描述的现有技术，因此，基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题，可能不同于专利说明书中所描述的技术问题；在这种情况下，应当根据审查员所认定的最接近的实际解决的问题。也就是说在这种情况下，会有不同于申请人自己理解的检索结果，不论审查员用什么检索结果来质疑你申请专利的创造性，要明白因为检索结果的不同，导致区别特征的选取不同，很有可能导致技术问题非专利申请初衷所描述的，这种情况下，应根据该区别特征来确定其实际解决的技术问题，而不是局限于原专利申请记载的欲解决的技术问题。

重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。考试一般不会考那么难，但需知道，审查员作为“进攻方”可以任意检索和质疑，而你（考生或代理师角色）作为“防守方”，不论对方怎么进攻、从哪方面进攻，你都得守住某个特征具有创造性的底线。不然后面就没法继续答题了。

3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

考试的时候，如何答复是否显而易见？主要从特征的“三公开”入手，来判定有无技术启示：

（1）区别特征未被任何对比文件公开，且区别特征不属于公知常识，则无启示；

（2）区别特征被某篇对比文件公开，但被公开的特征与区别特征作用不同，则无启示；

（3）区别特征被某篇对比文件公开，但被公开的特征的对比文献明确告诉我们不能怎么样去做，即被理解为反向启示，而区别特征恰恰克服了所谓的技术偏见，则说明无启示。

正向，检索可能检索到；

反向，想到否？有启示否？显而易见否？才是创造性的关键。

对于组合发明的OA答辩，要看是否有组合的提示；对于转用发明的OA答辩，要看是否有意想不到的技术效果；对于区别特征是否公知常识的OA答辩，要看公知常识的应用是否有启示。还有些在专利法律法规篇第一章中介绍过的其他创新类型，本书不做深究，代理人实务考试也不会考到。其实创造性的答复不止上述可以用“三步法”分析的代替型创新和改进性创新，还有组合性创新、开拓性创新等等，专利实务考试通常就考查利用“三步法”分析就能够得到创造性结论的发明的OA答辩。

在创造性答复过程中，要注意体现6个关键词：最近、区别、问题；启示、效果和法条。这6个关键词要嵌入创造性分析的“三步法”中，形成创造性答复的套路。平时还是需要多练习，练习到脱口而出、脱手而写。

说完答复的新颖性和创造性，我们总结一下实务中相关的技术特征的一些特点，归纳如下：

特征三不同：名称、结构、作用；

特征三分析：相同/相当于、上下位、不同于；

特征三公开：未公开（且非公知常识）、公开无启示、公开反启示；

这些“特征”其实在上一章中也讲述了，但在答复时，是明确要求考生把分析的思路写到纸面上去的，让评卷老师知道你正确的答题思路，所以考生必须对技术特征的分析把握更清晰、遣词造句更精确。

3．答复中的单一性问题

现在，我们开始讲实务中的单一性，技术领域我们分为本技术领域、相关/近技术领域、通用技术领域和不同技术领域。这个在之前的创造性里也说到过了，这里增加了一个通用技术领域，用它来配合解释单一性是最好不过的。

首先，单一性和“特特”密切相关，特定技术特征在之前的15对概念区别里出现过，它必须满足三性（尤其是新颖性和创造性），而且必须是相同或者相应的技术特征，考试一般考“相同”，不考“相应”，如果考“相应”也是一眼就能看出“相应”的。毕竟不是考技术，技术难度或者说技术复杂性要求不那么高。

而后，独权间要满足单一性，意味着“特特”出现在不同独权的特征部分。注意不同独权包括不同类型的独权，如“机、电、化、方”多主题的对象；也包括可以应用在本领域或者相近/关领域，甚至应用到通用领域内。所谓通用领域的限定，就是从“特特”出发的。其实，所谓通用领域，是对原《审查指南》中论述创造性时的不同领域分离出来的，使其能区别于原有大范围的不相同的技术领域，方便读者理解。不然会有人问，不同领域怎么就能用来评判创造性？引入“通用领域”这个概念，就好解释多了。

给大家一张图（见图9-5）：

图9-5　相同、相近/相关、不同和通用4种技术领域关系

图就是直观，本领域、相关/相近领域、不同领域三者是平行关系，本领域与相关/相近领域有交集，本领域与不同领域无交集，但本领域与不同领域的关系，就通过通用领域这一横向连接形成关系。可见，这些领域并不是泾渭分明的。举个例子，很多产品都会用到电机，如果发明点不是电机本身，那么电机就是这些不同技术领域内的通用领域。

小结一下，满足单一性的可以是自己的纵向系统：比如产品—功能系统—功能模块—功能单元—功能器件；满足单一性的也可以是在通用领域里的横向系统。当然考试不会这么难，如果考到也是“技术领域坑”，你一定要有这么个框架概念。

现在说从权的单一性，考试会考你，独权删除或者没有新颖性后，从权怎么处理？独权在的时候，从权间必定符合单一性要求，独权不存在了，从权间就未必符合单一性了。不符合单一性，怎么办？当然，就考你分案咯。

值得一提的是，对于“机、电、化、方”多主题的对象，用从权的方式可以锁定保护范围，但保护范围会很小。如果再使用分案的方式，可以扩大保护范围。或者说拓展不同的保护对象。看后面真题分析吧。

考单一性，还有一种情形，就是“一抄二合三分案”，考生须将审查员认为（也经过你自己分析认可）的没有单一性的技术方案，进行分案处理。

再次提醒一下，单一性答复既考查分案处理，又考查单一性分析过程，别顾此失彼啊。如同撰写中的单一性问题一样，答复中单一性的分析过程中，相关关键词是一定要出场的：特定技术特征、相同或者相应等等。

4．答复中的“得到说明书支持”

权利要求修改后，如何满足“得到说明书支持”？能够得到说明书B5支持，要从原说明书B5中找到直接确定的内容和毫无疑义确定的内容。前者好理解，写没写？写了就是直接确定的内容。没写就不是直接确定的内容。后者毫无疑义确定的内容怎么理解，是指本领域普通技术人员都能从说明书B5和/或说明书附图B6中直接推导出的内容。因为涉及“本领域普通技术人员”，所以也就会涉及技术内容，对于混专业考试来讲，一旦涉及技术内容，就会造成不公平的情形，所以考生大可放心，不会考后者，至少现在是这样。

“二合”或者“三合”后的概括，算不算得到说明书支持？这个问题一定困扰读者，如果你在实际业务中，2～3个实施例有点偏少不得当，很有可能被审查员认定为“得不到说明书支持”。但是，针对考试，二合或者三合后的概括，概括又恰如其分的话，绝对没有问题。不用担心实施例不够或得不到说明书支持。作为答复，二合或者三合后的概括局限于采用并列的实施方案，即用“或”的方式并列。

5．答复中的“不清楚”缺陷克服

权利要求不清楚的情况，分为“描述的不清楚”和“引用的不清楚”两种；描述的不清楚，只能在撰写考查中，通过你的文字描述看出，在答复中只考引用的不清楚。比如跳引，导致后续权项中出现了被引用权项中没出现的特征，但其“名称特征”前加“所述”两字；又比如在从权中新出现的“名称特征”前加“所述”两字。还有就是该加“所述”又没有加，这是形式错误，不太易察觉，考生细心点就是了。考难一点就是引用关系是跳跃的，但“所述”两字是连续出现的，就考查考生的眼力。举例就是，权3引权1，权2中第一出现某特征X，权3如果引权2，就得在该特征X前加“所述”两字，但如果没有引权2，在权3中出现的特征X还要不要加“所述”两字？碰到这样的考题，千万别太自信，用铅笔将引用关系标明，就不会出现低级错误了。

6．答复的修改方式和修改要求

明确了新、创、单的范围尺度，就知道修改的对象了，答复修改权利要求的方式是删除、合并、替换，答复修改的总原则是删除、合并、替换后不得使权利要求实际扩大了保护范围。而且修改必须满足专利法第三十三条，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。这一描述包括从原说明书B5和权利要求书B4中直接确定的内容和毫无疑义确定的内容。考试的时候，不考“毫无疑义确定”，因为这个涉及专业技术背景，混专业的考试没办法把这个考点设计进实务考题中。所以大家一定要切记，不要自以为是地推导作答。还有，分案修改必须满足专利法实施细则第四十三条。

前面的铺垫都做好了，现在可以说具体的修改了，具体修改要说的就简单得多，说明书修改因牵涉时间因素过大，所以不会在答复实务考试中出现。答复时的专利权修改，是不能二次概括的，只能用专利中原有的上位词或者下位词修改，如果二次概括了，这是答复考查的大忌。改的时候，除了保证新颖性、创造性和单一性外，还要保证得到说明书支持（直接记载和毫无疑问地推出）和清楚的要求。

如果原说明书B5中有技术特征未写入原权利要求书B4，能否在修改的时候加入？虽然实际操作中一直这么做，但现有的专利法规定是不允许的。那怎么改？看题目，题目有无相关提示，加入或者分案，就看题目的具体要求了。