现在开始讲解实质条件,实质条件不等同于实质审查,它们两者有交集但不重合。同样,我不会按照脑图的顺序来讲,本节的描述顺序是,申请日、专利申请三性、单一性、对申请发明和实用新型专利的权利要求书B4、说明书B5的实质要求和外观设计申请的实质条件(见图3-4)。
图3-4 专利实质条件
1.概述
“申、抵、宽、优、同”,都与申请日D3这个时间节点紧密相关,这5个是新颖性重要的组成部分,数字5就是新颖性的数字密码,分析新颖性时,如果缺少其中任何一个考量,都会直接导致新颖性判断的失误。这里我们就“申、抵、宽、优、同”作基本的介绍,专利审查三性的新颖性里还会做更深入介绍。
2.申
申,涉及A22、A28,指发明创造的申请日,代码是D3,专利法第二十八条确定了D3的日期,一般是以国知局收到日为准,包括快递、传真、电子方式;特殊的以国家邮政局的寄出日邮戳为准,如果申请人的寄出日邮戳不清晰,除非申请人可以证明,不然是以国家邮政局的寄入日邮戳为准。
如果是实用新型的专利申请,如果申请文件中没有附图,哪怕只有一张摘要附图,国知局都不承认其法律地位。申请人要么补图、要么重新申请,补图的,才可按照前述方法确定其申请日,即补图日。
如果专利申请需要修改说明书附图的,除非修改并没有实质上改变附图内容,而且修改的部分是明确的毫无疑问的补充性修改,除此之外的修改,将会影响原有的申请日。
申请日确定后,从这天起,之前的(专利)文献均属于现有技术,但申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内。当天公开的技术内容不算现有技术,那算什么?有的算是抵触申请E,有的什么也不算。考生们需仔细思考。
申请日D3的概念十分重要,因为“抵、宽、优、同”都必须与D3申请日作时间上的比较。不同的判断,决定了与之对比的文件的不同对比地位、性质或者标准(见图3-5)。
图3-5 申请日与相关期限
请看例题,加深一下理解:
题例:2007年专利代理人考试真题
2.申请人张某以邮寄的方式向国家知识产权局递交了一件发明专利申请,寄出的邮戳日为2007年1月17日,国家知识产权局2007年1月21日收到了该申请。由于张某的疏忽,在邮寄的申请文件中未放入说明书摘要和说明书中提及的附图1、附图3(附图请见原题,作者注)。张某向国家知识产权局补寄了所缺的说明书附图,寄出的邮戳日为2007年1月22日,并于2007年1月23日来到国家知识产权局补交了说明书摘要。根据以上事实,张某的该项发明专利申请的申请日为哪一天?
A.2007年1月17日
B.2007年1月21日
C.2007年1月22日
D.2007年1月23日
答案:C,此题涉及申请日的确定。
3.抵
抵触申请E,如果是发明,时间段代码是D3′(2)–D5′(为了区别E和B,E的相关量加“′”以示区分),如果是实用新型,时间段代码是D3′(2)–D12′,抵触申请作为与某个发明创造作对比的一个独立存在的专利申请B,而某个发明创造B的申请日(优先权日)D3(2),一定在之前两个时间段内(请见图3–6):
图3-6 (标准)抵触申请情形1(以发明为例)
请注意图3–7中的时间对比,发明创造B的D3早于抵触申请E的D3,但要看关键日期,在图3–7中关键日(E的D2、D5和B的D2)加粗了。
图3-7 抵触申请情形2(以发明为例)
而把话说到极限,某个发明创造B的D3(2)≠抵触申请E的D′3(2),但可以等于抵触申请的D5′或者D12′。那发明创造B的D3(2)=抵触申请E的D′3(2),即不是现有技术,又不是抵触申请,那算什么呢?算是同样的发明创造的审查对象。
请看例题,加深一下理解:
题例:2009年专利代理人考试真题
41.甲公司拥有一件申请日为2007年3月21日、公布日为2008年9月26日的发明专利申请。下列专利文献均记载了与该申请中所请求保护的技术方案相同的技术内容,哪些构成了该申请的抵触申请?
A.申请人同为甲公司,申请日为2007年3月1日、授权公告日为2008年3月14日的中国实用新型专利申请
B.申请人为乙公司,申请日为2007年1月5日、公布日为2008年9月5日的中国发明专利申请
C.申请人为丙公司,申请日为2006年4月3日、公布日为2007年11月16日的美国发明专利申请
D.申请人为丁公司,国际申请日为2006年2月14日、进入中国国家阶段后的公布日为2007年5月25日的PCT国际申请
答案:ABD,此题涉及影响新颖性的一个重要概念——抵触申请,作为考生,答题时要准确回忆起该概念的定义、范围和影响力。
4.宽
宽,指宽限期,时限是6个月,代码是D1,算法是D3必须在D1~D1+6M的时间范围内,或者D1必须早于D3-6M~D3的时间范围内。宽限期只保护一次新颖性,什么概念?专利法24条规定了四种情况形:①在国家出现紧急状态或者非常情况时,为公共利益目的首次公开的;②在中国(国家级)政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;③在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;④他人未经申请人同意而泄露其内容的。即这6个月的保护期内,只允许发生其中的1次(这就是“首次”的意思)(见表3-1)。
表3-1 宽限期
具体解读一下每种情况,①国家处于某种紧急或非常情况之时,为了所有公民的公共利益。②一定是国家部委一级主办的国际性展览会或者指定承认的几个国际性展览会。③国家部委级或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议。④就是通过违法或者不道德手段获取的技术内容并公开。
以上三种情况,最好不要发生,发生了别说证明手续很麻烦,风险也不可控。
还有几种情况也是影响该宽限期的效力的,宽限期内,本人第2次公开(展出、发表、被他人泄露)、他人正常公开、受抵触申请影响,均影响其新颖性。
请看例题,加深一下理解:
题例:2010年专利代理人考试真题
55.甲于2006年1月10日提交了一件有关电话机的发明专利申请,并提交了有关证明文件。下列哪些情形会影响该发明的新颖性?
A.乙违反与甲订立的保密协议,于2005年11月在某国际学术刊物上发表了记载该发明所有内容的论文
B.丙将与甲的发明同样的电话机于2005年10月在美国举办的中国政府承认的国际展览会上首次展出
C.甲将其发明的电话机于2005年5月在中国政府主办的国际展览会上首次展出
D.甲发明的电话机于2005年10月在北京某超市出售
答案:BCD,此题主要涉及宽限期中的几种情形。宽限期,每次看到这个概念,总觉得有点怪,毕竟现实中不懂专利法的发明人还很多,得给他们留一个机会吧。
题例:2006年专利代理人考试真题
20.甲于2005年5月9日在我国政府主办的一个国际展览会上首次展出了其研制的新产品,2005年9月10日出版发行的《中国电子产品》上对该新产品的技术方案进行了详细的介绍。乙于2005年10月10日独立作出了与甲完全相同的新产品,并于2005年10月15日提出了专利申请。甲于2005年11月1日也提出了专利申请。下列说法中哪些是正确的?
A.甲的发明在其申请日前已经被出版物公开,因此不能被授予专利权
B.甲的发明享有六个月的新颖性宽限期,因此并不丧失新颖性
C.乙的发明属于独立做出,因此可以被授予专利权
D.乙的发明丧失了新颖性,因此不能被授予专利权
答案:AD,此题主要涉及宽限期的效力。
5.优
优,指优先权,有国内和国外之分,这个在之前第二章中专利申请时间轴,已有过介绍。优的代码是D2。优先权有什么用?优先权的作用是确定该专利首次申请的时间,保证新颖性和创造性不受我之后申请的同类的发明创造的影响。什么叫先申请制,这就是体现,先到先得。外国优先权,是为了给申请人在别国申请专利一定的准备时间(一般是12个月),后来有了PCT申请,PCT申请的时间准备可以放宽到30个月,极端的放到32个月。它和PCT的主要区别在于费用不同和时间限制不同。
国内优先权,是为了给申请人有一定的时间来完善自己的技术方案。先来先占嘛,不然,谁会多掏优先权要求的钱,再提交一遍一模一样的专利申请啊?!特别要指出的是,最新的专利法,就外观设计专利申请也给予了6个月的国内优先权。
请看例题,加深一下理解:
题例:2007年专利代理人考试真题
52.一件申请日为2007年7月9日的发明专利申请,其优先权日为2006年9月7日。下列哪些事件将导致该发明丧失新颖性?
A.申请人于2006年9月3日将一篇介绍该发明内容的文章发表在一份技术刊物上,该技术刊物在特定范围内发行并要求保密
B.申请人于2006年9月7日在其博客中对该发明内容进行了详细介绍
C.申请人于2006年8月8日在某电视台现场直播节目中对该发明内容进行了详细介绍
D.申请人于2006年7月9日在日本某大学做了一次详细介绍该发明内容的公开讲座
答案:C,此题涉及新颖性的多种情形,非常值得玩味。
优先权基本情况介绍完了,现在来点复杂的——“部分优先权和多项优先权”。这个直接看图吧,用纯文字,我还真很难描述清楚。先看普通基本优先权(见图3-8):
图3-8 优先权示例
图3-8显示的就是普通的“基本的”优先权图示结构,发明和实用新型的优先权期限是12个月(后图同样要求),请注意,使用本国优先权的话,前申请视为撤回;使用国外优先权,则前外国申请不受影响。
现在,再看部分优先权就容易理解了,多项优先权也不会搞不清了,“基本的”部分优先权如图3-9所示。部分优先权,顾名思义分两部分,一部分A享有优先权,另一部分B是新申请的方案(不享有优先权)。申请三性怎么判断?授权后的专利权期限怎么判断?还是看图示,这个专利申请有D2也有D3,如果该专利最终授权,其专利权期限从D3开始算起。审查三性的时候,分两块进行检索,一部分A享有优先权的技术方案,以D2为界进行新颖性、创造性检索;另一部分B是新申请的方案(不享有优先权),以D3为界进行新颖性、创造性检索。
图3-9 部分优先权示例
部分优先权说完了,我们说说多项优先权,“基本的”多项优先权如图3-10所示,也分两部分。一部分A享有优先权,另一部分B也享有优先权。那么这个申请就有3个重要的日期。D2、D2′、D3。如图3–10所示,审查三性的时候,分两块分别来进行检索,一部分A享有优先权的技术方案,以D2为界进行新颖性、创造性检索;另一部分B享有优先权的技术方案,以D2′为界进行新颖性、创造性检索。如果该专利最终授权,其专利权期限从D3开始算起。
图3-10 多项优先权示例
如果将国内外优先权和部分、多项优先权来个大混合,你脑子还清楚吗?这就是我为什么对之前的优先权采用“基本的”三个字来限定的用意。我建议还是画多条对比的时间轴吧。请看个图示(见图3–11):
图3-11 外国多项优先权、部分优先权的中国专利申请
这个图示的案例比较真实,也就是说,这样的情况比较多的。当然,以后如果搞专利的背调审查、搞无效或者搞侵权……!够你受的。
对于优先权,除了时间上的限制还有其他的限制,比如申请人的限制,国内优先权一旦享有,之前申请视为撤回的限制,享受过优先权的不得再次享有等等(见表3–2)。
表3-2 优先权的各种要求
请再例题,加深一下理解:
题例:2006年专利代理人考试真题
22.对于一件要求外国优先权的发明专利申请,在其优先权期限内发生的下列哪些事件不会损害其新颖性?
A.他人就相同主题在我国提出另外一件实用新型专利申请
B.他人将相同主题的发明创造在一本国外刊物上公开
C.一家企业在我国境内实施相同主题的发明创造
D.其作为优先权基础的在先申请在外国被授予专利权
答案:ABCD,此题涉及发明Ⅲ的申请名称。
6.同
同,指同样的发明创造,受专利法第九条约束。正是因为专利权的排他性,和先申请制度,决定了先到先占,但对于同日申请专利的不同申请人,这里的同日一般指同D3,如果有优先权的,特别指同D2,如果均被授予专利权,将导致权利实施的混乱和市场的混乱。这个问题如何解决?当事双方先协商;如果协商不成,驳回双方的申请。协商有结果的无外乎两类,一类是有人让步或者双方让步,让步就是修改保护范围的意思。另一类更干脆,双方都是该专利的权利人。
当然,这只是假设,假设在申请的时候,问题已经被发现,现实的情景则是两个申请都已经进入审查环节,甚至其中一个专利已经被授权。这个怎么办?分两种情况来讨论,一种是同一个申请人,另一种是不同申请人。对于同一申请人,国知局会让你选择,选择其中一个,放弃另一个。
有一种即特殊又常见的情形是“一案两申请”,指同一申请人同日既申请发明又申请实用新型,实用新型审查程序少,周期短,一般先授权,当发明也走到了授权的程序后,国知局审查员还是要让你选一次,这时,你就将早已准备好的选择方案回寄给审查员,你的选择多数是:“申请人郑重声明,我将在收到发明专利权的同时放弃实用新型专利权。”
对于不同申请人的同样的发明创造,到了后期如何处理呢?审查员会很慎重地判断是否是同样的发明创造,这里面涉及4个“同”——同样的技术领域、解决同样的技术问题、使用同样的技术方案(采用同样的技术手段)、达到同样的技术效果。这4个同,缺一不可,而对比的对象仅仅是对比权利要求书B4(注意不是专利全文)。其中最纠结的是技术特征的对比,真的是要同样,哪怕一个写螺钉固定连接,另一个写铆钉固定连接,都不算是同样的发明创造。当然我举的例子比较极端,主要是供大家体会。当判断完确认是同样的发明创造了,审查员给双方发通知书,提醒双方进行协商。
当然A9也是无效的条款,只是在授权后,由任何单位或者个人提出此无效理由。如果在公布期就发现如上的问题呢?可以依据A9向审查员提出,并附证据,间接逼退后申请者。
请看例题,加深一下理解:
题例:2010年专利代理人考试真题
37.下列有关发明或者实用新型是否属于同样的发明创造的说法中哪些是正确的?
A.在判断是否为同样的发明创造时,应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较
B.如果一件专利申请的一项权利要求与另一件具有多项权利要求的专利的某一项权利要求保护范围相同,则它们是同样的发明创造
C.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人
D.同样的发明创造是指两件或两件以上申请中权利要求书的内容全部相同
答案:ABC,此题涉及对同样的发明创造的理解。
题例:2007年专利代理人考试真题
63.申请人在同一天提交了两件发明专利申请,其中一件专利申请的权利要求为保护一种包括步骤a、b、c的制备方法,并且加热温度范围在0~100℃;另一件专利申请的权利要求也要求保护一种包括步骤a、b、c的制备方法,并且加热温度范围在50~150℃。以下说法中哪些是正确的?
A.两件专利申请要求保护的发明是否属于同样的发明创造无法判断
B.两件专利申请要求保护的发明属于同样的发明创造
C.两件专利申请要求保护的发明不属于同样的发明创造
D.申请人必须修改申请文件,使两件专利申请权利要求的温度范围不相重叠,才可能被授予专利权
答案:C,此题涉及“同”的对比内容。
1.定义
实用性是指发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用,并且能够产生积极效果。我为什么在说专利申请三性的时候,第一个讲实用性,是因为审查员在审查专利申请三性的顺序是:首先是实用性,其次是新颖性,最后是创造性。
2.怎么理解“在产业上制造或者使用”
所谓产业,它包括工业、农业、林业、水产业、畜牧业、交通运输业以及文化体育、生活用品和医疗器械等行业。在产业上能够制造或者使用的技术方案,是指符合自然规律、具有技术特征的任何可实施的技术方案。审查实用性,主要两个原则:①以申请日提交的说明书(包括附图)和权利要求书所公开的整体技术内容为依据,而不仅仅局限于权利要求所记载的内容;②实用性与所申请的发明或者实用新型是怎样创造出来的或者是否已经实施无关。
3.实用性的如何审查
实用性的审查主要是排筛式的审查,即第一节中不授权主题,不具实用性的六条审查基准,占到其中一条,就被否定。一般被实用性否定掉的专利,审查员不会再进行检索和新颖性、创造性等其他审查。
请看例题,加深一下理解:
题例:2008年专利代理人考试真题
37.下列哪些发明创造符合专利法第二十二条规定的实用性要求?
A.一种在真空条件下制作热敏电阻的方法
C.一种通过逐渐降低小白鼠的体温,来检测其对寒冷耐受程度的方法
D.一种将水轮倾斜地放置在游泳池中,通过水轮自身重力和水的浮力不断旋转以产生波浪的方法
答案:A,此题涉及实用性的判别。
1.定义
专利法第二十二条对新颖性的定义是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。概括起来,符合新颖性的条件有2条,第1条是专利申请记载的技术方案不属于现有技术;第2条是专利申请记载的技术方案没有因其他专利申请作为抵触申请而导致丧失新颖性。
图3-12是涉及新颖性的整体脑图,其中与申请日相关的五字密码“宽优现抵同”在前已详细介绍,该图是对相关内容的进一步关联,包括单、双数轴的使用。
图3-12 新颖性脑图
专利法第二十三条对外观设计新颖性限定为:授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件(指Ⅲ已授权)中。
但请注意现有技术和现有设计的区别,看一下表3-3:
表3-3 三种发明创造对比现有技术和现有设计的区别
现有技术的范围,在之前我们讨论D3和“申”的时候,反复提到了。抵触申请的范围在之前说“抵”的时候也讨论过了。之前我们强调了新颖性判断两个条件的时间范围。现在我们来说说判断内容和标准。
请看例题,加深一下理解:
题例:2006年专利代理人考试真题
21.申请人甲于2005年5月9日完成一项发明创造,并于2005年8月12日下午到国家知识产权局面交了专利申请;申请人乙于2005年7月8日独立完成相同发明创造,并于2005年8月12日上午到邮局用挂号信将专利申请文件寄交国家知识产权局,寄出的邮戳日是2005年8月12日。假设两件申请均符合其他授权条件,专利权应当授予谁?
A.直接授予甲
B.直接授予乙
C.直接授予甲和乙
D.授予甲和乙协商确定的申请人
答案:D,此题涉及同样发明创造的申请人认定。
2.公开的对象
在上述时间范围内公开的对象可以作为判断新颖性的对象,“公开”,怎么算是公开?老专利法里对新颖性有这么一个描述“为公众所知悉”,首先相关技术内容已经处于向公众公开的状态;所谓公众,是指非特定的人,即不是相关行业(技术领域)内的人;公众可以了解该技术内容的全部,而不仅是能够看到外观照片或图释;公开的方式包括:发表、销售、使用、口头、视频、网络等方式;该对象公开的空间范围是指全世界范围,虽然审查时做不到那么多国家地区,但没关系,还有无效宣告的制度呢。
但是Ⅲ算不算是现有技术?发明和实用新型可不可以看作现有设计?我们先看A2给三者下的定义:
专利法第二条本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
对A22和A23,也有给各自的新颖性限定了规范。那两者间是否真的泾渭分明了吗?(提醒注意:作为考生不必探究这些)有一年真题,有一道“外观设计涉及现有技术”题,但是该外观设计是被舍弃的,给人的错觉是“外观设计不可作为发明和实用新型的现有技术”,现实情形呢?答案是可以互为现有技术/设计。原因很简单,举个例子,比如一个有结构的产品,从图片或照片上就可以看出其构造和连接关系。它如果是“现有”范围里的,当然可以是现有技术,当然也可以是现有设计。
请看例题,加深一下理解:
题例:2006年专利代理人考试真题
59.下列哪些情况构成专利法中所述的“公开发表”?
A.一件新产品已经在某省政府给国务院的报告中描述过
B.一本描述某新产品的科技书已经在新华书店的橱窗中陈列,但尚未售出过
C.一本描述某新产品的杂志陈列在大兴安岭林区某县文化馆的书架上
D.某新产品的鉴定报告已在一本仅供内部使用且标有“内部发行”的刊物上发表
答案:BC,此题为最近一次专利法修改前的公开,题意在让考生明白相对公开中“公开发表”的具体含义。专利法修改后,“相对公开”一词就成为历史了。但各种公开形式,还是要考的。
3.新颖性审查的标准
对于新颖性的审查,要求是“一对一”的对比方式,即用一篇(专利)文献的全文对比申请专利的全文,业内称“单独对比原则”。请记住该原则,不要同创造性对比方式混淆。对比的顺序是①技术领域对比;②技术问题对比;③技术方案对比(方案对比的细节在于技术特征对比)和④技术效果对比(见表3-4、表3-5和图9-4)。
表3-4 单独对比原则与新颖性的判断
表3-5 新颖性判断的注意事项
以下,主要介绍技术特征对比的各种情形:
1)相同内容的发明或者实用新型
这个概念区别于之前的同样的发明创造(A9),如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件所公开的技术内容完全相同,或者仅仅是简单的文字变换,则该发明或者实用新型不具备新颖性。对比文件可以是专利文件,也可以是非专利文件;对比的技术内容不局限于同样的发明创造对比仅用的是权利要求书B4,而是全文。
请看例题,加深一下理解:
题例:2010年专利代理人考试真题
37.下列有关发明或者实用新型是否属于同样的发明创造的说法中哪些是正确的?
A.在判断是否为同样的发明创造时,应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较
B.如果一件专利申请的一项权利要求与另一件具有多项权利要求的专利的某一项权利要求保护范围相同,则它们是同样的发明创造
C.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人
D.同样的发明创造是指两件或两件以上申请中权利要求书的内容全部相同
答案:ABC,我们常说新颖性和创造性,同样的发明创造其实是新颖性中的一种特例,细考它与一般新颖性判别的区别:先说一点,就是它们的对比对象不同,“同”,对比的都是中国的专利申请;“新”,对比的是一件专利申请和其现有技术。其他的,考生们可顺着这个思路继续对比思索下去吧。
2)具体(下位)概念与一般(上位)概念
什么是上位概念?什么是下位概念?比如上位是指金属,下位就可以是指铜、铁、合金等等;再比如上位是指多边形结构,下位就可以是指三角形、正三角形、直角三角形、四边形、正方形、矩形、平行四边形、六边形、八边形等等。
如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别,仅在于要求保护的发明或者实用新型的某个特征写的是上位用词,而对比文件中的对比特征写的是下位用词,则发明或者实用新型不具备新颖性。反之,则有新颖性。
请看例题,加深一下理解:
题例:2009年专利代理人考试真题
59.一件发明专利申请的权利要求书如下:
“1.一种锅铲,由手柄、锅铲柄以及金属制成的锅铲头组成。”
对比文件1~4均为现有技术,其内容如下:
对比文件1:一种由锅铲头、锅铲柄和木质手柄组成的锅铲,其中所述锅铲头和锅铲柄用黄铜制成。
对比文件2:一种由手柄、锅铲柄和锅铲头组成的锅铲,其中所述锅铲柄和锅铲头用不锈钢制成。
对比文件3:一种用竹木制成的锅铲,由手柄、锅铲柄和锅铲头组成。
对比文件4:一种由手柄、锅铲柄和锅铲头组成的锅铲。
下列说法中哪些是正确的?
A.对比文件1破坏权利要求1的新颖性
B.对比文件2破坏权利要求1的新颖性
C.对比文件3破坏权利要求1的新颖性
D.对比文件4破坏权利要求1的新颖性
答案:AB,此题涉及新颖性里上下位概念。
3)惯用手段的直接置换
如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别,仅在于所属技术领域的惯用手段的直接置换,则该发明或者实用新型不具备新颖性。例如,对比文件公开了采用螺丝固定的装置,而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺丝固定方式改换为螺栓固定方式,则该发明或者实用新型不具备新颖性。请注意,这个点不同于同样的发明创造。
特别需要提醒的是,该对比方式是为了补充抵触申请作为对比文献时的缺陷而准备的,其他情形下不得使用。
4)数值和数值范围
这两个概念也是新颖性判断常考点,我们先画一段数轴,数值相对于数轴中的任意点,数值范围相对于数轴上的一段范围。为了解释清楚数值(范围)的新颖性判断,我们还是看图吧。假设要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别,仅在于某个技术特征的数值和数值范围,我们用A代表要求保护的发明或者实用新型,用B代表对比文件。
对比情形1,A中描述了一个范围(比如2~5),B描述了一个点(比如3),点在范围内,A没有新颖性(见图3-12)。
图3-12 数值和数值范围对比情形1
对比情形2,A中描述了一个点(比如2.5),B描述了一个范围(比如1.8~5.2),点在范围内,A有新颖性(见图3-13)。
图3-13 数值和数值范围对比情形2
对比情形3,A中描述了一个点(比如2),B描述了一个范围(比如2~5),点在范围的端点上,A没有新颖性(见图3-14)。
图3-14 数值和数值范围对比情形3
对比情形4,A中描述了一个范围(比如1~5),B描述了一个范围(比如3~7),两段范围有重叠(3~5),A没有新颖性(见图3-15)。
图3-15 数值和数值范围对比情形4
对比情形5,A中描述了一个范围(比如3~6),B描述了一个范围(比如1~7),A的范围(3~6)在B的范围内(1~7),A有新颖性(见图3-16)。
图3-16 数值和数值范围对比情形5
对比情形6,A中描述了一个范围(比如2~3.5),B描述了一个点(比如3.5),点和范围的某个端点(3.5)重合,A没有新颖性(见图3-17)。
图3-17 数值和数值范围对比情形6
对比情形7,A中描述了一个范围(比如1~5),B描述了一个范围(比如5~9),两段范围的某个端点(5)重合,A没有新颖性(见图3-18)。
图3-18 数值和数值范围对比情形7
关于数值和数值范围的新颖性判断,真就要画个数轴,一目了然。用一句话来判断,“看对比文件中是否有公开本专利申请里含有的点”,有该已公开的点,申请即无新颖性;反之,则有。
请看例题,加深一下理解:
题例:2008年专利代理人考试真题
11.某发明专利申请请求保护的是一种热处理台车窑炉,其拱衬厚度为100~400毫米。如果该申请与下列对比文件的区别仅在于拱衬厚度不同,而其余技术特征均相同,则下列哪些对比文件将影响该申请的新颖性?
A.一份公开了拱衬厚度为200~300毫米的热处理台车窑炉的对比文件
B.一份公开了拱衬厚度为300~500毫米的热处理台车窑炉的对比文件
C.一份公开了拱衬厚度为50~500毫米的热处理台车窑炉的对比文件
D.一份公开了拱衬厚度为50、100、300或者500毫米的热处理台车窑炉的对比文件
答案:ABD,此题涉及新颖性里数值范围,请注意题目中的“如果申请与下列对比文件的区别仅在于”这几个字,思考出题者为什么要写这几个字?
5)性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利新颖性审查要求
包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求新颖性的审查,就看专利申请中这些技术特征是否包含了或隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和组成,如果所属技术领域的技术人员可以从这些技术特征中断定出产品的某种特定结构和/或组成。而公开的对比对象中已含有该产品的该种特定结构和/或组成。则该专利申请没有新颖性。
请注意,此种专利申请的保护对象是产品,不是那些(性能、参数、用途、制备方法的等)特征。如果是用途发明或者方法发明,公开的仅是产品而不是发明里保护的用途/方法,用途发明或者方法发明还是有新颖性的。
本基准的判断比较难,实际中具体特征的判断差异性比较大,具体问题还要具体对待。对于考试而言,不必过分探究。
上述1)~5)中的基准同样适用于创造性判断中对该类技术特征是否相同的对比判断。
1.定义
专利法第二十三条对创造性的定义,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。对比对象一定是现有技术,特指申请日之前公开的技术内容,有优先权的特指优先权日之前公开的技术内容。即抵触申请E等非现有技术不能被用来当评价创造性的对比文件。(www.xing528.com)
涉及创造性的数字密码“6”,包括:“本领人、最接近、区特、问题、启示和效果”六方面内涵,后续详细解析。
请看例题,加深一下理解:
题例:2006年专利代理人考试真题
46.以下关于判断发明创造性基准的描述中,哪些是错误的?
A.应当根据发明专利申请说明书背景技术部分的描述确定最接近的现有技术
B.只有在发明具备新颖性的条件下才判断该发明是否具有创造性
C.评价发明是否具有创造性,只需要考虑其技术方案和要解决的技术问题
D.如果发明所产生的技术效果与现有技术相同,即可得出该发明不具有创造性的结论
答案:ACD,此题涉及创造性的定义。
2.创造性判断主体
判断主体——本领域普通技术人员(不是本领域的技术专家)。
本领域普通技术人员,假定其知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力,但他不具有创造能力。记住是本领域内的所有普通技术知识,而不是跨领域的现有技术知识。
其实此“人”,不是真人,是个假设的人。要判断有无创造性、必须从此“人”的立场和角度出发。
3.创造性的判断客体
判断客体——解决特定技术问题的完整的技术方案(不是组合的技术特征)。
请看例题,加深一下理解:
题例:2009年专利代理人考试真题
52.一件发明专利申请的权利要求如下:
“(1)一种生产化合物b的方法,该方法包括:①向化合物a中加入催化剂d,20℃~60℃反应8小时;②分离获得化合物b。
(2)权利要求1所述的方法,其中所述的催化剂d是人工合成的。
(3)权利要求1所述的方法,其中所述的催化反应温度为50℃。
(4)权利要求1所述的方法制得的化合物b,该化合物用于餐具消毒。”
一份对比文件中公开了一种以a为底物生产具有抗菌活性化合物b的方法,使用催化剂c,催化温度为50℃。使用催化剂d催化此类反应对本领域技术人员来说不是显而易见的,且使用d能提高转化率。在上述权利要求得到说明书支持的情况下,哪些权利要求相对于该对比文件具备创造性?
A.权利要求(1)
B.权利要求(2)
C.权利要求(3)
D.权利要求(4)
答案:ABC,此题涉及创造性的客体理解。
4.创造性的判断依据
与新颖性“单独对比”的审查原则不同,审查创造性时,将一份或者多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起对要求保护的发明进行评价。
判断依据——多篇(个)本领域现有技术的组合对比。比如权利要求是要素A、B和C的组合的,审查员在检索这种权利要求时,应当首先对A+B+C的技术方案进行检索,如果未查找到可评述其新颖性、创造性的对比文件,则应当对A+B、B+C、A+C的分组组合以及A、B和C单个要素进行检索。
请看例题,加深一下理解:
题例:2011年专利代理人考试真题
35.一件专利申请的一项权利要求包括K、L、M、N四个技术特征,现检索到公开日早于本专利申请日的三篇对比文件,对比文件1公开了技术特征K、L、M,对比文件2公开了技术特征K、M、N,对比文件3公开了技术特征N。下列说法中哪些是正确的?
A.该权利要求不具备新颖性
B.该权利要求具备新颖性,但不具备创造性
C.该权利要求具备新颖性,也具备创造性
D.该权利要求具备新颖性,是否具备创造性应根据全部对比文件进行具体分析
答案:D,此题涉及对创造性的特征与方案的理解。
5.创造性审查基准
请不要太在意“(突出的)实质特点和(显著的)进步”,这个描述不太容易作为判断依据,它只是实务考试中必须用到的套话和答复格式。所以具体的审查标准,用不到它。
判断要求保护的发明创造相对于现有技术是否显而易见,通常可按照著名的“三步法”来进行。此三步法的每一步都离不开“本领域普通技术人员”的立场,请牢记。
1)确定最接近的现有技术
最接近的现有技术(代码为No1D3Tn),是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案,它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术:
可以是,与要求保护的发明技术领域相同,所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术;
也可以是,与要求保护的发明技术领域相近,所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术;
再可以是,虽然与要求保护的发明技术领域不同,但能够实现发明的功能,并且公开发明的技术特征最多的现有技术;
应当注意的是,在确定最接近的现有技术时,应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术,再考虑技术领域不同的现有技术。2010年的专利代理人实务考试,很多人就在这第一步上失分了,以后实务篇里会详细介绍的。考生不需要知道的是,上述最接近的现有技术(No1D3Tn)的严格考查步骤,现今只适用于发明的创造性审查。
2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题
根据最接近的现有技术(公开了发明的技术特征最多),确定发明的区别特征,然后确定该区别特征能够实际解决的技术问题。
审查员审查创造性的过程中,因为检索的关系,其所认定的最接近的现有技术可能不同于专利申请说明书中所描述的现有技术,因此,基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题,可能不同于专利申请说明书中所描述的技术问题;在这种情况下,应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。
重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定,作为一个原则,发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础,只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。
3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见
判断过程中,要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示,即现有技术中是否给出将上述发明创造的区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题)的启示。举个例子,在本领域内没有遇到的普遍性问题,大多数人自然不可能通过从跨领域的现有技术中去寻找解决该问题的技术方案,尤其是区别特征,这就是本领域的技术领先者而不是技术跟随者率先发现问题,提出解决问题的技术方案的原因。即当找到对比文件后,应当以(重新)确定的技术问题入手,从对比文件出发,去找出这种启示,而不是从发明创造的申请出发,反过来填补区别特征的启示,后者容易导致“事后诸葛亮”。这段话非常抽象艰涩,希望读者反复咀嚼。
这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示,则发明是显而易见的,不具有(突出的)实质性特点。反之,则具有(突出的)实质性特点。
这里区别特征是否有启示需排除以下对象,区别特征不是公知常识的;区别特征不是最接近的现有技术相关的作用相同的技术特征;区别特征不是另一份对比文件中披露的相关的作用相同的技术特征。
6.专利法之发明创造的分类
第一章中我们介绍过TRIZ对创新的分类划分,一种等级式的划分,也说了专利等级的划分,现在说说创造性判断下的发明创造的分类:
(1)开拓性发明,例子有:蒸汽机、白炽灯、收音机、雷达、激光机。
(2)组合发明,分两大类:
①显而易见的组合,例子是带有电子表的圆珠笔,不具创造性;
②非显而易见的组合,例子有世界上第一台吸尘器(由拖把布、拖把杆、吊扇的电动机、一段管子、枕头套等常见生活用品组成),具创造性;这个“世界第一”也具有开拓性的味道,是跨多个技术领域的技术特征的组合。
请注意:其中组合发明的每个单独的技术特征本身是否完全或部分已知并不影响对该发明创造性的评价。
还请注意,并没有说“非显而易见的组合发明”就一定具有创造性。这里的逻辑有点绕,请读者三思。
(3)选择发明,常见于化学类发明创造。
(4)转用发明,将一个技术领域内的技术特征转用到另一个技术领域来。比如电风扇叶片,转用到船用螺旋桨,再转用到喷气式飞机的发动机。
TRIZ名言:世界上95%的工程问题已经解决了,只是应用的技术领域不同而已。
(5)已知产品的新用途发明,最著名的例子是“伟哥”,其原产品是用来治疗心血管疾病的。
(6)要素变更/减少的发明,比如发明减少某个要素后,依然保持原有的全部功能,或者带来预料不到的技术效果,则具有突出的实质性特点和显著的进步,该发明具备创造性。
这样分类不为别的,只为方便是否具有创新性的判断。当然都离不开以“本领域普通技术人员”的基本立场。
具体的评判方式,这里暂不展开,以免影响考生对“三步法”的记忆,请注意,专利实务考试创造性分析判断只考“三步法”。这点,考生一定要记住,在考试时不要胡思乱想。
7.发明创造的其他评价方法
(1)发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题;
(2)发明克服了技术偏见;
(3)发明取得了预料不到的技术效果;
(4)发明在商业上获得成功。
请看例题,加深一下理解:
题例:2011年专利代理人考试真题
43.下列关于创造性的说法中哪些是正确的?
A.评价发明是否具备创造性,只需要考虑其技术方案和要解决的技术问题
B.对于新的化学产品,如果其用途不能从结构或者组成相似的已知产品预见到,可以认为这种用途具备创造性
C.一项发明是否具备创造性,只有在该发明具备新颖性的条件下才进行判断
D.独立权利要求限定的发明具备创造性,其从属权利要求限定的发明不一定具备创造性
答案:BC,此题涉及对创造性的综合理解。
至此,专利申请审查的三性全部介绍完了,在专利实务篇还是会说到申请三性的,只不过各有侧重。本篇中侧重于介绍专利法律法规的考试,当然这也是专利实务篇三性判断的基础,专利实务篇中则侧重专利申请三性在实务案例的分析应用。
1.定义
专利法第三十一条第一款规定,一件发明或者实用新型申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。
单一性称为审查第四性,专利申请应当符合单一性要求的主要原因是:
(1)经济上的原因:为了防止申请人只支付一件专利的费用而获得几项不同发明或者实用新型专利的保护。
(2)技术上的原因:为了便于专利申请的分类、检索和审查。
理解单一性,先要理解什么是“一个总的发明构思”,具体来说,它分为相同的特定技术特征和相应的特定技术特征。符合其一,即为“一个总的发明构思”。再来看一下特定技术特征的含义。
“特定技术特征”是专门为评定专利申请单一性而提出的一个概念,应当把它理解为体现发明方案对现有技术做出贡献的技术特征,也就是使发明方案相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术特征,并且应当从每一项要求保护的发明的整体上考虑后加以确定。即该技术特征首先是具有新颖性和创造性的区别特征,然后是与各专利权项的整体方案有技术关联的技术特征,则该技术特征就是特定技术特征。
● 相同的特定技术特征
如果各专利权项的整体方案中均包括特定技术特征,则这些专利权项间有单一性。只要包括该特定技术特征,并不限制整体方案的不同类型,如产品(方案)、方法(方案)、用途(方案)。
如果各专利权项的整体方案是嵌套的逻辑关系,且该特定技术特征是该嵌套逻辑关系中的核心特征,则这些专利权项间有单一性。只要包括该特定技术特征,并不限制整体方案的不同整(组)合类型,如零件(方案)、装置(方案)、系统(方案)。
● 相应的特定技术特征
如果某个(些)专利权项的整体方案中包括有新颖性和创造性的区别特征A,同时另一个(些)专利权项的整体方案中包括有与之前的区别特征A相对应的技术特征,该技术特征也是具有新颖性和创造性的区别特征B,该区别特征A和与之相应的区别特征B,即相应的特定技术特征,则这两个(批)专利权项间有单一性。这是对“相应”的理解,举例来说,插头和插座、信号发射器和接收器。A、B中只有一个被改进(具有新颖性和创造性),另一个没有任何变化(不具有新颖性和创造性),则A、B不能算是相应的特定技术特征。
缺乏单一性不影响专利的有效性,因此缺乏单一性不应当作为专利无效的理由。但缺乏单一性是驳回理由。据说,我国台湾专利法中将缺乏单一性也作为无效的理由之一,这样对申请撰写的要求非常高,相应的对代理人的要求也非常高。代理人稍有不慎,会将专利申请人的专利申请给废掉,后果不堪设想。
请看例题,加深一下理解:
题例:2009年专利代理人考试真题
46.某件发明专利申请的权利要求撰写如下:“权利要求1:一种产品,具有特征a和b。
权利要求2:如权利要求1所述的产品,进一步具有特征c。
权利要求3:如权利要求1所述的产品,进一步具有特征d。
权利要求4:如权利要求1所述的产品,以特征e替换特征a。”
其中,a是特定技术特征,b不体现发明对现有技术作出的贡献,且a、b、c、d、e互不相关。下列说法中哪些是正确的?
A.权利要求1、3之间具有单一性
B.权利要求2、3之间具有单一性
C.权利要求1、4之间具有单一性
D.权利要求2、4之间具有单一性
答案:AB,此题涉及对单一性的特定技术特征的理解,权2和权3都是对权1的进一步限定,是包括了权1的技术特征的。
2.单一性的审查基准
属于一个总的发明构思的两项以上发明的权利要求可以按照以下六种方式之一撰写,但是,不属于一个总的发明构思的两项以上独立权利要求,即使按照所列举的六种方式中的某一种方式撰写,也不能允许在一件申请中请求保护:
(1)不能包括在一项权利要求内的两项以上产品或者方法的同类独立权利要求;
(2)产品和专用于制造该产品的方法的独立权利要求;
(3)产品和该产品的用途的独立权利要求;
(4)产品、专用于制造该产品的方法和该产品的用途的独立权利要求;
(5)产品、专用于制造该产品的方法和为实施该方法而专门设计的设备的独立权利要求;
(6)方法和为实施该方法而专门设计的设备的独立权利要求。
其中,(1)中方式中所述的“同类”是指独立权利要求的类型相同,即一件专利申请中所要求保护的两项以上发明仅涉及产品发明或者仅涉及方法发明。(2)至(6)中方式涉及的是两项以上不同类独立权利要求的组合。
以上列举了六种可允许包括在一件申请中的两项以上同类或不同类独立权利要求的组合方式及适当的排列次序,但是,所列六种方式并非穷举,也就是说,在属于一个总的发明构思的前提下,除上述排列组合方式外,还允许有其他的方式。
审查单一性时,一般只审查独立权利要求间的单一性,不审查从属于同一独立权利要求的从属权利要求间的单一性。
当今的“互联网+”类App软件,常采用多端的写法,就是一种符合单一性的写法。这样写的好处是清楚、方便抓侵权。
简单小结一下单一性的内容,涉及数字密码“8”,“8”的含义就是“4主题”和“4有”,“4有”指的是有新颖性和有创造性,有相同的特定技术特征或相应的技术特征。机电化方“4主题”会在第八章进行展开。
3.分案申请
如果不符合单一性,可以分案申请,就是将没有单一性的技术方案各自独立成文,单独申请,请注意,分案申请应当以原申请(第一次提出的申请)为基础提出,修改及分案申请不得超出原(首次)说明书B5及权利要求书B4记载的范围,但允许分案申请的专利共用一套说明书B5,之前说过同样的发明创造比较的范围是B4权利要求书,现在大家比对一下分案,就能进一步理解,为什么说B5说明书不在比较范围里了。
● 主动分案
申请人有权进行分案申请,不仅可以是对不符合单一性的专利分案申请,也可以是对符合单一性的专利分案申请,更可以是对已经分案的申请再分案(形成“父子子”关系或者“父子孙”关系)。但限制是,最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起2个月期限(即办理登记手续的期限)届满之前提出分案申请。逾上述期限,或者原申请已被驳回,或者原申请已撤回,或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的,一般不得再提出分案申请。
对于审查员已发出驳回决定的原申请,自申请人收到驳回决定之日起3个月内,不论申请人是否提出复审请求,均可以提出分案申请;在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间,申请人也可以提出分案申请。
● 被动分案
审查员发出单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书,申请人应当按照审查员的意见进行分案申请。对于分案申请不符合规定的,审查员应当发出补正通知书,通知申请人补正。期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。申请人补正后仍不符合规定的,审查员应当发出分案申请视为未提出通知书,并作结案处理。
● 分案申请的手续
分案申请的手续基本与新申请的手续相当,对于希望保留原申请日的分案申请,请求书中还需填写的原申请的申请日、原申请的申请号。并按新申请的规定缴纳分案申请的申请费等。请注意,分案申请没有什么“分案申请费”这个费种。这是费用类考题中的“坑”。
请看例题,加深一下理解:
题例:2011年专利代理人考试真题
59.一件实用新型专利申请要求保护X和Y两个技术方案,X、Y之间缺乏单一性。对于审查员要求分案的通知,申请人的下列哪些做法符合相关规定?
A.在原申请的说明书中保留X、Y的内容,权利要求书只要求保护Y
B.在原申请的说明书中删除有关X的内容,权利要求书要求保护X和Y
C.提交分案申请,在其说明书中删除有关X的内容,权利要求书只要求保护Y
D.提交分案申请,在其说明书中保留X、Y的内容,权利要求书只要求保护X
答案:ACD,此题涉及缺乏单一性的后续处理。
1.对说明书B5的实质要求
具体指专利法第二十六条第三款,说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。
说明书的目的就是公开充分,让本领域普通技术人员能够了解该发明的妙用,如果文字说明不清楚,还需借助图示。
请看例题,加深一下理解:
题例:2006年专利代理人考试真题
81.下述哪些属于说明书未充分公开发明或实用新型的情况?
A.一种在天空中形成一层能阻隔冰雹降落的屏障而防止冰雹对农作物伤害的方法,但在说明书中未给出如何形成屏障的技术手段
B.一种方法,其中要采用一种催化剂,在说明书中指出该催化剂为由本申请人在先向国家知识产权局提出的发明专利申请(给出了申请号)中的催化剂,该在先申请中给出了该催化剂的化学结构式及其制造方法,并在本申请的申请日后、公开日前公布
C.说明书中仅给出了虽能解决技术问题但效果较差的技术方案,却将最佳实施方案作为技术秘密保留而未写入说明书
D.一种涉及新蛋白质的发明专利申请,说明书中未提供任何实验数据,但在审查期间补充了实验数据供审查员参考
答案:AD,此题涉及说明书的公开不充分(A26.3)。
2.对权利要求书B4的实质要求
(1)具体指专利法第二十六条第四款,权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
专利权保护,最终看什么?是授权专利的权利要求书里的每一个技术方案。权利要求书B4没写的,法律是不保护的,哪怕你在说明书B5里首次公开,也不行。而说明书B5的内容必须支持权利要求书的技术方案,“专利具有法律性、技术性和市场性,是法律文书和技术说明书的结合体”,就在这里体现了。说明书B5公开充分技术方案,权利要求书B4清楚概要技术方案。清楚是指:权利要求的类型规范、技术特征明确,没有歧义,将要保护的范围界定清晰。简要是指:技术方案概括上位,说明书中有相应的说明或者实施例来支持该概括上位。
请看例题,加深一下理解:
题例:2011年专利代理人考试真题
62.权利要求中的下列哪些表述中存在不清楚的缺陷?
A.一种多挡变速器,包括多个行星齿轮组尤其是三个行星齿轮组……。
B.一种用于接收机变换器的放大器,其特征在于该放大器是高频放大器……。
C.一种往复活塞发动机,其特征在于泵油凸轮机构包括泵油(点火)触轮……。
D.一种等离子喷涂方法,高温喷涂时的喷枪功率为90~120kW……。
答案:ACD,此题涉及对权利要求的表述不清楚(A26.4)。
(2)具体指实施细则第二十条第二款,独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。
必要技术特征是特指在独立权利要求中,发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征,其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案,使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。判断某一技术特征是否为必要技术特征,应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容,不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。
总之,避免“概括过宽”,即这种概括超出了说明书公开的范围,本领域普通技术人员无法从其说明书B5及说明书附图B6中得到或者毫无疑问得到该技术方案,是必须要修改裁剪的。缺少必要技术特征的技术方案,就不是一项完整的技术方案,本领域普通技术人员依据该不完整的技术方案,无法再现发明创造,解决不了专利说明书中所描述的技术问题,也是必须要修改的。
请看例题,加深一下理解:
题例:2011年专利代理人考试真题
67.下列关于必要技术特征的说法中哪些是正确的?
A.必要技术特征是发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征
B.实施例中的技术特征通常可以直接认定为必要技术特征
C.必要技术特征的总和足以构成发明或者实用新型的技术方案
D.任何一个必要技术特征均可使发明或者实用新型的技术方案区别于背景技术的其他技术方案
答案:AC,此题涉及对独立权利要求的必要技术特征(X20.2)的理解。
外观设计Ⅲ没有实质审查,这里所述的是相对于其授权的形式条件的实质条件。
1.新颖性
专利法第二十三条第一款规定,授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。现有设计,是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。
2.差异性
专利法第二十三条第二款规定,授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。
请看例题,加深一下理解:
题例:2008年专利代理人考试真题
74.在进行外观设计相同或者相近似判断时,下列哪些说法是正确的?
A.一般应当用一项在先设计与被比设计进行单独对比
B.只需将两项外观设计的主要部分进行对比
C.可以借助放大镜、显微镜、化学手段对外观设计进行观察
D.仅以产品的外观作为判断的对象
答案:AD,此题涉及外观设计Ⅲ区别判断基准。
3.单一性和分案申请
专利法第三十一条第二款规定,一件外观设计专利申请应当限定于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计,或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计,可以作为一件申请提出。
不符合单一性的外观设计申请,必须分案申请。外观设计申请人,也有权主动进行分案申请。
请看例题,加深一下理解:
题例:2010年专利代理人考试真题
41.在设计构思相同的情况下,下列哪些产品的外观设计可以合案申请?
A.药品包装瓶和该包装瓶的外包装盒
B.同时销售的设计相似的两支铅笔
C.同时使用的茶壶和茶杯
D.浴室用洗脸池、水龙头和盥洗镜
答案:ABC,此题涉及外观设计Ⅲ的单一性问题。
本章基本讲解完毕,现在我们一起来做训练,假设读者你是专利法制度的最初立法者,由你来设计一套专利“申请—审查—授权”的制度,你会怎么设计这套制度呢?我们一起梳理一遍也一起回忆一下本章之前的讲授:
第一步设计申请的主要流程(我们把框架搭出来):1为申请流程、2为审查流程和3为授权流程;
第二步我们来思考一下申请主流程的要素(向主流程中填充内容):申请文本含有申请人、发明人、发明名称、发明主题和发明内容;
第三步我们来思考一下审查主流程的要素:审查实用性、审查新颖性、审查创造性、审查单一性;
第四步我们来思考一下授权主流程的要素:避免不同人之间的重复授权,避免同一人的发明,实用新型的重复授权、不授权如何处理,授权后无效又该如何处理(最后两个问题,就是接下去第四章要探讨的对象——复审和无效),还有授权之形式要求(审方的授通和申方的缴费);
第五步拾遗补阙,对主流程中没有涵盖到的地方补充设计辅助流程,增加辅助流程来弥补主流程中的漏洞,主要的是第三步审查主流程的辅助流程。其中:
(1)新颖性审查的补充流程会是哪些?
A.宽限期是弥补什么漏洞的?
B.优先权设计是为什么?(先思考国内优先权,再思考国外优先权)
C.抵触申请设计是为了弥补什么漏洞?
(2)保藏证明设计是为了什么?
(3)申请审查阶段如何避免同样的发明创造?
(4)创造性审查为什么要区分不同类型的发明创造?(这条不建议考生去思考)
(5)单一性审查是为了弥补什么漏洞?
第二步申请主流程的辅助流程,这严格说来不算是什么流程,而是理顺单位、个人的各种关系,其中:
(1)合作关系:单位间合作、个人间合作、单位和个人间合作;
(2)委托关系:单位间委托、个人间委托、单位和个人间委托;
(3)职务发明中发明创造的权、责界定;
(4)职务发明中发明人的奖酬权和署名权(这条会在之后的章节里讲授)。
第四步授权主流程的辅助流程,这条辅助程序针对发明,是对于发明公布后的保护做了补充,我们称之为临时保护,该保护权利人的权利是什么?该权利的效力又如何呢?
对于考试,申请阶段的审查,就说这么多了,其他的就由各位读者自己去拓展思考了,如果是考生,这点深度基本也就够了。最后我们来看一下归纳在脑图中的专利申请的审查和批准(见图3-19)。
图3-19 申请专利的程序和手续
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