专利许可与转让的注意事项小结

本文从以下几个方面剖析专利许可和转让中值得注意的几个关键问题,并提出了相应的对策和建议。

(一)转让和许可中的文字记载并不完全等于实际享有的权利范围

众所周知,专利的保护范围直接决定了专利的实用价值和转让价值,是实现专利保护、转让、实施的价值基础。专利法第56条第1款规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。因而专利的保护范围是以权利要求书的内容为依据的,转让方和受让方应以权利要求书记载的内容为依据来考虑专利的经济价值。但在实践过程中,并不完全严格按照权利要求书中的文字来确定范围,侵权判定中适用的等同原则和禁止反悔原则就说明了这一点。

1.等同原则的理解

等同原则的适用,是为了防止仿冒者对专利产品做出非实质性的修改,而逃脱出专利权依据文义解释做出的保护,以达到规避专利侵权的责任,其实质是“防止侵权人窃取发明专利的利益”。

2.禁止反悔原则的认识

虽然等同原则的适用将专利权的保护范围扩大到了文字记载的范围之外,但并不意味着所获得的所有专利都可以扩展其保护范围。禁止反悔原则就是对等同原则的一种限制。

禁止反悔原则是诚实信用原则的体现,其主要之点是专利权人对权利要求的解释必须前后一致,以保证公众通过阅读权利要求以及专利权人在申请过程中对权利要求所做出的修正和意见陈述,可以清醒地了解专利的保护范围。

(二)获得专利权并不等于占有市场

专利技术不是“秘密的技术”。国家给予专利权人享有一定时期内专利技术的专有权,其交换条件是公开该专利技术,使公众能够了解到该技术的特点,避免重复研究,从而促进社会的技术进步与创新,并将这点体现在专利法第26条第3款中。具体来说,就是说明书应当清楚记载所要保护的技术方案,详细描述实现该发明的实施方式,完整公开对于理解和实现发明必不可少的技术内容,达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明的程度。因而,很多受让人认为,只要获得该项技术的专利权就等于掌握了技术的核心,就等于占有了其技术市场。其实不然。专利法第26条第3款所规定的“充分公开”仅仅是获取专利权最基本的条件,并不意味着公开所有相关的实施方式,更不意味着必须公开技术的核心。

实际上,很多专利权人基于对维权成本和技术时效性的考虑,在保证公开的内容能够实现该项技术的基本功能的前提下,将最核心的技术内容作为商业秘密保留或者仅将整套技术中的部分申请专利而将其他部分作为商业秘密保留。例如,对于某种产品的制造方法,可能在该制造场所的很多技术人员经过长期工作都能了解其基本制造流程和工艺,但其中很多具体步骤的温度、原料成分和操作要求等信息仅仅是执行该步骤的员工才能接触到的,在这种情况下,该企业可能就选择对产品的基本制造方法进行专利保护,但不在专利中披露实际生产中的一些温度、原料成分和操作要求等工艺细节,从而将这些工艺细节作为商业秘密进行保护。又例如,依据专利技术可以生产出某个产品的主件,虽然该主件本身可以单独成为产品,但如果不掌握商业秘密的内容,就无法生产出配套产品。对于以上2例,公众即便获得了该项专利的所有权或使用权,如果不能获知最核心的技术或者不能获知全部技术手段,市场仍然极为有限,甚至毫无市场。

(三)为避免重复授权的修改带来的潜在纠纷(www.xing528.com)

禁止重复授权原则是专利制度的基本原则,也是维持专利权稳定的重要原则之一。《专利法》第9条第1款规定:“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。”

《专利法实施细则》第41条第2款规定:“同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未做说明的,依照专利法第9条第1款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。”

通常,实用新型专利权的取得时间在前,而申请人只有在符合上述规定的情况下,才能通过放弃实用新型专利权的方式来获得发明专利权。因而在审查实践中,为了克服重复授权的缺陷,申请人(专利权人)通常通过修改发明专利申请,缩小其保护范围,以获得保护范围不同于先授权的实用新型的发明专利,结果导致同一申请人(专利权人)被授予一项保护范围大的实用新型专利和一项保护范围小的发明专利。由于保护范围小的发明专利的技术方案包含了与实用新型专利中的全部技术特征,属于其从属专利,继而可能导致专利权在转让和许可中存在如下权利纠纷:一是转让人在转让或许可发明专利后,以实用新型专利对受让人提起侵权诉讼;二是专利权人将实用新型专利和发明专利分别转让或许可给不同的受让人,因而在不同的受让人之间产生侵权诉讼。

(四)对策与建议

1.注意交易信息的完整性

第一,根据等同原则和禁止反悔原则,专利的实际保护范围是以文字记载确定的范围、与记载特征相等同的特征确定的范围,以及专利审查和无效阶段中申请人所做的限制承诺和部分放弃为共同依据的,因此,专利交易中不仅要关注转让专利的权利要求的文字记载,还应扩展到与所记载的特征相等同的特征以及专利的审查和无效过程。专利局可以向社会公众提供专利申请文档中按照规定可以查阅和复制的内容,如专利申请人依法提交的相关申请文件、审查程序中专利局依法发出的各类通知书和决定等。必要时受让方可以前往专利局查阅和复制专利申请文档中的文件,了解专利申请审批流程的相关信息,尽可能全面地衡量转让专利的经济价值和市场前景。

第二,相当一部分法律纠纷源于交易信息的缺失和不对等,作为弱势群体的受让方不应完全依赖于转让方的信息提供,应该在专利交易前对相关技术进行充分调研,例如相关技术的专利情况、专利申请的过程信息以及可能存在的技术改进信息和商业秘密等,对所要转让的专利的技术水平和市场前景进行预估,做到知己知彼,以确定合理的技术交易价格,摆脱谈判的被动局面。

2.提高交易合同的规范性

专利合同纠纷中的合同文本不规范是普遍存在的一个问题,其中合同条款不完备、条款约定不明确、用词不规范等现象极其普遍。而专利交易是专业性非常强的业务,需要专业技术和法律知识相结合,合同条款的不规范无疑会给交易的正常履行埋下隐患,势必会损害交易双方的利益。因此,交易双方要形成适用合同范本的交易习惯。

当前,国内外专利转让交易步入更加广阔和迅速的发展阶段,如何更好地识别、防范和应对法律风险越来越重要。相关主体应加强专利转让与交易行为过程中的合同管理,采取相应防范措施,将损失降低到最小,最大限度地保护自身合法权益。