七、专利权人请求行政保护的操作要领

在知识产权行政保护实务中,专利行政保护相对更为复杂和典型,因而本部分以专利行政保护为例说明知识产权权利人或代理人在知识产权行政保护中应当具备的一些实务知识和技能。在专利侵权纠纷处理程序和专利侵权赔偿调解程序中,作为请求人或其代理人,其工作主要包括侵权调查、提起请求、参与审理等方面。作为被请求人或其代理人,其工作主要包括答辩、中止程序、不侵权抗辩等方面。侵权调查工作包括侵权证据收集、确定侵权行为和确定被请求人。提起请求工作包括确定受理机关、确定请求人、权利证据准备和请求书填写,参与审理包括意见陈述和侵权对比,答辩工作包括不侵权抗辩和提起中止请求。

1.侵权证据收集

代理人可指导权利人或利害关系人进行侵权证据收集,收集方法如下:

(1)对于公开销售的侵权产品,最好是以购买的方式进行证据收集。

(2)对于方法专利,可以采取拍照的方式对主要的方法步骤进行固定。

(3)对于不公开销售的中间产品,则可以委托第三方进行陷阱取证,收集到侵权产品进行分解并拍照。必要的时候,可以对购买过程和分解过程进行公证。

2.确定侵权行为

根据《专利法》的规定,未经专利权人许可,任何人不得实施专利。对于发明和实用新型专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。对于外观设计专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。对于当事人提供涉嫌侵权行为,代理人应当帮助当事人进行判断,确定是否属于专利侵权行为、假冒或冒充专利行为。

3.确定被请求人

为了避免遗漏,除外观设计专利的使用者外,应当将侵权专利产品的制造商、销售商和使用商均列为被请求人。

4.确定请求人

请求人应是专利权人或者利害关系人。

如果请求人是专利权人,直接提起请求即可。但在实践中,有很多企业习惯以法定代表人的名义申请专利。若以企业为请求人,需要专利权人特别的授权。

如果请求人是专利实施许可合同的被许可人,则需要确定其是否具有提起请求的权利。在专利实施许可合同的被许可人中,独占实施许可合同的被许可人可以单独提出请求;排他实施许可合同的被许可人在专利权人不请求的情况下,可以单独提出请求;普通实施许可合同的被许可人必须有特别的约定才能提出请求。若请求人是专利权合法继承人,则需要先对专利权人进行变更登记,然后再提起请求,或者提交合法继承人的证据。

5.确定受理机关

由于专利侵权处理的主管机构是知识产权局等管理专利的部门,主要是省级知识产权局和市级知识产权局,有的县(区)级地方政府也设立知识产权局。地域管辖主要是侵权行为地和被请求人住所地,但与专利侵权诉讼不同,专利行政查处的地域管辖是要求所有被请求人或所有侵权行为均在本辖区内。如浙江某发动机制造商制造了侵权的发动机,重庆的某销售商在重庆销售该侵权发动机,则专利权人只能在重庆市知识产权局针对重庆销售商的销售侵权行为提起行政查处,不能在重庆市知识产权局提起浙江发动机制造商制造侵权产品的专利侵权行政查处。(www.xing528.com)

6.权利证据准备

权利证据包括权利人的证据、权利范围证据和权利有效证据。

(1)权利人的证据主要是专利证书,若请求人是受让获得的专利权,则应当提交专利转让合同及其经变更后的专利登记簿副本;若请求人是专利权的被许可人,则应提交专利实施许可合同。对于普通许可,则要求许可合同中有明确授权请求人制止侵权的条款。

(2)权利范围证据主要是权利要求书、专利说明书和附图,新版的专利证书已经包括了权利要求书、专利说明书和附图;若未包括,还应当提交专利公告中的说明书或外观设计。

(3)权利有效证据包括提起请求当年的专利年费缴费发票或者专利登记簿副本。若请求的是实用新型或外观设计专利,为初步判断专利权是否稳定,可以向国家知识产权局要求作出专利权评价报告并作为证据提交。

7.请求书的填写

《专利侵权纠纷处理请求书》由专利名称、专利号、专利权人、请求人基本信息、被请求人基本信息、请求处理事项、请求理由、证据和附件清单组成。需要特别说明的是,请求处理事项比民事诉讼请求要少,仅包括认定是否侵权和停止侵权,并不包括提起请求前停止侵权、证据保全、财产保全和侵权赔偿。请求理由主要阐述被请求人的侵权行为。证据包括权利证据和侵权证据。

8.参与口头审理

口头审理不是必要程序,根据案情需要由管理专利工作的部门决定。但由于专利侵权判断相比侵犯其他知识产权判断更为复杂,通常情况下大多案子均要进行口头审理。参与口头审理过程中主要是陈述被请求人的侵权行为,并就侵权产品与专利之间构成相同或等同侵权作对比说明,反驳被请求人的不侵权抗辩。

9.不侵权抗辩

代理人在代理被请求人进行书面答辩和庭审过程中,可以从侵权产品未落入专利权利要求范围、使用现有技术、获得授权许可等方面抗辩不侵权。必要时,还应当对专利申请档案进行查询,对于专利权人在申请、复审和无效过程中对于权利要求的限制性陈述予以复制,用于在专利侵权判断中对专利权利要求范围作限制性解释。对专利申请前的相同或近似领域的在先申请专利进行必要的检索,用于作为现有技术抗辩的证据。

10.中止审理申请

针对请求人的专利可能被宣告无效的情况,代理人可代理被请求人向国家知识产权局专利复审委员会提起无效宣告。根据已经获得的专利无效受理通知书向专利侵权纠纷处理管理专利的部门提出中止审理的申请,待专利权无效程序结束后再决定是否进行专利侵权纠纷处理程序。

11.侵权赔偿调解

专利侵权赔偿数额可以根据请求人的损失、被请求人的获利和授权许可费来确定合理的和解金额。若请求人专利有授权许可的,应当提供该专利的授权许可协议来主张参照许可费的1～3倍赔偿;若被请求人侵权产品的销售数量少且销售价格低,则应提供该侵权产品的销售数量和销售价格,以被请求人的实际获利来主张侵权赔偿数额。