商标使用在TRIPs中的判断与网络环境下的新进展

域名中商标使用的情形，虽然不像网页中的商标使用那样复杂且多变，但也不同于链接中的商标使用，这是由域名本身的功能和特征决定的。

（一）商标在域名中的使用

域名是网络中与网站唯一对应的地址，当在浏览器中输入某一域名后，就能够顺利进入与该域名唯一对应的某一网站。域名与现实环境中的地址相同，现实环境中的地址能让人顺利找到某一机构或个人，网络中的域名也同样如此。

网络是基于TCP/IP协议进行通信和连接的，每一台主机都有一个唯一的标识固定的IP地址，以区别在网络上成千上万个用户和计算机。为了保证网络上每台计算机的IP地址的唯一性，用户必须向特定机构申请注册，该机构根据用户单位的网络规模和近期发展计划，分配IP地址。网络中的地址方案分为两套：IP地址系统和域名地址系统。这两套地址系统其实是一一对应的关系。IP地址用二进制数来表示，每个IP地址长32比特，由4个小于256的数字组成，数字之间用点间隔，例如100.10.0.1表示一个IP地址。由于IP地址是数字标识，使用时难以记忆和书写，因此在IP地址的基础上又发展出一种符号化的地址方案，来代替数字型的IP地址。每一个符号化的地址都与特定的IP地址对应，这样网络上的资源访问起来就容易得多了。这个与网络上的数字型IP地址相对应的字符型地址，就被称为域名。^[47]

由此可见，域名的产生最初是为了记忆和书写的方便，但作为一种字符型的地址，在方便访问者书写和记忆的同时也使访问者在作为域名的字符与该网站之间建立起联系，从而使域名在一定程度上突破了技术上的意义而具有一定识别意义。正因如此，网站的所有者在申请域名时就可能会选择与某一商标相一致的词语，从而利用域名所具有的识别价值。

（二）《国际局的研究》中的判断

该研究在对各国司法实践进行考察的基础上，对域名中的商标使用，是否应该与相关商品或服务相关联，同样区分为为成立或维持商标权和为成立商标侵权两个目的而分别提出了相关意见。

1.为成立或维持商标权时的判断

对于在域名中的商标使用，《国际局的研究》认为有可能建立与特定商品或服务的关联。^[48]当该域名所指向的网站的内容与在该网站中进行广告宣传、供应、交付的特定商品或服务有足够密切的关系时，商标在域名中的使用就有可能足以取得或维持商标权。^[49]

2.为成立商标侵权时的判断

对于在域名中使用商标，是否会带来混淆，《国际局的研究》根据有关方的提议，首先列出了3种可以选择的态度。^[50]而在这3种选择中，该研究认为应该采用与为取得或维持商标权、证明商标知名度时一致的态度，即根据域名所指向的网站的内容来决定是否会带来混淆。这一态度也说明了在域名中使用的商标与该域名所指向的网站中所包含的商品或服务之间是能够建立起关联的。正如《国际局的研究》中所说，这样商标使用于域名与商标使用于网站中就没有明显的区别。^[51]

（三）美国司法实践中的判断

对于域名中使用的商标，与特定商品或服务的关联的建立问题，美国司法实践一般是从是否能够成立商标侵权的角度进行判断的。实践中并没有很多的争论，都倾向于肯定该关联的存在，而对于相关理由，笔者认为美国第四巡回审判区上诉法院在PEOPLE FOR THE ETHICAL TREATMENT OF ANIMALS v.MICHAEL T.DOUGHNEY，263 F.3d 359一案判决中的论述已经非常明确。

该判决在对被告将原告商标使用在域名中的行为是否构成侵权的判断中，首先对该使用中的商标是否与商品或服务相关联作出了评述，判决认为，“被告在其域名中使用原告商标与商品或服务的关联的存在，不需要在该域名所指向的网站中已经进行真实的关于商品或服务的销售或宣传，……而只需要该网站是与商品或服务相关联的”^[52]。从这一评述可以看出，对于在域名中使用的商标与相应网站中的特定商品或服务的关联是否建立的问题，美国司法实践中的答案是肯定的。

【注释】

[1]参见WIPO文件SCT/2/9，第103段。

[2]百度百科，网页词条，网络查阅路径http：//baike.baidu.com/view/828.htm，2012年6月7日。

[3]美国商标审查评审委员会（Trademark Trail and Appeal Board）（TTAB），是美国专利商标办公室（The United States Patent Trademark Office）（USPTO）中的一个机构，其职责之一就是接受商标注册申请人对USPTO审查员拒绝其商标注册申请的上诉。

[4]网络环境下的商标使用与特定商品或服务的关联建立，与网络环境下的商标使用是否足以成立或维持商标权是两个层面的问题，在国际局的研究中，虽然网站中的商标使用是否足以成立或维持商标权会因该网站的类别而有所不同，但在判断该商标使用与特定商品或服务的关联的建立时，所采用的判断规则和标准却并未因网站的类别不同而有所差别。

[5]参见WIPO文件SCT/2/9，第91段、第92段、第93段。

[6]参见WIPO文件SCT/2/9，第103段。

[7]笔者认为，这一案例当属美国涉及商标网页使用是否满足商标注册要求问题的第一案，虽然笔者在相关的材料中并没有发现这样的说法，但在该案的裁定中，所引用的先例中并没有涉及网络商标使用的案例，而均是在现实市场中商标使用的案例。除此之外，还有一点更明显的证据，美国专利商标办公室（USPTO）进行商标审查所适用的《商标审查程序手册》（Trademark Manual of Examining Procedure）（TMEP），在该案审理时，所适用的是第三版（In re Dell Inc.，71 USPQ2d 1725，1727（TTAB 2004）），而在第三版中，并没有关于“电子版展示作为商标使用样本”一节的内容。TMEP第三版电子版并不能在USPTO官方网站上查询到，笔者通过华盛顿大学图书馆的网站查询到该第三版的内容，其网络查阅路径为http：//permanent.access.gpo.gov/lps19446/，2012年6月26日。而在2005年4月公布的TMEP第四版中，却增加了第904.06（b）一节的内容，该节标题为“电子版展示作为商标使用样本”（Electronic Displays as Specimens for Trademarks），而在该节所规定的内容中所引用的正是71 USPQ2d 1725一案的裁定。TMEP第四版及之后的所有版本电子版均可以在USPTO官方网站中查询到，网络查阅路径为http：//www.uspto.gov/trademarks/resources/TMEP_archives.jsp，2012年6月26日。因此，可以说，正是由于这一案件，TMEP作出了相应的修改。因此，笔者断定，这一案例应该是据网页商标使用申请商标注册的第一案。

[8]在USPTO官方网站查询到的该案情况显示该案在2004年8月12日终结。参见http：//ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v？qt=adv&procstatus=All&pno=75851765&propno=&qs=&propnameop=&propname=&pop=&pn=&pop2=&pn2=&cop=&cn=，2012年6月27日。

[9]In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1725（TTAB 2004）.

[10]“与商品相关的商标的展示（display）”是美国商标制度中的概念，对于我国商标法的研习者来说却是相当陌生的，因此，笔者认为有必要进行一定的说明。该案裁定中引用了相关的美国商标规则对商标使用证据的要求，包括《商标规则》（Trademark Rule）§2.56的部分内容和《商标法案》（Trademark Act）（即美国兰哈姆商标法）Section45的部分内容（In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1726（TTAB 2004））。根据该两部分被引用的美国商标规则，与商品相关的商标的展示（display）属于被承认的商标使用情形。正因如此，本案中的证据，网页打印件是否构成一个与商品相关的商标展示（display）便成了双方当事人的争点。被引用的《商标规则》（Trademark Rule）§2.56中，有关商标的展示（display）的描述是这样的：商标（使用的）样本是一个商品的标记、标签或容器，或者是与商品有关的展示。（该描述的英文原文如下：A trademark specimen is a label，tag，or container for the goods，or a display associated with the goods.）被引用的《商标法案》（Trademark Act）Section 45中，有关商标的展示（display）的描述是这样的：基于本法案的目的，商标被认为在商业活动中使用于商品上，如果该商标以任何形式位于商品上或商品的包装上或与之相关的展示中……（该描述的英文原文如下：For purposes of this Act，a mark shall be deemed to be in use in commerce-（1）on goods when-（A）it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith….）从这两部分规则中对商标的展示（display）的描述可以看出，这种商标的使用形式是与商标在商品上的使用、商标在商品包装上的使用并列的一种使用形式，这种使用形式虽然不如在商品上的使用和在商品包装上的使用那样与商品的关联直观且生动，但“与商品有关的”这一限定，也使作为使用方式之一的商标的展示，需要与商品相关联，从而能够发挥识别商品来源的作用。

[11]In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1726（TTAB 2004）.

[12]对于“广告宣传”，美国商标制度也有自己的态度，对此，也有必要进行一定的说明。在美国商标法律制度中，广告宣传与商品有关的商标展示是有区分的，前者不构成支持商标注册的商标使用的证据，而后者构成。（In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1726（TTAB 2004））“如果仅仅构成广告宣传，那么商标使用的样本对于注册就是无效的”。[LANDS’END，INC.v.HARRY F.MANBACK，JR.，Commissioner of Patents and Trademarks for the United States Patent and Trademark Office，797 F.Supp.511，513（E.D.Virginia，Alexandria Division 1992）]。正因如此，在本案中，审查员主张申请人提交的网页打印件仅仅是一个广告宣传，而不能构成商标使用的证据。而在判断一个商标使用的样本是单单的广告宣传还是与商品有关的展示时，一个关键性的因素就是这种使用是否是在销售场所中的一个地点（a point of sale location）。[LANDS’END，INC.v.HARRY F.MANBACK，JR.，Commissioner of Patents and Trademarks for the United States Patent and Trademark Office，797 F.Supp.511，514（E.D.Virginia，Alexandria Division 1992）]。销售场所的一个地点为消费者提供将被展示的商标看作是识别商品来源的方法的机会。[LANDS’END，INC.，v.Harry F.MANBACK，JR.，Commissioner of Patents and Trademarks for the United States Patent and Trademark Office，797 F.Supp.511，514（E.D.Virginia，Alexandria Division 1992）]。

[13]In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1726（TTAB 2004）.

[14]In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1726（TTAB 2004）.

[15]In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1726（TTAB 2004）.

[16]In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1726（TTAB 2004）.

[17]该案中商标注册申请人以商标在订购产品的目录上的使用为证据向USPTO提出注册申请，该申请被驳回后，申请人向TTAB提出上诉，仍然被驳回后，申请人再次上诉至联邦地区法院。法院认定该案中的产品目录上的商标使用构成与商品有关的展示，从而满足商标注册的要求，从而推翻了TTAB的裁定。

[18]In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1727（TTAB 2004）.

[19]In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1727（TTAB 2004），也可参见TMEP第三版中的第904.06（a）款，或TMEP第四版中的第904.06（a）款。(www.xing528.com)

[20]In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1728（TTAB 2004）.

[21]In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1728（TTAB 2004）.

[22]In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1729（TTAB 2004）.

[23]In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1728（TTAB 2004）.

[24]In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1729（TTAB 2004）.

[25]In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1729（TTAB 2004）.

[26]In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1729（TTAB 2004）.

[27]In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1729（TTAB 2004）.

[28]In re Osterberg，83 USPQ2d 1220，1221（TTAB 2007）.

[29]在USPTO官网查询到的该案情况显示该案在2007年5月8日终结，没有申请人上诉的记录。参见http：//ttabvue.uspto.gov/ttabvue/v？qt=adv&procstatus=All&pno=78331176&propno=&qs=&propnameop=&propname=&pop=&pn=&pop2=&pn2=&cop=&cn=，2012年6月27日。

[30]In re Osterberg，83 USPQ2d 1220，1222（TTAB 2007）.

[31]In re Osterberg，83 USPQ2d 1220，1223（TTAB 2007）.

[32]In re Osterberg，83 USPQ2d 1220，1223（TTAB 2007）.

[33]In re Osterberg，83 USPQ2d 1220，1223（TTAB 2007）.

[34]In re Osterberg，83 USPQ2d 1220，1224（TTAB 2007）.

[35]参见TMEP第三版第904.06（a）款，TMEP第四版第904.06（a）款，TMEP第五版第904.03（h）款。

[36]参见TMEP第六版第904.03（h）款。

[37]In re Film E.C.Net，2009WL4079118，10（TTAB 2009）.

[38]In re Dell Inc.，71 USPQ 2d 1725，1729（TTAB 2004）；In re Osterberg，83 USPQ2d 1220，1223（TTAB 2007）.

[39]百度百科，链接词条，网络查阅路径http：//baike.baidu.com/view/147669.htm，2012年6月8日。

[40]参见WIPO文件SCT/2/9，第94段，第95段。

[41]参见WIPO文件SCT/2/9，第94段。

[42]参见WIPO文件SCT/2/9，第103段。

[43]参见WIPO文件SCT/2/9，第103段。

[44]参见WIPO文件SCT/2/9，第104段。

[45]参见WIPO文件SCT/2/9，第104段。

[46]参见WIPO文件SCT/2/9，第104段。

[47]百度百科，域名词条，网络查阅路径http：//baike.baidu.com/view/43.htm，2012年6月8日。

[48]参见WIPO文件SCT/2/9，第96段。

[49]参见WIPO文件SCT/2/9，第96段。

[50]这3种可以选择的态度是由MPI（Max-Planck-Institut）提供的评论中所提出的，包括：①不管商品或服务的类似性，主要标识的近似足以导致混淆的成立；②一般情况下否认混淆的成立；③根据该域名所指向的网站的内容决定混淆的成立与否。参见WIPO文件SCT/2/9，第105段。

[51]参见WIPO文件SCT/2/9，第105段。

[52]PEOPLE FOR THE ETHICAL TREATMENT OF ANIMALS，v.MICHAEL T.DOUGHNEY，263 F.3d 359，365（4th Cir 2001）.