知识产权诉讼中专家的使用及证据收集: 比较法视角

美国知识产权诉讼中的技术事实查明采用专家证人（即当事人专家）、法院专家、特别专家、技术顾问以及专利法官相结合的多元模式。

根据《布莱克法律词典》，专家证人是指“因知识、技能、经验、训练或教育而有资格对证据或事实问题提供科学、技术或者其他专业意见的证人”，也称技术证人。⁽¹⁾《联邦证据规则》第702条对专家证人的要求也是如此，即必须是因知识、技能、经验、训练或教育而成为“专家”。可见，在美国，专家证人只要在特定领域具有特长，对法官形成判断具有辅助作用即可，在学历或资格证书方面没有硬性要求。⁽²⁾

专家证人通常由当事人指定或选任。当事人及其律师通常应当在诉讼较早阶段选择专家证人，以帮助当事人在证据开示阶段理解其获取的信息并形成用于提问对方当事人的最佳问题。

美国知识产权诉讼中的专家证人可以是企业雇员、技术专家、专利律师或者损害赔偿专家（通常为会计师或经济学家）。⁽³⁾依据职能角色的不同，美国的专家证人可分为作证专家（testifying experts）与非作证专家（non-testifying experts）。后者仅为庭审做准备工作；前者出庭作证，在需要的情况下，可以寻求非作证专家在专业知识、技能或经验上的协助和补强。通常，当事人不能对非作证专家进行质询或者录取证言，除非依据《美国民事诉讼规则》第35（b）条的规定（涉及专家证人进行身体或精神的检查而得出的报告书），或者经释明（showing）存在极其特殊的情况使得当事人通过其他方式获取相同事项的事实或观点不具可行性。⁽⁴⁾

当事人必须在特定时间内向对方披露技术专家的身份。⁽⁵⁾在披露的同时，当事人必须随附该技术专家撰写并签字的书面报告。依据《联邦民事诉讼规则》第26条，专家报告应包括6个部分：①关于所有见解的完整陈述以及支持这些见解的依据和理由；②用于形成这些见解的事实或资料；③用于支持这些见解的所有证物（exhibits）；④专家证人的资格，包括10年内的著述清单；⑤近4年内担任专家证人的案件清单；⑥在本案担任专家证人获得的报酬。⁽⁶⁾经法院同意可以不提供专家报告，在这种情况下，当事人应当在披露中具体陈述两方面的事实：技术专家将作证的事项；专家将证明的事实与意见的总结。⁽⁷⁾

依据《联邦证据规则》第702条，专家意见所依据的理论必须是“科学的、技术的或者其他专业的知识”。“多伯特案”和“Kumho案”提供了是否符合“科学的、技术的或者其他专业的知识”的认定标准。

在“多伯特案”的判决中，美国最高法院确立了判定专家意见中相关理论或技术之科学性和可采性的几项因素：①该理论能否被检验或者已经被检验（即具有可证伪性、可反驳性、可检验性）；②是否经同行审查并且公开发表；③该理论在运用中已知或潜在的错误概率；④在相关科学领域是否被广泛接受。⁽⁸⁾“Kumho案”进一步完善了上述标准。联邦最高法院指出，上述标准不仅适用于科学知识，也适用于技术知识或其他特殊的知识。⁽⁹⁾地区法院可以（may）考虑“多伯特因素”以判断专家证言是否可靠，不过它是一种具有弹性的判断标准，法院不需要考虑其中所有的因素，这些因素的考虑是有益的，但不是决定性的；而且法院应根据不同案件就各项因素做不同的取舍。⁽¹⁰⁾当然，在大多数案件中，试验所依据的科学方法是没有明显争议的，争议主要是试验是否按照适当程序进行操作。

《联邦证据规则》第702条要求专家意见必须基于“充分的事实或资料”。关于“事实或资料”的来源，在Monsanto案中，CAFC指出专家证人不需自己准备待分析的事实或资料，《联邦证据规则》第702条允许专家证人依据他人制作的科学测试报告来进行分析，这也属多数法院的见解。⁽¹¹⁾关于专家所依赖的原始资料是否需要为可采性证据，依据《联邦证据规则》第703条的规定，如果专家赖以形成意见的事实或数据在该领域被合情合理地依赖，该事实或数据不必具备证据法上的可采性。⁽¹²⁾

关于专家依据的资料的披露，《联邦证据规则》第705条规定，专家可以证明待证事实无须先证明他所依赖的基础性的事实或资料，除非法庭另做要求。不过，在交叉询问中专家可能被要求披露这些事实或数据。

《联邦民事诉讼规则》第26条详细规定了对专家证人、专家报告以及对专家录取证言的要求。其中第26（a）（3）条允许地区法院选择排除专家披露规则，事实上一些地区法院通过地区规则减少了关于专家披露的要求。此外，专家披露要求也可以通过当事人约定或者法院命令予以变更。⁽¹³⁾

为了解和探究专家证据的依据和结论，当事人可以对那些将来会在庭审时陈述观点的任何已经被确认的作证专家进行录取证言。如果依据规则该专家被要求提交报告，录取证言仅当该报告已经提交之后进行。⁽¹⁴⁾对此，有一些专利地区规则予以了补充，比如，依据宾夕法尼亚西区的“地区专利规则”第5.2条（“专家的证言录取”）规定⁽¹⁵⁾：“如果依据该规则披露专家证人的录取证言，那么它应当在反驳报告（rebuttal reports）送达后7个日历日内开始，并且在证言录取阶段开始后30天内完成。”

专家报告的内容必须满足前述第26条的要求。如果没有包含被要求的所有信息，比如用于形成见解的事实和资料、收取的专家报酬、近4年担任的专家证人的案件等，法院可能禁止专家作证。此外，专家的口头证言局限于其报告，大多法院不允许专家证人就未披露于报告的事项表达观点。根据《联邦民事诉讼规则》第37（c）条，如果该信息的保留“没有实质的正当理由”（substantial justification），法院有权排除关于未在专家报告中披露的事项所做的专家口头证言。

为回应对方律师提供的专家报告，或者在证据开示较晚时间或案件审理中提供的证据，专家证人保有补充专家报告的权利。

专家报告的交换。《联邦民事诉讼规则》第26条要求，专家报告在案件审理或者准备审理之前至少90天进行交换，而用于反驳对方专家证据的补充报告在对方当事人披露之后30天内进行。有一些专利地区规则对专家报告的时间也有规定，比如，宾夕法尼亚西区的“地区专利规则”第5.1条（专家和专家报告的披露）规定：“在以下两个之中较晚的一个时间之后不超过30个工作日：（1）依据法院的案件管理命令进行的证据开示正常结束；（2）法院对权利要求解释做出裁定，每方当事人应当进行第26条要求的关于本方承担证明责任的事项的专家证人初步披露。在第一轮披露后不超过30个日历日，每方当事人应进行第26条要求的关于对方承担证明责任的事项的初步专家证人披露。除非法院另有命令，在第二轮披露之后不超过14天，每方当事人应当进行第26条允许的任何反驳性的专家证人披露。”

未能遵守上述时限可能导致专家证据遭到排除。在Trilogy案中，在地区法院规定的时间Trilogy一方的专家提交了报告，但是缺少规则要求的某些信息，地区法院允许延期以弥补缺少的信息。此后Trilogy提交了二次专家报告、反驳对方的专家报告，以及一份专家宣誓书。这些材料提交时已经过了专家报告截止时间，而且包含了新的观点和信息，不仅是补充原来的报告。联邦巡回法院裁定，补充性报告包含的原报告中未有的新观点部分，以及包含了新观点的专家宣誓书，应当从案卷中予以剔除。⁽¹⁶⁾

权利要求的解释可以依据内部证据和外部证据，内部证据如专利说明书，具有更强的证明力。专家证据属于外部证据，如果专家证据是推断性的或者与内部证据存在差异，则法院通常不会采信该专家证据。不过，专家在权利要求的解释中仍有发挥作用的空间，可在案件中为法官认定事实提供有用的意见。

在美国司法实践中，传统上对于专门性问题的查明与认定是通过当事人指定的专家证人进行的，这与其对抗制的诉讼模式密不可分。同时，美国现代民事诉讼中法官可以任命独立专家，这类专家被称为“法院专家”“法院指定的专家”或“中立专家”，美国《联邦证据规则》第706条（“法院指定的专家”）对此予以明文规定。

法院可依职权或依申请指定独立专家，同时这一实践并不限制当事人传唤其自己指定的专家证人进行作证。法院可以要求当事人提供专家人选，最终法院可以在当事人的共同人选中指定，也可以自行指定。对于当事人指定专家的申请，法院不予准许的，应当在命令中表明理由。

法院指定专家之后，应当告知专家应当履行的义务。如果法院指定的专家发现了任何案件事实，应当将其发现告知所有当事人。任何当事人可以对该专家进行录取证言；法院或任何当事人可以传唤该专家出庭作证。在出庭作证时，专家应当接受任何当事人的交叉询问。(www.xing528.com)

法院指定的专家有权获得法院许可的合理报酬；在知识产权诉讼中，该报酬通常可以由法院暂定分配方式，归由各方当事人负担，最后与其他费用统一计算和分配。⁽¹⁷⁾

总体而言，在美国由法官指定专家不是常有的情况。⁽¹⁸⁾在司法实践中，因受对抗制诉讼模式的影响太大，美国法官在行使指定独立专家的权力时非常谨慎。美国的一项调查表明，在民事案件中，81%的法官从未自行指定过专家，只有8%的法官曾经不止一次地自行指定过专家。⁽¹⁹⁾

不过，仍有少数法官，比如Stephen Breyer法官和Posner法官相信依据《联邦证据规则》第706条指定中立专家是富有效率的选择，而且在一些专利案件中指定了中立的经济学专家，并且这种专家指定方式也为一些学者所认可。⁽²⁰⁾

在审理MPS诉O2专利纠纷案⁽²¹⁾中，联邦巡回法院认可了地区法院指定独立专家的做法。在加州北区法院审理该案时，针对复杂的电子工程问题，Wilken法官提出依据第706条指定独立专家，作为被告和专利权人的O2公司表示反对该项提议，原告MPS公司则予以支持。此后，Wilken法官命令双方商定一名专家。在该案出庭作证中，独立专家提供了客观上有利于MPS的意见，最终陪审团裁定O2公司的专利权利要求无效。O2公司上诉，主张因案件复杂而指定独立专家的做法不当妨碍了当事人的第七修正案权利（由陪审团审判的权利应受到保护），违反第九巡回法院确立的先例，即当事人的第七修正案权利不存在“复杂例外”，而且认为独立专家证言解除（relieved）了陪审团的职责。

联邦巡回法院承认，“司法界和理论界都评价第706条仅在罕见而令人信服的情况下才应予援引”，同时指出第九巡回法院认可法官对此事项享有广泛的裁量权。联邦巡回法院进一步认定，地区法院已适当遵循了第706条的各项要求。对于指定独立专家即解除陪审团职责的说法，联邦巡回法院指出，国会在制订第706条的时候已考虑并否定过相似的理由，联邦最高法院亦早已承认法院指定专家的合宪性。而且，没有证据表明O2公司的第七修正案的权利遭到拒绝或妨碍。最终，联邦巡回法院裁定地区法院在“面对它认为的不同寻常的复杂案件以及看起来明显冲突的专家证言”时没有滥用自由裁量权。

尽管联邦巡回法院肯定了加州北区法院指定独立专家的做法，但是从其措辞中可以看出谨慎适用《联邦证据规则》第706条的立场，因为该案的特殊之处在于：其一，案件涉及复杂的技术问题；其二，法官面临双方专家证人冲突的证言。如果不能满足这样的前提，援引第706条的正当性仍然可能受到挑战。

根据《联邦民事程序规则》第53条，法官可以指定特别专家（specialm aster）以辅助法官处理事实及法律问题。根据第53（a）（1）条的规定，特别专家可在以下情况得以任命：履行当事人同意的义务；如果特别专家的指定是因存在“某些特别情况”或“需要进行会计核算或解决难以计算的损害赔偿”，那么在未设置陪审团的案件中主持审理程序并就法院确定的事项提出或推荐事实调查结果；处理那些审判前后联邦地区的法官无法有效及时处理的事项。

法院在指定特别专家时或者修改委任令（appointing order）时须给予各方当事人获得通知以及陈述意见的权利。除了委任令对特别专家的职责根据个案需要予以界定外，特别专家在法律上默认的职权包括：管理所有程序；采取所有适当措施以公平有效地履行职责；如果进行证据听证，特别专家可行使法院强制要求出示、接收和记录证据的权力。

特别专家可以根据需要向当事人签发命令，根据委任令向法院提供工作报告和建议书。除非法官另有指令，特别专家向法院提交的工作报告应及时向当事人送达副本。在法院依据报告或建议书采取行动之前，地区法院应当给予当事人获得通知和陈述意见的机会。除非少数例外情况，⁽²²⁾法院必须针对特别专家所作事实认定、法律结论的异议事项予以全面审查（de novo review）。

可见，特别专家的属性是法官的助手或者代理人，不是证人，不接受当事人的询问，其提供的关于事实的报告也不属于专家证据。特别专家处理的事务范围涉及法律事项和事实调查，总体上侧重于法律层面。

特别专家在专利案件中的使用率不高，据有关调查大约不到2.7%。⁽²³⁾另有调查表明，被指定的特别专家大多是律师。而且，大部分情况下，他们从事的事务主要是主导双方当事人的证据开示或权利要求的解释。⁽²⁴⁾这些案件涉及的技术事实极为复杂，在某种程度上，任命这些专家是法院和当事人在经历了漫长的审理后意识到了案件技术事实的复杂性，因而寻求外部专家帮助的结果。⁽²⁵⁾

技术顾问（Technical Advisor）是协助法官理解重要的技术问题、提供咨询意见的专家，不是证人，不提供证据，也不行使法官的司法职能。美国《联邦民事程序规则》和《联邦证据规则》没有涉及技术顾问的指定问题。不过，技术顾问的指定被认为系法院的固有权力，⁽²⁶⁾该权力的存在不以法律的规定为必要。在TechSearch案中，美国巡回法院认为，只有在那些有限的案件中，因技术的复杂性，地区法院需要技术顾问协助理解专利背后的复杂技术的情况下，法院才去指定技术顾问，这是它们的固有权力。⁽²⁷⁾

由于联邦立法未就技术顾问的指定提供规则，一些上诉法院确立了指定技术顾问的规则。在TechSearch案中，美国联邦巡回法院认为，技术顾问的作用在于解释当事人提供的证据所涉及的术语和理论。在任用技术顾问时应当采用公开、透明的程序任用中立的第三方，通常应以书面的形式明确界定和限制技术顾问的职责并且披露给双方当事人，技术顾问不得使用案卷记录以外的信息，并且不能从事独立调查；明确披露技术顾问的专业能力和范围；技术顾问须宣誓理解并遵守相关规则。⁽²⁸⁾

技术顾问在专利诉讼中也并不常见，“使用的情况仅限于法院面临不同寻常的疑难复杂问题时，涉及了超出法官通常必须掌握的关于事实和法律的常规问题。”⁽²⁹⁾不过，自从TechSearch案之后，美国联邦法院对技术顾问的使用率有高达25倍的增长。⁽³⁰⁾

美国联邦巡回上诉法院（Court of Appeal for the Federal Circuit，CAFC）是根据《联邦法院改善法》（The Federal Courts Improvement Act of 1982，FCIA），合并了关税及专利上诉法院与申诉法院而成立的。它管辖的纠纷涉及专利和商标（主要是上诉案件以及不服专利商标局有关决定的案件）、国际贸易、行政合同等。

专利诉讼本由不同的联邦巡回上诉法院管辖，但是由于它们对于专利法的适用与解释各有不同，⁽³¹⁾导致不同联邦巡回上诉法院的裁判常有冲突。随着各联邦巡回上诉法院所审理的专利案件不断增加，不同法院的裁判标准不同导致法律上的不确定性，进而加重了当事人“挑选法院”的现象。为此，美国司法部设置了司法行政改进办公室，后者提出《联邦法院改善法》，最终促成了联邦巡回上诉法院得以成立。

美国知识产权诉讼中对技术事实的认定采用专业法官与技术助理的协同模式。联邦巡回上诉法院目前在职的法官18名，其中约有半数具有理工科背景，⁽³²⁾每个法官皆配备3名法律助理（Law Clerk）及1名法庭助理（Judicial Assistant），这些法官助理大多具备理工科的背景，使得专利诉讼的案件能在一年左右的时间审理结束。⁽³³⁾由于美国法学教育是建立在非法学大学教育基础之上，因此美国法科毕业生中具有理工科教育背景的人较为常见，有条件遴选出既具有理工科背景，又具备良好法律素养的专业化法官和技术助理。