美国知识产权诉讼证据收集比较法视角

美国民事诉讼证据开示的一般制度体现在《联邦民事诉讼规则》之中，证据开示制度的适用并不区分案件类型，同样适用于知识产权诉讼；同时，专利诉讼司法实践中发展出一些关于证据收集的判例法。此外，美国许多联邦地区法院采纳了专利地区规则，比如加州北区地区规则，这些规则包含了一些针对专利诉讼证据开示的特别规定。

美国采取绝对的集中审理主义，将诉讼程序明确区分为审前准备程序和开庭审理程序，其证据收集制度（证据开示）完全是以当事人为中心。尽管近年来普通法国家加大法官对案件的管理和控制的力度，但这并未从根本上动摇当事人在民事诉讼中的中心地位。这种以当事人为中心的证据收集制度与其根深蒂固的“对抗制”诉讼文化和历史传统是融为一体的。

美国《联邦民事诉讼规则》第26（b）（1）条规定，当事人都可以要求对方当事人开示与任何当事人的主张和抗辩有关联的、不受特免权保护的任何事项，而且，在具备正当理由的情况下，法院可命令当事人开示与诉讼标的有关联的任何事项。实际上，证据开示的相关性标准，在2000年规则修订之前是“与诉讼标的有关联”，而在修订之后成为“与主张和抗辩有关联”（在新标准下只有当法院认为具备充分理由才能适用“与诉讼标的有关联”标准）。可见，证据开示范围在规则修订后有一定的收窄。无论如何，如果情况表明开示可以合理地导出具有可采性的证据，被要求开示的相关信息在审理时不需要具有可采性。⁽²⁾《联邦民事诉讼规则》第26（b）（2）（C）条规定：在法定情况下，法院必须依申请或自行限制证据开示的范围与次数，⁽³⁾这些情况包括：①证据开示系不合理地重复或本可以更方便、更容易或者更经济的方式取得相同信息；②开示申请人已获得充分机会取得开示信息；③证据开示的负担或成本超过它可能带来的利益。在证据开示过程中，如果当事人发现先前针对重要争点提供给对方的回复或信息有所缺漏或并不正确，则有义务予以更正，并提供正确信息。⁽⁴⁾

证据特免权是证据开示的例外。关于特免权，《联邦证据法》第501条只做了原则性的规定：除联邦宪法、国会制定法和联邦最高法院根据授权确定的规则另有规定外，关于证人、个人、政府、州或有关政治组织的特免权适用普通法上的原则，由联邦法院根据理性和经验加以解释。这些特免权主要包括：律师—当事人特免权、丈夫—妻子特免权、医生—病人特免权、心理医生—心理病人特免权、牧师—忏悔者特免权、新闻工作者特免权、反对自我归罪特免权、关于政府秘密的特免权。⁽⁵⁾

《联邦民事诉讼规则》第26条明确规定了律师—当事人特免权和律师工作成果豁免。律师—当事人特免权规定于《联邦民事诉讼规则》第26（b）（4）（C）条，是指在当事人的律师和当事人之间秘密进行的信息交流免于开示的权利。该制度的目的是保护律师与当事人之间的信任关系，促进当事人与律师之间充分和坦白的沟通。主张特免权需要满足的基本条件是：与当事人进行信息交流之人必须具有律师执业资格或者是律师的助手，而且是以律师身份进行信息交流；该信息交流是因律师受其当事人（委托人）通知后开始，信息交流现场没有陌生人，而且双方交流目的是为获取法律意见、法律服务或法律程序的协助。⁽⁶⁾关于专利申请过程中发明人与其专利律师⁽⁷⁾之间的信息交流是否适用律师—当事人特免权，在美国司法实践中曾产生争议。从United Shoe Machinery案⁽⁸⁾开始形成的一般立场认为，专利申请过程中专利律师的相关意见不属于法律专业范畴，不受到律师—当事人特免权保护。不过，这一立场后来被推翻。在Sperry案⁽⁹⁾中，美国联邦最高法院认为，专利律师在专利申请中为发明人提供的服务，比如针对发明创造的可专利性或者专利权利要求书的撰写，与其法律专业知识与技巧相关，应同样受到律师—当事人特免权保护。⁽¹⁰⁾

律师工作成果豁免规定于《联邦民事诉讼规则》第26（b）（3）条，是指律师为开庭审理而准备的诉讼资料和法律意见，有条件地承认免于开示的豁免。“工作成果”可区分为两类：一类是为准备诉讼获得的事实性工作成果（如复印的文书、录取的证言）；另一类是在准备诉讼过程中形成的主观感受或看法，即意见性工作成果。对于事实性工作成果，对方须举证阐明满足“实质需要”和自行收集“过于困难”两个特殊要件，才可能取得法院的开示许可；如果是意见性工作成果，则基本上可以绝对地免于开示。⁽¹¹⁾

除了特免权以外，其他拒绝开示的理由还包括被要求开示的证据不具有相关性，证据开示请求过分加重负担，但只适用于证明责任过重或可以其他方式提供信息的情况。⁽¹²⁾此外，《美国联邦证据规则》第403条规定：证据虽然具有关联性，但其证明价值明显不及所含有的不公平的偏颇、导致争点混淆，或有误导陪审团的危险，或被认为是不当拖延、费时或不必要的重复举证时，也可以被排除。该项例外规定实际上赋予了法官一项权力，即当法官相信，如果允许某一证据的提出，引起的负效性大于其应有的证据价值时，其可以排除该证据。如果被请求开示的证据属于该规则中应被排除的证据，被申请人也可以将其作为拒绝提出的理由。

在美国知识产权诉讼中，当事人可以在开庭审理之前使用以下四种方法向对方当事人或诉讼外第三人收集证据。

录取证言（depositions）是指一方当事人在开庭审理前询问对方当事人或第三人而取得的证言。在同一证据开示程序中，除非法院同意，录取证言最多可以进行10次。如向对方当事人录取证言，须发出通知并合理送达，通知中应当载明时间、地点以及记录方式。如录取证言的对象是诉讼外第三人，须通过法院向证人送达传票，强制其接受当事人的询问。⁽¹³⁾录取证言主要以口头询问的方式进行（如果证人离法院距离遥远，可采取书面询问方式），无需经法院许可，地点通常选于律师事务所。在录取证言程序中，一般由法院速记员作为公证人，主持宣誓并记录证人证言，双方当事人律师可以参加。在开庭审理时，录取证言作为审前固定的证据，可以用于有效质疑同一证人口头证言的可信性。如因证人死亡或证人与法院距离遥远等原因不能出庭作证，当事人可直接使用录取证言。当事人可以依据《联邦民事诉讼规则》第30（b）（6）条对公司进行录取证言。在依据该条规定做出的通知中，请求方须明确指出其希望获知的某一类或某几类事项。被通知的对方当事人如为公司，必须指定一些工作人员代表公司就通知中列出事项的信息进行作证。与个人的录取证言不同，依据该条进行的录取证言属于该公司的自认。

质问书（interrogatories）是一方当事人向对方当事人提出的书面质问，只适用于当事人之间。对方当事人有义务以书面形式答复，签字并宣誓，表明愿为伪证负法律责任。《联邦民事诉讼规则》第33条限制双方当事人通过质问书提出的问题数量最多为25个，不过该书面限制可能依联邦地区法院的诉讼规则、当事人合意或法院裁定而改变。⁽¹⁴⁾质问书通常用于澄清争议事项、弄清证人或相关文件的信息，或者了解对方主张的案情和证据，然后在此基础上可以决定进行录取证言、要求书证开示。对方当事人在收到质问书后的法定期间应予以答复。法院依据申请可延长答复或进行异议的期间。如当事人既不答复质问书又不提出异议，法院可签发命令强制其答复。许多联邦地区法院制订了专利地区规则，明确规定双方交换“理由书”（观点的书面主张）的时间表。关于“理由书”的质问是有益于澄清专利诉讼中“非侵权”“恶意”“间接侵权”“非显而易见性”“损害”等问题的依据。⁽¹⁵⁾

美国《联邦民事诉讼规则》第34条规定，要求提供文书和实物是收集对方当事人控制下的书证或物证的手段。如果要求查阅对方当事人的书面材料，在请求书上应记载欲查阅文件的目录；如果要求诉讼外第三人提供诉讼的相关信息，需要依据第45条规定向第三人发出传票以强制其提供文件。⁽¹⁶⁾对要求提供书证或物证的请求书，被请求人应以书面方式进行答复，表示同意提供，或者予以拒绝并阐明理由，⁽¹⁷⁾如不答复则视为放弃异议。接到请求书后不答复的，请求方可向法院申请采取强制答复、进行处罚、驳回诉讼或者做出缺席判决等措施。《联邦民事诉讼规则》关于书证的数量没有设定限制，在专利诉讼中当事人之间交换成千上万页文件的情况比较常见。这些书证涉及当事人业务的方方面面，包括产品研发、客户服务、营销与销售、会计、法律事务等。

在美国专利侵权诉讼中，原告申请开示的文件主要包括：①被控侵权产品的相关文件，尤其是研发资料；②为计算损害赔偿而需要的被控侵权产品的生产、销售以及成本利润等信息，如果被告主张产品所涉技术系独立开发并许可他人使用，系争专利的许可协议有助于计算赔偿数额；③关于涉诉产品取得商业成功的证据，这不仅可以用于评估损害数额，也可以用于证明专利技术的非显而易见性；④被告基于在先技术而主张专利无效的情况下，关于在先技术的相关资料等。被告申请开示的文件主要包括：①原告主张的侵权产品的详细型号；②系争专利的构想形成日及据以实施日的相关证据；③系争发明提出专利申请案前，所有关于披露、销售或使用系争专利技术内容的纪录；④原告掌握的与系争专利有关的先前技术信息。关于未体现于涉诉专利审查档案的现有技术的样品或文件，这些文件可能有助于支持被告提出不正当行为抗辩，尤其是专利权人在申请专利时明知却未向专利机构披露的现有技术；⁽¹⁸⁾⑤与系争专利相关的许可协议以及系争专利商业上成功与否的相关资料；⑥专利的其他相关信息，比如关于因在外国申请专利而产生的优先权的证据等。

在证据开示中，自认请求书（request for admissions）可以用于有效减少争议事项。当事人须如实、及时回答对方发来的自认请求，对相关事实的真实性、法律对事实的可适用性、文书或其他证据的真实性等事项逐一予以承认或否认，或者详细说明没有足够信息予以肯定或否定。⁽¹⁹⁾当事人承认的事项视为已获得证明，除非法院依申请允许撤销或修改，否则当事人在庭审时不得作相反主张。如果当事人不回复请求书，或者逾期未作答复，视为全部承认。⁽²⁰⁾

在依据《联邦民事诉讼规则》第26（f）条进行证据开示会议并商定开示计划之前，证据开示并非必须进行。当事人应依第26（f）条规定尽快举行证据开示会议，商讨证据开示的日程安排以及开示内容。所有诉讼当事人或其代表皆有义务参与证据开示会议，并基于善意原则商讨证据开示计划。会议结束后，诉讼当事人应在14天内将双方讨论出的证据开示计划以报告书形式提交法院。⁽²¹⁾

初步披露（initial disclosure）是当事人向对方当事人进行的无需等待开示申请的主动披露。披露的信息范围在《联邦民事诉讼规则》第26（a）（1）条作了具体规定。根据联邦地区法院的专利地区规则进行的理由书和信息的强制交换也属于初步披露。除非法律另有规定或法院另有命令，或者因当事人对初步披露持有异议而法院就初步披露另有决定，一般而言，当事人必须在证据开示会议或者此后的14天之内进行初步披露。在送达其他正式开示申请前，当事人应当彼此进行初步披露。通过初步披露，当事人可以了解关键的证人和关键的书证、物证的种类和地点，为接下来的录取证言和开示申请提供基础。初步披露的范围应当是合理调查能获得的所有证据。不过，依据第26（e）条，如果当事人在案件审理过程中能够获得不同的信息，有义务进一步披露以补充或更正信息。

当事人可以通知对方当事人及所有利害关系人，提出证据开示申请。如果证据开示申请已送达，对方当事人有3个选项：在规定时间按要求开示；申请延长时间；申请保密令。如果接到送达的当事人拒绝配合，依据《联邦民事诉讼规则》第37条的规定，申请方当事人可以向法院申请向对方强制开示或者进行惩罚。⁽²²⁾不过，在寻求法院介入之前，申请人必须尝试通过协商解决。第37（a）（1）条要求申请人提供相关证据，证明其依据善意原则与对方协商，或尝试进行协商，而对方仍然未进行证据开示。⁽²³⁾(www.xing528.com)

《联邦民事诉讼规则》第45条规定要求第三方进行证据开示通过传票进行。当事人向第三方寻求开示的证据种类可以是证言或者书证，第三方有权提出异议。异议理由与当事人开示的情况下相似，包括特免权或工作成果豁免、不具有相关性、负担过重等。

《联邦民事诉讼规则》第37（a）（5）条规定：法院对于证据开示过程中当事人提出的各项申请除了具有准许和驳回的裁量权外，对于申请所需费用的承担也有决定的权力。此外，第37（b）条对证据开示过程中行为不当的当事人规定了若干惩罚措施，以保证证据开示的顺利进行。证据开示程序中的惩罚区分为未下达强制开示令之前和下达强制开示令之后两种情况。未下达强制开示令前的惩罚主要采取命令违规当事人支付申请强制开示的费用、补偿相应损害的形式；对于下达强制开示令后仍拒绝开示的当事人，将面临更为严重的法律后果，主要包括：①证据失权；②认定有关事实成立；③简易判决；④蔑视法庭罪。⁽²⁴⁾

美国专利诉讼当事人之间寻求的开示不仅涉及必要证据，也涉及每一方持有的法律理由（contentions）。质问书在固定对方当事人的观点与主张方面有一定作用，不过，当事人要求对方解释法律理由的质问书频繁发生会造成程序烦琐与成本增加。为了解决这个问题，加州北区法院在2000年确立地区规则，规定了交换理由书及相关信息的时间表。⁽²⁵⁾其他一些联邦地区法院也采纳了类似的专利地区规则。在未采纳专利地区规则的情况下，当事人在依据《联邦民事诉讼规则》第26（f）条进行的会议中可以约定予以适用，法官也可以行使裁量权予以参照适用。司法实践中，在没有采纳专利地区规则的联邦地区法院的证据开示程序也深受专利地区规则的影响。

此外，依据“加州北区法院地区规则”第2.1条（“程序适用”）的要求，当事人在案件管理初期会议中依据第26（f）条进行协商时，除了该26条涉及的事项以外，当事人应当在向法院提交的报告书中包含以下事项：①专利地区规则规定的义务和截止时间的修改建议，以确保地区规则适合个案的具体情况。②任何关于权利要求解释的开示范围与日程安排，包括法院允许的专家证人的披露与开示。③权利要求解释听证（马克曼听证）的形式，包括法院是否听取口头证言，证据提交顺序，以及预计的审理时长。④关于争议的技术问题，各方当事人准备如何协助法院予以理解。

这些地区规则规定了当事人关于专利案件的法律理由与证据的披露程序。依据专利地区规则进行的披露，与初步披露（initial disclosure）的性质相同，属于向对方当事人进行的无需等待开示申请的披露。除此之外，当事人还可以向其他当事人提出开示申请，要求对方进一步开示。双方当事人的披露内容主要涉及三个方面的争议事项：专利侵权、专利无效以及权利要求解释。⁽²⁶⁾

专利权人应当在侵权理由书（infringement contentions）中披露其关于专利侵权的主张。权利人须指出其认为构成侵权的每个产品或方法。专利权人应使用一张权利要求对照表（claim chart）⁽²⁷⁾，陈述权利要求中的每一个技术特征（limitation），并且完整、准确地指出涉诉产品或方法符合专利权利要求中的每个技术特征，无论依据是书面表述或是等同理论。

专利权人应当披露其控制下关于专利的文件资料，具体包括：①权利人与第三方之间涉及专利发明的合同、发票、广告、营销资料、报价单、共同开发协议等相关文件，关于涉诉专利的产品或方法的销售或销售报价、公开使用的文件。②与证明专利的构想、付诸实施、设计与开发有关的文件。③涉诉专利的审查档案（file history）。④拥有专利权的凭证。⑤关于涉诉专利技术运行的任何文件。这些文件资料可能对专利有效性产生不利影响，被控侵权人希望通过权利人披露而取得。

在收到专利权人的具体侵权主张以后，被控侵权人会获得一段时间用于搜寻现有技术以及关于专利无效的信息，然后须以权利要求对照表的形式提供专利无效理由书（invalidity contentions）。被控侵权人应当详细阐述现有技术的公开或应用满足权利人所主张的权利要求中的所有技术特征。

被控侵权人也应当提供其拥有的书证或其他信息，主要包括表明争议产品如何制造和操作的文件，比如源代码、说明书、原理图、流程图以及公式。这些对于权利人证明专利侵权而言实际上是必要的证据，被控侵权人应予开示。

如果法院认为有必要进行独立的马克曼听证，法院通常会要求当事人指出可能存在争议的权利要求用语（claims terms），而且通过权利要求对照表的方式确定每一个这样的用语，并且列出每方当事人对这些用语所建议的解释以及支持建议性解释的证据。这一程序有助于缩小争议，使得法院能够聚焦于存在争议的用语。

由于当事人建议的用语解释通常表明了他们在案件中的观点和理由，因此地区规则确立了“三步法”程序，用于完成权利要求对照表，并确保没有任何一方处于不利地位：首先，当事人就有争议的用语进行会谈。这种做法迫使当事人之间通过交流弄清案件争议点所在。其次，当事人同时交换各自对用语建议的定义，这样每一方都无法依据对方建议的定义调整本方立场。最后，当事人再次会谈以确定他们能否就更多用语的解释达成一致意见，然后制作用于提交法院的权利要求对照表。

根据地区规则，除了指明体现于专利的审查档案本身的内部证据，当事人还须完整披露在权利要求解释过程中使用的外部证据，包括词典、论文与专著，证人书面证言和专家意见。关于证人和专家证人，当事人应当提供一份书面证言，包括列举关于权利要求的任何观点。

专利地区规则中日程安排要求当事人在特定时限进行特定披露，这有助于推动案件审理的集中化，实现程序效率。尽管不同地区规则的日程安排可能不尽一致，也可因当事人约定或法院命令而改变，但总体上具有相似性。表2－1提供的日程安排是美国司法中心对地区规则的总结，对于司法实践具有一定的参考价值。

表2-1　地区规则建议的开示命令与日程安排⁽²⁸⁾

为鼓励及时、充分的披露，地区规则限制当事人修改初步和最终的侵权理由书和专利无效理由书。当事人仅当提出了正当理由并经法院允许的情况下才可进行修改。在不会给对方造成不当损害的情况下，属于正当理由的典型情况包括：法院给出的权利要求解释与寻求修改的一方当事人所建议的解释不同；最近发现了早些时候尽管努力搜寻仍未发现的材料与现有技术；最近发现了关于涉诉产品或方法的非公开信息，这些信息在侵权理由书送达之前虽已尽力却仍未发现。