尽管《专利法》《专利法实施细则》和《专利审查指南》对专利申请文件的修改，既作出了原则性的规定，也从积极和消极两个方面列举了大量的示例，但对于“修改超范围”的法律适用分歧依然很大，学者们对该问题的探讨也越来越多。朱理[7]对最高人民法院从2010年到2015年受理的11件案件进行了专门分析。本节从不同视角对2个典型案例进行分析。
（一）“墨盒”案例分析
本案[8]涉及名称为“墨盒”的发明专利，专利申请人将权利要求中的“半导体存储装置”修改为“存储装置”。专利复审委员会（简称复审委）认为，本专利原说明书和权利要求书中针对的是半导体存储装置，不涉及其他类型的存储装置，本领域的技术人员并不能从原说明书和权利要求书记载的“半导体存储装置”直接且毫无疑义地确定出“存储装置”，不符合《专利法》第33条的规定，因此宣告本专利全部无效。一审法院维持了复审委的决定。二审法院认为，“存储装置”虽然有其普遍的含义，但在本专利所属特定的打印机墨盒领域，在背景技术中已经明确其所指的为“半导体存储装置”的前提下，本领域的技术人员不会将其理解为作为上位概念的“存储装置”。在实质审查阶段精工爱普生为了获得授权而通过对技术术语的解释来确定其含义，即“存储装置”解释为“图7（b）中所示的‘半导体存储装置61’”。二审法院认为一审判决及无效宣告决定关于“存储装置”的理解有误，予以纠正，复审委应当就此重新作出审查决定。
该案系最高人民法院公报案例，在再审程序中，最高院在该判决书中明确了以下几点：第一，“原记载范围”的解释。包括根据原记载直接、明确导出的内容，只要导出的内容是所属领域普通技术人员显而易见的，不能仅仅对修改前后的文字进行字面对比，也不能将直接、明确推导出的内容理解为数理逻辑上唯一确定的内容。第二，“修改超范围”的判断。对所属领域的普通技术人员而言，通过综合该原始专利申请文件，很容易联想到可以用其他存储装置替换半导体存储装置，修改未引入新的技术内容，符合《专利法》第33条的规定。第三，修改限制与禁止反悔原则的关系。法律的明确规定以及其他同等重要的原则也限制着禁止反悔原则的适用，如果申请人的修改符合《专利法》第33条的规定，禁止反悔原则在该修改范围内应无适用余地。
1.该案肯定的方面
最高人民法院的相关认定：第一，明确《专利法》第33条的立法目的。实现先申请制下专利申请人与社会公众之间的利益平衡。修改既可以补正瑕疵，也可以调整保护的范围，同时防止申请日未提交的发明内容获得不当利益。第二，“原记载范围”的理解。应当包括原记载明确表达的内容，以及所属领域普通技术人员通过原记载直接、明确推导出的内容。关于推导的内容，只要对所属领域的普通技术人员而言是显而易见的即可。反对对修改前后的文字进行字面对比得出结论，或作机械理解，将直接、明确推导出的内容理解为数理逻辑上唯一确定的内容。
2.案件值得商榷的方面
（1）二审法院对“存储装置”含义的认定。关于技术术语含义解释的规则，《专利审查指南》[9]已经作出了明确的规定。在本案中，对于所属领域的普通技术人员而言，“存储装置”的通常含义是指用于保存信息数据的装置，是包含磁芯存储器、半导体存储器等的上位概念。专利申请人将原始申请文件中的“半导体存储装置”修改为“存储装置”，是在提交分案申请时主动进行的修改，虽然专利申请人在实质审查阶段答复通知书的意见陈述中对“存储装置”作出了明确的限定，但该限定不能代替说明书的限定，本案申请人没有在说明书中专门界定“存储装置”不同于通常的含义。因此，“存储装置”应按照通常的意义理解。
（2）把直接、确定导出的内容用“显而易见”限定。“非显而易见性”是判断发明创造性的标准，将“显而易见”适用于《专利法》第33条，容易产生歧义和误解。直接、确定导出的内容应当是隐含公开的内容，本领域的普通技术人员凭其知识水平、认知能力，能够直接确定地获得，与创造性判定没有任何关联。“显而易见”词语在该处的使用，是司法人员把修改范围与等同特征或等同原则保护范围相混淆，但两者的立法精神是不相同的。
（3）修改不超过范围，没有用《专利法》第26条第4款检测。根据《专利审理指南》[10]的规定，“存储装置”是“半导体存储器”的上位概念，修改扩大了权利要求的保护范围。所谓修改不超范围，就是指修改得到了说明书的支持，或者说得到了原说明书和原权利要求书的支持。即所属技术领域的技术人员用常规手段可以用其他存储装置替换半导体存储装置，不仅能解决相同的技术问题，实现本发明的目的，还能够获得相同的技术效果，仅有如此，修改才能既得到说明书的支持，又同时满足《专利法》第33条的规定。(www.xing528.com)
（二）“后换挡器支架”案例分析
本案[11]涉及名称为“后换挡器支架”的发明专利，第一处修改是将权利要求1中第一连接结构和第二连接结构的“圆的螺栓孔”修改为“圆形孔”，第二处修改是增加了权利要求2，其区别技术特征为“定位结构8c是通过压制形成”，以及其他修改。复审委认为，对机械领域的技术人员而言，圆形孔包括圆形螺栓孔、圆形销孔等在内的多种具有圆形形状的加工孔，不能因为附图显示的孔为圆形的就认定“圆形孔”和“圆形螺栓孔”或“螺栓孔”是相同的含义；模压和压制为不同含义的技术术语，对本领域的技术人员来说，原说明书中的“模压”和本专利权利要求2以及说明书中“压制”表达的是不同的信息，修改不符合《专利法》第33条的规定，宣告专利权全部无效。一审法院认为，将“圆的螺栓孔”“圆形螺栓孔”或“螺栓孔”概括修改为“圆形孔”，删除了原申请文件中始终作为发明的必要技术特征加以描述的“用于螺栓穿过”的技术特征，上述修改内容不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定；对所属领域的技术人员而言，压制属于模压的上位概念，两者含义不同。一审判决维持无效宣告决定。二审判决驳回上诉，维持原判。
再审法院认为，在原申请文本中，8a和8b实质上由两个技术特征共同限定：一是圆形孔；二是供螺栓穿过，对本领域的普通技术人员而言，“圆形孔”与“圆的螺栓孔”具有不同的技术含义。原说明书中记载“螺栓孔8a和8b可以用其他任何形式的结构代替”，“其他任何形式的结构”范围宽泛且不确定，不能据此认定其记载了圆形孔，更不能证明“圆形孔”与“圆的螺栓孔”具有相同的技术含义。模压是指在压力加工过程中，使用模具或者模具类似物进行加工；而压制是指用压的方法进行制造，其并不必然涉及模具的使用，还包括锻压、冲压等技术手段。对本领域的普通技术人员而言，压制属于模压的上位概念，含义不同。再审撤销二审和一审判决，撤销无效宣告决定，要求专利复审委会重新作出复审决定。
1.该案件肯定的方面
与“墨盒”案基本相同，要求判定修改是否超范围，应当综合考虑所属技术领域的技术特点及其普通技术人员的知识水平和认知能力、技术方案的内在联系等因素，以正确确定“原记载范围”。
2.该案值得商榷的方面
一审法院认为，既然是“必要技术特征”，就不应当修改，该观点有待商榷。所谓“必要技术特征”[12]具有相对性，解决的技术问题不同，“必要技术特征”也就不同；撰写水平不同，权利要求中的必要技术特征也会有差别；是否是必要技术特征，与修改是否超范围没有必然的联系。
同样最高人民法院也认为，在适用《专利法》第33条时应当区分“发明点”和“非发明点”，并建议设置“回复程序”解决该问题。关于“发明点”和“非发明点”，以及“非必要技术特征”或“任意的附加性特征”的区别对待，不具有正当性。上述概念不是法律概念，界定不规范，即便是“必要技术特征”，也仅仅是一个理想化的法律概念。这个概念具有相对性，解决的技术问题不同，必要技术特征就有所区别。专利保护范围是以技术方案为基础的，各个技术特征都影响着权利要求保护的范围，因此对各个技术特征的修改不应当区分是否属于某特定技术问题的必要技术特征，而应当从修改内容对技术问题的解决以及技术效果的影响等方面进行综合判断。
最高人民法院建议设置“回复程序”，允许专利申请人和专利权人放弃不符合法律的修改内容，将专利申请和授权文本再修改回到申请日提交的原始文本的状态。就授权文本而言，如果因为法院判决和行政机关决定不同，就允许改回去，将会出现以下问题：一是改回去之后是否需要重新进行审查，有没有可能出现其他不符合授权的情形？二是允许改回去是在什么程序中执行？三是允许改回去对公众的信赖权如何保障？该建议显然不具有合理性和可操作性。
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