上诉人四川省工商行政管理局（简称省工商局）、甲水泥有限公司（简称甲公司）、乙贸易有限公司（简称乙公司）因甲公司诉省工商局工商行政处罚一案，不服四川省成都市中级人民法院（2013）成行初字第87号行政判决，向四川省高级人民法院（简称四川高院）提起上诉。四川高院于2014年5月12日受理后依法组成合议庭，并于2014年6月10日公开开庭审理了本案。本案现已审理终结。
2013年5月14日，省工商局作出川工商处（2013）1013号《行政处罚决定书》（简称处罚决定）。主要内容：甲公司未经商标注册人金顶集团公司许可，擅自将与“峨眉山牌”注册商标相同的“图形＋文字”在相同的商品水泥上使用，对商标注册人所拥有的注册商标专用权构成了侵害。依据商标法第五十三条、商标法实施条例第五十二条及行政处罚法第二十七条的规定，决定责令甲公司停止侵权行为，并处罚款369万元。该处罚决定告知了申请复议和提起诉讼的权利及期限。
原审法院查明如下事实：1985年，国家工商行政管理总局商标局批准“峨眉山牌”商标注册，注册人为四川省峨眉水泥厂（简称峨眉水泥厂）。1991年1月，峨眉水泥厂与成都市青白江区经济委员会签订合同设立峨眉水泥厂青白江分厂（简称青白江分厂），合同约定峨眉水泥厂以技术、管理和“峨眉山牌”商标折价120万元作为出资，并记载于青白江分厂章程。后，峨眉水泥厂与成都市青白江区经济委员会共同向成都市青白江区工商行政管理局申请开业登记，该局为青白江分厂办理了工商登记，并在《企业法人申请开业登记注册书》备注栏中注明：“其申请注册资金中商标、管理、技术折价120万元属软件投资，不作为注册资金核准，予以扣除”。峨眉水泥厂于1992年申请工商变更为金顶集团公司，后金顶集团公司受让了“峨眉山牌”商标。2002年，青白江分厂改制为成都公司。2005年6月，金顶集团公司转让了其持有的成都公司全部股份。青白江分厂从设立到改制为成都公司，一直使用“峨眉山牌”商标生产、销售水泥。
2011年9月22日，成都公司与乙公司签订《关于“峨眉山”牌水泥商标使用权的协议》（简称《商标使用权协议》），约定成都公司授权乙公司使用“峨眉山牌”商标，由乙公司委托一家具备资质的水泥生产企业生产水泥。后，乙公司与甲公司就生产水泥事宜进行磋商，磋商中甲公司要求乙公司和成都公司出具相关资质文件。同年10月17日，成都公司向甲公司出具《通知书》，告知其同意乙公司委托具备资质的厂家生产水泥并使用“峨眉山”牌商标，要求甲公司直接与乙公司签订委托生产合同。同年11月17日，成都公司再次向甲公司出具《委托书》，委托甲公司生产相应标号的水泥；同月30日，成都公司与甲公司签订了《水泥生产委托合同》。同年12月1日，甲公司与乙公司签订《销售合同》，约定将生产的水泥销售给乙公司，包装袋由乙公司提供。2011年12月6日，甲公司开始生产“峨眉山牌”水泥。截至2012年5月15日，甲公司生产PC32.5、PC32.5R、PO42.5R三种标号的水泥共计1.39万吨，全部销售给乙公司，经营额为369.07万元。
2012年5月9日，夹江县峨威水泥有限公司向省工商局投诉，称成都公司和甲公司有侵犯“峨眉山牌”注册商标的违法行为，省工商局于同月15日立案受理。随后，省工商局开展了调查取证工作。在省工商局调查过程中，成都公司于6月5日致函甲公司，称其是“峨眉山牌”商标的真正所有人，有权使用并许可他人使用该商标。金顶集团公司于7月20日向成都公司出具《关于使用“峨眉山”牌注册商标相关事项的函》（简称7.20函），称鉴于历史原因，原则同意成都公司无偿使用“峨眉山牌”商标，因成都公司设备原因不能正常生产，故同意其在委托甲公司加工生产水泥时使用该商标生产和销售，但总量不得超过5万吨，限期不得超过2012年12月31日。
省工商局调查过程中，金顶集团公司曾于2012年7月2日致函省工商局，称从未许可成都公司等使用“峨眉山牌”商标，且并不知晓股权转让后成都公司仍在继续使用该商标；同年8月3日，金顶集团公司又再次致函省工商局，对7.20函进行说明，称截至2012年7月20日之前，金顶集团公司未授权成都公司、甲公司使用“峨眉山牌”商标，仅是许可成都公司于2012年7月20日至12月31日这一期限内使用该商标。
2012年9月3日，省工商局向甲公司作出行政处罚告知，告知了拟作出的处罚决定及陈述、申辩和听证权利。次日，甲公司向省工商局提出听证申请。省工商局于同月24日组织了听证程序，甲公司、金顶集团公司及成都公司的委托代理人参加了听证。听证笔录显示，经举证、质证，金顶集团公司认可7.20函的内容。
2013年5月14日，省工商局作出处罚决定。甲公司不服，向国家工商行政管理总局申请行政复议，国家工商行政管理总局于同年7月24日作出复议决定，维持了处罚决定。甲公司仍不服，提起本案行政诉讼。
原审法院认为：根据反不正当竞争法第三条第二款关于“县级以上人民政府工商行政管理部门对不正当竞争行为进行监督检查；法律、行政法规规定由其他部门监督检查的，依照其规定”以及商标法（2001年修正）第五十三条关于“有本法第五十二条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，并可处以罚款”的规定，被告省工商局具有对涉嫌侵犯商标权的行为进行处理并作出处罚决定的法定职权。
本案的争议焦点在于省工商局认为甲公司生产、销售“峨眉山牌”水泥构成侵犯注册商标专用权的事实根据是否清楚。该争议焦点涉及两个问题：一是“峨眉山牌”注册商标的权属是否存在争议？二是甲公司生产、销售“峨眉山牌”水泥是否属于未经商标注册人许可？
关于第一个问题，该院认为，从本案证据材料来看，第三人金顶集团公司是“峨眉山牌”商标的注册人，其依法享有相应的商标权利。虽然第三人成都公司主张该商标权利存在争议，但未经法定程序予以变更之前，应当认定“峨眉山牌”商标注册人为第三人金顶集团公司。
关于第二个问题，该院认为，首先，从生产角度讲，虽然甲公司客观上在其生产的水泥产品上使用“峨眉山牌”商标，但该行为与通常的假冒他人注册商标有所区别。甲公司是基于与成都公司签订的委托生产协议生产水泥，属于代工，是履行合同义务的行为。该生产行为系合同约定，且直至被查处之时，生产量没有超过合同的约定。其次，从销售角度讲，因甲公司和成都公司以及乙公司存在三方约定，甲公司将水泥交付给乙公司并收取货款、乙公司代替成都公司收货及支付货款，均依据合同约定，故甲公司向乙公司交付货物和收取款项有别于通常意义上的“销售”行为。此外，根据本案其他间接证据，能够证明金顶集团公司向成都公司发出的7.20函真实存在，从该函载明的内容来看，作为商标注册人的金顶集团公司在成都公司委托甲公司生产水泥后已经追认许可甲公司使用该商标。虽然金顶集团公司曾在事后又致函省工商局，对2012年7月20日的函作出解释，但该解释显然与该函内容的真实意思表示不一致，因此金顶集团公司事后的解释不能否定其同意甲公司使用“峨眉山牌”商标的事实。
综上，该院认为，省工商局在行政调查程序中收集的证据材料和当事各方的陈述不能排除金顶集团公司许可甲公司有限使用“峨眉山牌”商标的事实。此种情况下，省工商局理应更为审慎地进行深入调查后再结合具体情况作出处理。本案中省工商局作出的处罚决定所依据的证据不足以认定甲公司确实实施了未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的行为，其作出的处罚决定事实不清，主要证据不足，应予撤销；甲公司的诉讼主张成立。依照行政诉讼法第五十四条第（二）项第1目之规定，判决：撤销省工商局作出的川工商处（2013）1013号《行政处罚决定书》。一审案件受理费50元，由省工商局负担。判决后，省工商局、甲公司和乙公司不服，向四川高院提起上诉。
上诉人省工商局上诉称：
（一）一审判决认定的关键证据7.20函，不应当作为认定案件事实的依据。首先，该证据的真实性不能确认。甲公司或成都公司均未出示该函原件，无法确认该函客观存在；即使该函确实存在，甲公司提交的复制件是否与原件一致，不能确认；其次，依据破产法相关规定，其合法性也不能确定；最后，该函是在省工商局调查取证终止时出现，其出现的时机存疑；并且金顶集团公司在书面解释及庭审调查中都否认该行为的合法有效性。
（二）一审判决认定事实矛盾。一审判决查明“峨眉山牌”商标权属于第三人金顶集团公司，却未查明其许可他人使用的情况；一审判决未调查金顶集团公司为何存在自相矛盾的两份函以及金顶集团公司授权举报、多次的声明、当庭否认授权等有关情况；一审判决认为甲公司与乙公司非法生产、销售“峨眉山牌”水泥的过程有别于通常意义上的销售行为不当。
（三）一审判决定性不准。甲公司使用“峨眉山牌”商标进行生产销售，未与商标所有人金顶集团公司达成过许可使用协议，在构成假冒他人注册商标的不正当竞争行为后，提出金顶集团公司的所谓“追认函”，其事后追认的有效性不符合商标法的立法本意。如果认可其追认行为，是将有限私权利变成无限，将不正当竞争行为合法化，对水泥行业的广大从业者不公，同时也剥夺了消费者依法享有的知情权、选择权。
（四）一审判决错误。一审判决认为省工商局在未掌握本案全部事实的情况下作出具体行政行为，但事实是省工商局是在全部、充分了解该案并提取了全部证据的情况下，依照法律审慎地证明甲公司违法行为的客观存在并应承担相应的法律责任。一审判决认为商标权是纯粹的私权力，可以在任何时间、任何条件下，由民事主体自行处置和协商追认授权是错误的。请求二审法院撤销一审判决，依法确认省工商局作出的具体行政行为合法。
上诉人甲公司上诉称：金顶集团公司系“峨眉山牌”商标的注册人，并不必然代表金顶集团公司是该商标的合法权利人、排他权利人，更不代表该商标不存在权属争议。本案多项证据表明“峨眉山牌”商标属于成都公司资产，在商标存在权属争议的情况下，省工商局以甲公司侵犯金顶集团公司注册商标专用权为由作出行政处罚，明显错误。省工商局在对涉案相对人作出行政处罚过程中，采取选择性执法、歧视性执法，且为达到处罚目的，故意隐瞒、藏匿证据，涉嫌滥用职权犯罪。甲公司认可一审判决结果，但一审判决对商标权属是否存在争议的事实认定有误。请求二审法院依法作出涉案商标权属存在争议，省工商局不得作出行政处罚的论断并将省工商局相关工作人员滥用职权犯罪的行为移送司法机关处理。(www.xing528.com)
上诉人乙公司上诉称：金顶集团公司系“峨眉山牌”商标的注册人，并不必然代表金顶集团公司是该商标的合法权利人、排他权利人，更不代表该商标不存在权属争议。本案多项证据表明“峨眉山牌”商标属于成都公司资产，商标注册登记情况仅表明成都公司未进行商标变更登记，不能证明其权属不存在争议。商标权属争议属民事纠纷范畴，一审庭审中，成都公司亦多次表示将提起权属争议的民事诉讼。只有在商标权属经相关法定程序认定后，才能作出权属无争议的认定，在此之前省工商局不得作出相关行政处罚。乙公司认可一审判决结果，但一审判决对商标权属是否存在争议的事实认定有误。请求二审法院依法作出涉案商标权属尚存争议，省工商局不得作出行政处罚的认定；本案诉讼费用由省工商局承担。
被上诉人成都公司答辩称：金顶集团公司与成都公司存在商标争议是事实，成都公司对“峨眉山牌”商标具有所有权。甲公司生产、销售“峨眉山牌”水泥的事实一审法院没有查清，请求二审法院查明。甲公司上诉请求第二项超出二审审理范围。对乙公司的上诉请求和理由予以认可。请求二审法院依法判决。
原审第三人金顶集团公司述称：一审法院对7.20函的真实性、合法性等问题没有查清，金顶集团公司从未认可该函件，亦从未许可甲公司使用“峨眉山牌”商标。甲公司和乙公司不是提起商标权属争议诉讼的主体，其关于权属争议的主张仅是抗辩理由，商标权属是否存在争议，不是本案审理范围。请求二审法院依法判决。
经二审审理查明，原审判决认定的事实无误，四川高院依法予以确认。
另查明：1991年2月11日，峨眉水泥厂向青白江分厂出具《关于四川省峨眉水泥厂青白江分厂使用“峨眉山牌”商标的证明》，同意青白江分厂使用其注册商标“峨眉山牌”（暂定一年）。2012年8月3日，金顶集团公司向省工商局经济检查总队出具《关于“峨眉山牌”水泥商标管理的情况说明》，承认在2005年5月以前，成都公司作为其控股子公司，其默许成都公司使用“峨眉山牌”商标。
2005年6月，金顶集团公司转让了其持有的成都公司全部股份之后，成都公司仍使用“峨眉山牌”商标生产、销售水泥。
载明出具时间为2011年10月17日的《委托书》主要内容为：成都公司同意将委托甲公司生产的“峨眉山牌”水泥交给乙公司销售。
成都公司与甲公司签订的《水泥生产委托合同》中载明委托生产的原因：鉴于成都公司签订了《商标使用权协议》，成都公司同意将所拥有的“峨眉山”牌商标授权甲公司生产水泥拾万吨，并且使用“峨眉山”牌商标。在成都公司与乙公司签订的《商标使用权协议》中，双方主要约定：成都公司将所拥有的“峨眉山”牌商标授权乙公司使用，授权时间为三年；第一年商标使用费20万元，第二、三年商标使用费按量递增另行协商；成都公司许可乙公司委托一家具备资质的水泥生产企业生产水泥并使用“峨眉山”牌商标。协议签订后，乙公司支付了第一年商标使用费20万元。
2012年7月16日，成都公司向省工商局出具《关于四川金顶集团成都水泥有限公司使用“峨眉山牌”商标的说明》，主要内容为：自金顶集团公司退出该公司后，该公司未收到金顶集团公司关于“峨眉山牌”商标许可或不许可该公司使用的相关文件及通知。
省工商局在作出处罚决定之前，经甲公司申请，组织了甲公司、金顶集团公司及成都公司进行听证。甲公司在听证程序中出示了金顶集团公司向成都公司出具的7.20函的复印件，该函主要内容为：原则同意继续无偿使用“峨眉山”牌注册商标，使用期限至2012年12月31日止；鉴于贵公司设备原因不能正常生产，贵公司在委托甲公司加工生产水泥时，我公司同意使用“峨眉山”牌注册商标进行水泥生产和销售，待贵公司设备修复后即行终止此项授权行为，此项授权生产和销售“峨眉山”牌注册商标产品总量不超过5万吨，限期不得超过2012年12月31日。听证过程中，金顶集团公司的代理人对该函予以认可，同时仍主张成都公司、甲公司的涉案行为构成商标侵权，要求省工商局依法处理。
2012年10月22日，金顶集团公司管理人向省工商局发函称：金顶集团公司自2011年9月23日进入司法重整程序后，涉及公司资产处置的权限除经管理人明确授权外，均未再授权。鉴于7.20函未经管理人同意，亦未事前报告，其对该函不予追认。恳请依法保护金顶集团公司的合法权益。
四川高院认为：依据商标法第五十三条关于“有本法第五十二条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，并可处以罚款”以及该法第五十四条关于“对侵犯注册商标专用权的行为，工商行政管理部门有权依法查处；涉嫌犯罪的，应当及时移送司法机关依法处理”的规定，省工商局具有对涉嫌商标侵权行为进行查处的法定职权。
二审诉讼中，各方当事人争议的焦点为省工商局作出行政处罚的事实依据是否充分，主要涉及两方面问题：1.涉案商标是否因权属存在争议足以影响省工商局作出行政处罚决定；2.如果涉案商标属于金顶集团公司，甲公司是否有权使用于其生产销售的水泥商品。
关于涉案商标是否因权属存在争议足以影响省工商局作出行政处罚决定的问题。甲公司、乙公司以及成都公司针对省工商局的查处行为抗辩认为，本案多项证据表明“峨眉山”牌注册商标应属成都公司资产，在商标权属存在争议的情况下，省工商局作出行政处罚决定明显不当。商标法（2001年10月27日第二次修正）第三条第一款、第三十九条第二款规定，经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。本案中，金顶集团公司于2008年11月21日经国家工商行政管理总局商标局核准，受让取得了“峨眉山”牌注册商标，依法成为该商标的专用权人，其权利应受法律保护。甲公司、乙公司以及成都公司提交的证据，反映其在本案中主张“峨眉山”牌注册商标应属成都公司资产，但“峨眉山”牌商标是否为成都公司资产，属于民事权利争议，争议主体应通过民事纠纷处理途径予以解决。甲公司等在本案中并未证明成都公司已就权属问题向金顶集团公司提出了权利主张或提起了相关民事诉讼，双方存在争议的事实。在此情形下，省工商局依据“峨眉山”牌商标的注册登记情况，认定金顶集团公司为案涉商标权利人，并无不当。“峨眉山”牌注册商标是否应属成都公司，不属于省工商局进行行政处罚时应当审查的事实范畴。甲公司和乙公司认为因涉案商标存在权属争议，省工商局不应作出行政处罚决定的上诉理由不能成立。
关于甲公司是否有权在其生产销售的水泥商品上使用“峨眉山”牌注册商标的问题。本案中，甲公司基于成都公司与乙公司签订的商标使用许可协议，接受成都公司委托生产“峨眉山”牌水泥并销售给乙公司，属于在水泥产品上使用“峨眉山”牌注册商标的行为，其与成都公司之间是否为加工承揽关系，不影响对其行为性质的认定。根据商标法第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。金顶集团公司所有的“峨眉山”牌注册商标核定使用的商品类别为水泥，甲公司在其生产销售的同类产品上使用该注册商标，应当取得金顶集团公司的授权许可，否则，即构成商标侵权。本案各方当事人提交的证据显示，被控侵权行为实施期间，金顶集团公司未曾书面或口头许可成都公司生产销售“峨眉山”牌水泥产品，更未授权成都公司许可甲公司生产销售“峨眉山”牌水泥产品。甲公司主张，虽然其生产期间未取得授权许可，但7.20函表明其使用行为已获金顶集团公司追认，省工商局作出处罚决定错误。四川高院认为，首先，在省工商局查处期间，甲公司提交的7.20函仅为复印件，并无原件予以核对；金顶集团公司的代理人在听证程序中虽然对其予以认可，但仍主张甲公司的案涉行为构成商标侵权，可见金顶集团公司并未承认其在该函中对甲公司的案涉行为予以了追认。其次，从该函内容来看，金顶集团公司只是同意成都公司使用“峨眉山”牌注册商标，并无同意成都公司以其名义有偿许可他人使用“峨眉山”牌商标的意思表示；在此前提下，其同意甲公司使用“峨眉山”牌商标的条件是成都公司因“设备原因不能正常生产”，而非本案所涉的以收取许可使用费为目的的委托生产行为。根据上述情况，省工商局对7.20函的真实性以及其中是否具有对甲公司案涉使用行为追认的意思表示难以作出判断，其应当也只能向函件的出具人金顶集团公司了解、核实相关情况。金顶集团公司书面回函内容明确表示，其在7.20函中未对2012年7月20日以前成都公司和甲公司的商标使用行为予以授权。省工商局根据其回函内容，结合本案纠纷的发生、金顶集团公司授权举报、多次声明等情况，认定甲公司的案涉使用行为未经金顶集团公司许可，并无不当。此外，因7.20函出具时间在金顶集团公司破产期间，为对其合法性进行审查，省工商局还向该公司破产管理人了解相关情况。金顶集团公司管理人回函内容表明，其对金顶集团公司有关商标财产权益的处置行为未予授权，且对7.20函不予追认。根据破产法第二十五条第一款第（六）项规定，债务人破产期间，管理和处分债务人的财产属于管理人履行的职责范围。即破产期间，对破产财产的处分行为应由管理人以其名义进行，债务人不得管理和处分破产财产。就本案而言，即使7.20函真实存在且具有对甲公司案涉行为追认的意思表示，因所涉的金顶集团公司对商标使用权的处置行为，未经该公司管理人授权或追认，亦不应对外发生法律效力。因此，省工商局在查处过程中，综合考虑7.20函的形式、内容及效力等问题，认定甲公司商标侵权行为成立，并非证据不足，事实不清。省工商局关于7.20函不应作为认定案件事实依据的上诉主张成立，应予支持。一审判决认为7.20函已构成对甲公司使用行为追认的事实依据不足，应予以纠正。
省工商局在行政调查程序中收集的证据材料和当事各方的陈述能够证明甲公司将“峨眉山牌”商标使用于生产销售的水泥，并未取得商标专用权人金顶集团公司的合法授权，其据此认定甲公司的行为系构成侵犯注册商标专用权的行为合法，甲公司的侵权行为应当受到相应行政处罚。省工商局依据商标法和商标法实施条例的相关规定，责令甲公司停止侵权并处罚款的处罚行为适用法律、法规正确，程序合法。但就其罚款金额而言，考虑本案中甲公司系接受他人委托生产“峨眉山牌”水泥并按要求进行定向销售，并无商标侵权的主观故意；所生产水泥质量合格未造成社会危害；案发后能够积极配合省工商局查处违法行为等因素，省工商局的处罚幅度显失公正，依法应予变更。
2014年8月8日，四川高院依照商标法第五十三条、商标法实施条例第五十二条、行政处罚法第四条第二款、行政诉讼法第五十四条第（四）项、第六十一条第（三）项之规定，经院审判委员会讨论决定，作出（2014）川知行终字第1号行政判决书，判决撤销四川省成都市中级人民法院（2013）成行初字第87号行政判决；维持四川省工商行政管理局作出的川工商处（2013）1013号《行政处罚决定书》第一项，即：责令当事人停止侵权行为；变更四川省工商行政管理局作出的川工商处（2013）1013号《行政处罚决定书》第二项为：对当事人罚款50万元。一、二审案件受理费各50元，均由广汉三星堆水泥有限公司负担。
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