知识产权侵权的法律适用

知识产权又被称作“智慧财产权”，是针对开发者智力成果的一项权利，包括专利权、商标权和著作权，旨在对发明者和创作者的智力成果和发明创造授予法律上的权利，给予法律上的保护，以尊重劳动成果，鼓励技术创新。从属性上来看，其既是一项人身权利，也是一项财产权利。知识产权具有严格的地域性特征，是“一种通过国家授权而获得的垄断权利，这种权利的授予手段仅仅在授予该权利的国家的境域范围内有效”。^[1]这意味着权利人所享有的知识产权权利，包括权利的内容和范围，都受制于授予该权利的国家的法律规定，并且仅在该国有效，在国外则无效。各国对知识产权的内容和保护的规定各不相同，独立性和地域性是知识产权的核心特征。即使针对同一客体，权利人在不同国家所获得的也是各不相同且相互独立的权利。

随着技术流动愈加频繁和知识产权跨国侵权愈加常见，知识产权的国际保护受到高度重视。由此，在全球化背景下，知识产权在一定条件下也具有国际性，其主要表现为各国签订的国际公约或双边互惠协定为各国知识产权的保护规定了最低标准。相关公约还规定了知识产权国际申请的途径和效力，为知识产权在其他国家获得保护创造了条件。^[2]在处理跨境知识产权纠纷时，一国法院可能适用知识产权授予国的法律来确定权利人的知识产权权属和内容，由此，知识产权法在一定条件下开始具有域外效力。当然，知识产权法地域性的突破并不意味着知识产权本身地域性的突破。地域性仍然是知识产权的基本特征，除非存在国际公约或双边条约，经一国法律所保护的某项权利原则上只在该国范围内发生法律效力。

知识产权的地域性以及各国间的知识产权种类、内容、标准的差异性决定了跨国知识产权纠纷的法律冲突是不可避免的，因而需要通过适当的冲突规范来解决跨国知识产权纠纷的法律适用问题。在《法律适用法》实施之前，我国关于知识产权的国际私法立法相当缺乏，将知识产权侵权视作一般的侵权纠纷来加以审理，忽视了知识产权本身的特性。《法律适用法》专章规定了知识产权纠纷的冲突规范，弥补了法律适用的空白，完善了我国国际私法立法体系。该法第48 条规定，“知识产权的归属和内容，适用被请求保护地法律”。该条旨在解决知识产权的原始取得，决定权利人知识产权的效力和范围的，只能是权利人请求对其智力成果予以保护的国家法律。第49 条延续了合同法律适用的一般规则，“当事人可以协议选择知识产权转让和许可使用适用的法律。当事人没有选择的，适用本法对合同的有关规定”，即根据第41 条适用最密切联系原则和特征履行方法。

对于知识产权侵权，《法律适用法》没有沿用第44 条关于一般侵权行为的法律适用规则，而是根据知识产权的特性制定了特殊的冲突规则。该法第50 条规定，“知识产权的侵权责任，适用被请求保护地法律，当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律”。适用哪一个国家的法律取决于被侵权人希望自己的权利在哪个国家获得保护，其可能不是权利原始国的法律，也不一定是当事人起诉的法院地的法律或侵权行为地的法律。那么，如何确定被请求保护地就成为适用本条冲突规则的核心问题。此外，《法律适用法》还引入了意思自治原则，出于诉讼效率和便利的考虑，法院允许当事人在侵权行为发生之后协议选择适用法院地法。法院地并非必然与涉诉知识产权具有实际联系，也不一定最能保护当事人的合法权益。但是，适用法院地法既尊重了当事人的意思自治，又能弥补被请求保护地有多个或者与其侵权行为地和法院地无实际联系的局限性，同时也能防止当事人随意选择法律造成法律适用的混乱。最后需要提及，依据该条规定，如果一个侵权行为同时侵犯当事人在一个以上的国家所享有的知识产权，那么，法院在判定侵权及赔偿责任的时候，就需要分别适用相关国家的法律，这会增加查明和适用外国法的难度，增加司法成本。

“浦江亚环锁业有限公司、莱斯防盗产品国际有限公司与浦江亚环锁业有限公司、莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷案”

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一、基本案情

2003 年5 月21 日，经中国国家商标局核准，许某荣注册了“PRETUL 及椭圆图形”商标，核定使用商品为第6 类。2010 年3 月27 日，经国家商标局核准，该商标转让给中国香港莱斯防盗产品国际有限公司（以下简称“莱斯公司”）。

墨西哥储伯荷拉密斯塔斯公司（以下简称“储伯公司”）系一家成立于墨西哥的公司，该公司在包括墨西哥在内的多个国家和地区注册了第6 类和第8 类“PRETUL”或“PRETUL 及椭圆图形”商标。其中，该公司在墨西哥的注册时间是2002 年11 月27 日。

2010 年8 月10 日，中国浦江亚环锁业有限公司（以下简称“亚环公司”）与储伯公司分别签订两份售货确认书，约定亚环公司向储伯公司出售两批挂锁。2010 年12 月31 日、2011 年1 月6 日，经莱斯公司申请，宁波海关分别查获亚环公司自该海关出口至墨西哥的这两批挂锁。经莱斯公司申请并提交担保金，宁波海关于2011 年1 月13 日扣留了该两批货物。该两批挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“PRETUL”商标，挂锁包装盒上则均标有“PRETUL 及椭圆图形”商标。该产品包装盒及产品说明书还用西班牙文特别标明：“进口商：储伯公司”和“中国制造”以及储伯公司的地址、电话、传真等内容，相关的包装盒及产品说明书上均未标注有亚环公司的名称、地址、电话等信息。

2011 年1 月30 日，莱斯公司以亚环公司未经许可，擅自生产、销售带有“PRETUL”商标挂锁的行为侵害其注册商标专用权为由，向宁波中院提起诉讼，要求亚环公司停止侵权并赔偿经济损失45 万元。

在庭审中，亚环公司辩称，储伯公司在墨西哥系“PRETUL”商标的权利人，亚环公司生产挂锁的行为是严格根据储伯公司的特定订单，按照订单上所载的设计方案、数量和期限进行的，属于加工承揽行为。亚环公司进一步指出，在定牌加工产品的包装盒上标注商标，不构成商标的使用；且该批产品亦不在内地销售，不会引起内地消费者的混淆和误认，也不会对莱斯公司的商标权构成实际损害。

2011 年3 月24 日，储伯公司向审理法院出具一份商标授权申明，称该公司系墨西哥注册商标“PRETUL”的合法所有人，该公司申明亚环公司生产的标有“PRETUL”商标的所有型号的挂锁均是根据该公司的授权而生产，并全部出口墨西哥。亚环公司承认并同意：①上述产品不得在中国境内销售；②所有相关商标及知识产权属于储伯公司；③不得直接或间接向全世界范围内任何商标注册机构或版权登记机构申请注册或登记；④储伯公司有权随时撤销上述授权。

宁波中院认为，本案系涉港侵害商标权纠纷，根据《〈法律适用法〉 司法解释（一）》（2013）第19 条的规定，本案应参照涉外侵害商标权纠纷处理。关于本案的法律适用问题，宁波中院认为，因被请求保护地在内地，根据《法律适用法》第50 条的规定，本案应适用内地法律。对于亚环公司是否构成侵权，该法院认为，亚环公司在其加工的挂锁锁体、钥匙及所附的产品说明书上标注“PRETUL 及椭圆图形”商标，属于《中华人民共和国商标法》（以下简称“ 《商标法》”）意义上的商标使用行为。但由于知识产权的地域性，宁波中院认为虽然储伯公司于墨西哥在第6 类商品上取得了“PRETUL”商标权，但因该商标未在我国注册，这项商标权不受我国法律保护。同时，宁波中院认为，莱斯公司现依法在我国受让取得了“PRETUL 及椭圆图形”注册商标，该商标现仍在有效期内，应受我国法律保护。宁波中院进而对两方的商标进行比较后认为，亚环公司使用的“PRETUL 及椭圆图形”商标与莱斯公司的该注册商标构成相同，亚环公司未经莱斯公司许可，在同类商品上使用与莱斯公司享有的注册商标相同的商标，构成对莱斯公司商标专用权的侵犯。据此，宁波中院判决亚环公司立即停止对莱斯公司的侵权行为，并赔偿莱斯公司经济损失5 万元。

宁波中院宣判后，亚环公司和莱斯公司均向浙江高院提起上诉。浙江高院认为，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9 条第2 款并未对“相关公众”作地域限制，《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第3 条第1 款明确规定“国家禁止侵犯知识产权的货物进出口”。浙江高院据此认定，即使亚环公司生产的挂锁全部销往境外，也不能排除其对莱斯公司商标权的侵犯。对于损害赔偿，浙江高院认为一审法院的认定偏低，故判决撤销一审判决，亚环公司立即停止对莱斯公司商标权的侵害并赔偿莱斯公司经济损失8 万元。

二审宣判后，亚环公司向最高法院申请再审。经审理，最高法院认为，亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在内地市场上销售；换言之，该标识不会在内地领域内发挥商标的识别功能，不具有使内地的相关公众将贴附该标志的商品与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性。据此，最高法院认定，亚环公司不构成对莱斯公司的商标侵权，判决撤销一、二审判决，驳回莱斯公司全部诉讼请求。

二、法律问题

本案当事人亚环公司为中国内地公司，莱斯公司为中国香港特别行政区公司，故本案为涉港商标权侵权纠纷，应参照我国有关涉外民事案件的程序和法律进行审理。亚环公司受储伯公司委托生产了两批带有“PRETUL 及椭圆图形”商标的挂锁，并将所生产的挂锁全部出口至墨西哥，莱斯公司认为此举侵犯了其在内地的商标专用权，下列问题遂成本案焦点：

（1）本案被告亚环公司与第三人储伯公司成立何种法律关系? 对亚环公司的知识产权担保义务有什么要求?

（2）如何确定本案应该适用的法律?

（3）本案知识产权被请求保护地在哪里?

（4）亚环公司是否侵犯了莱斯公司的商标专用权?

三、法理分析

1.关于亚环公司与储伯公司的法律关系和知识产权担保义务

就本案亚环公司是否侵犯莱斯公司的商标专用权争议，亚环公司认为，其加工行为是基于储伯公司的委托，并完全按照其指示生产，其产品并未在内地销售，因而不构成对有关权利人的商标侵犯。需要指出，在全球化背景下，一国企业按照另一国企业的需求进行代工生产的现象十分普遍，在实践中加工者是否需要承担其产品在所属国的知识产权担保义务特别值得关注。

从亚环公司与储伯公司之间的合作方式可知，二者之间形成跨境加工承揽合同关系，即境内加工方接受境外委托方的委托，按照境外委托方指定的方式生产产品，并贴上委托方指定的商标，最终再将产品全部交付境外委托方，并由委托方在境外销售，境外委托方负责向境内加工方支付加工费。这种生产模式也被称作“贴牌生产”（Original Equipment Manufacturer，OEM）。

本案中，案涉挂锁全部出口墨西哥，不在内地销售，委托方储伯公司在墨西哥拥有“PRETUL”商标权。这种情况下，亚环公司是否需要保证其代工生产的产品不侵犯在内地注册的商标权? 从《商标法》第57 条的规定来看，^[3]似乎只要“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”就属于侵犯商标权的行为。但我们认为，这种理解显然忽视了知识产权和涉外贴牌生产模式的特点，细言之：

知识产权的保护具有地域性，特别是对于专利权、商标权而言更为明显。^[4]在考虑对某项知识产权进行保护时，必须考虑权利人控诉的行为对其究竟造成了多大的影响，以及该影响是否处在受保护的地域内。据此，不应一概认为只要出现《商标法》第57 条规定的情形就认定侵犯了注册商标专用权。

在涉外贴牌生产模式中，受托企业是按照委托方的要求生产产品，张贴商标，标注品牌。在经济全球化背景下，这一贴牌生产模式已属常见。对于委托企业而言，这种模式有利于降低生产成本，拓宽市场，增加营收；对于受托企业而言，这种模式有利于学习先进技术，增加企业业务。

需要注意的是，贴牌生产的商品可能流入受托企业所在国，也可能销往他国。这两种情况下，对受托企业的知识产权注意义务应该予以不同的考量。如果商品流入受托企业所在国，很容易对在该国注册的知识产权带来影响，理所应当赋予受托企业更多的注意义务。如果贴牌生产的商品均销往国外，此时对国内注册的知识产权的影响十分有限。这种情况下，若权利人认为其知识产权受到侵犯，须予以证明。根据知识产权地域性的特点，权利人亦可以向商品销售目的国法院起诉，主张这些商品侵犯其在当地的知识产权。

另一方面，在涉外贴牌生产模式中，较之受托方，委托方对这些产品是否涉嫌知识产权侵权显然更为清楚。故对两者的知识产权注意义务也应予以区别对待，不应对受托方做过高要求。

值得一提的是，我国已加入的《联合国国际货物销售合同公约》对类似问题亦有所规定。按照该公约第42 条的规定，^[5]亚环公司依据储伯公司的要求进行生产，使用商标，生产的商品全部发往墨西哥，则应该适用墨西哥法认定其是否违法。确定的是，由于案涉商标系储伯公司在墨西哥注册的商标，储伯公司自然可以在墨西哥使用这些商标，作为卖方的亚环公司依照买方储伯公司提供的规格要求进行生产，不承担相应的知识产权保证义务。而且，依据该条规定，作为卖方的亚环公司依照买方储伯公司提供的规格要求进行生产，无需承担相应的知识产权保证义务。^[6]

2.本案应适用的法律

莱斯公司主张，亚环公司的行为侵犯了其在中国内地的商标权，故本案为涉港商标权侵权纠纷。根据《法律适用法》第50 条的规定，“知识产权的侵权责任，适用被请求保护地法律，当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律。”据此，如果当事人协议选择适用法院地法，就应该适用其选择的法律。如果当事人没有选择法律或选择了法院地法以外的法律，则适用被请求保护地的法律。本案争议发生后，双方当事人未就争议的法律适用作出选择，故应适用被请求保护地的法律。因此，为了确定法律适用，需明确被请求保护地为何处。

3.被请求保护地的确定

审理本案的三级法院均未就法律适用问题作出详细阐述，只有一审法院简单提及，但也仅指出因被请求保护地为中国内地，故适用内地法律。我们认为，知识产权具有严格的地域性，被请求保护地是确定知识产权侵权纠纷法律适用的关键，会直接影响到案件的最终结果，因此法院应该对此作出充分的论述和阐释，以增加判决的专业性和权威性。

在本案中，莱斯公司认为亚环公司在内地使用“PRETUL”商标的行为侵犯了其在内地的注册商标专用权，进而主张亚环公司承担商标侵权的法律责任。由此可见，莱斯公司主张的是其在中国内地的商标权受到侵害，即它希望受保护的是它在中国内地的商标权，故本案被请求保护地为中国内地。

综上所述，本案应适用内地法律审理。

4.商标侵权的认定

本案的主要问题在于亚环公司是否侵犯了莱斯公司的商标专用权，其核心是判断亚环公司的行为是否属于《商标法》意义上的商标使用行为。《商标法》第48 条明确了商标使用的含义和作用，^[7]即必须用于识别商品的来源，避免将不属于识别商品来源的使用行为纳入商标使用的范畴，不当地扩大解释《商标法》中的商标使用。本案中，亚环公司与储伯公司订立承揽合同，负责加工挂锁并使用储伯公司的相关标识，其生产的所有产品全部运往境外，不在境内销售，因而不存在需要境内相关公众对该商品的标识进行识别的情形，与莱斯公司的产品在中国境内不存在混淆和误认的可能性。

最高法院认为，作为区分商品或服务来源的标识，商标的基本功能在于其可识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，在中国境内的加工行为仅为“物理贴附”行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥使用该商标提供了必要的技术性条件，在中国内地并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上使用相关标识的行为，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，因而不能认定为《商标法》意义上的使用行为。

综上，最高法院认为亚环公司的行为并不构成对莱斯公司的商标侵权，判决撤销一、二审判决，驳回莱斯公司的诉讼请求。

四、参考意见

知识产权侵权纠纷可能涉及多个法域，包括知识产权的被请求保护地、法院地、侵权行为地和知识产权原始国等。被请求保护地并不必然等同于法院地，法院地往往只是当事人基于管辖权规则、诉讼便利的需要，或者因对方当事人在法院地有可供执行的财产而选择在该国法院提起诉讼的结果；换言之，在实体问题上，法院地未必是当事人希望保护其知识产权的国家。侵权行为地可能有多个，《民通意见》第187 条就规定侵权行为地包括侵权行为实施地和侵权结果发生地。而知识产权的原始国是指知识产权最先申请并获得保护的国家，由于专利国际保护的存在以及知识产权保护的国际性，一项知识产权可能在多个国家获得保护，但是在每个国家保护的范围和内容均不相同。因此，在知识产权侵权纠纷中，法院应该明确被侵权人希望其知识产权在哪个国家获得保护，以此确定法律适用。必须说明的是，要判断被请求保护地并不容易，需要法官根据案情个案分析，不能简单地认定为法院地、侵权行为地或知识产权原始国。法院应该严格遵守知识产权的地域性，明晰个案中的被请求保护国，并注重论述、说理。(www.xing528.com)

在司法实践中，我国法院常常缺乏对知识产权被请求保护地的界定，援引《法律适用法》第50 条后直接认定案件适用我国法律，而无更多说明。正如本案一审法院，在判决书中仅说明“因被请求保护地在中国内地，所以根据《法律适用法》适用中国内地法律”，但其并未说明中国就是原告请求对其知识产权予以保护的国家的理由。尽管我们也认为内地确是被请求保护地，但法院应该对此予以具体说明和阐释，才能体现裁判文书的严谨性和专业性。

另一方面，实务中，关于《法律适用法》第50 条的适用亦存在问题。如在“保罗弗兰克实业有限责任公司与深圳市兴翔发贸易有限公司、湖南家润多超市有限公司株洲店侵害商标权纠纷案”中，^[8]湖南省株洲市中级人民法院认为由于原告向该法院起诉，故本案适用中国法律，这显然混淆了法院地和被请求保护地。再如，在“威臣车蜡有限公司等诉浙江天猫网络有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案”中，^[9]浙江省杭州市中级人民法院认为，原告住所地为日本，原告与被告未就该案法律适用作出选择，故该案应适用中国法律，其同样未说明被请求保护地在中国。在“斑马株式会社诉佛山市南海区联星文化用品厂等侵害商标权纠纷案”中，^[10]广东省佛山市禅城区人民法院认为原告主张其注册商标的专用权在中国境内被侵害，并向该法院提起诉讼，故本案应适用中国法律，这明显混淆了被请求保护地和侵权行为地。

我们认为，对于被请求保护地的认定，不应以当事人在何处起诉或何地发生侵权行为为标准，而应该根据当事人主张其知识产权在哪国应得到保护为标准。

知识产权的成立方式既包括自动获得，也包括登记注册后成立。两种情形下，对被请求保护地的认定存在差别。对于自动产生的权利，例如版权和邻接权而言，被请求保护地法是指该被请求保护的权利地的法律；对于非自动产生的权利，例如专利权、商标权、植物新品种、集成电路布图设计等而言，被请求保护地法则是指该权利的注册地或登记地的法律。^[11]

此外，在适用《法律适用法》时，应处理好该法第44 条和第50 条的关系。第44 条是一般侵权行为的法律适用，而第50 条是知识产权侵权的法律适用。根据特别条款优先于一般条款的原则，对于知识产权侵权，第50 条应该优先适用。但实践中，有一些法院在审理案件时或径直适用了第44 条一般侵权行为的规定，或无视法律关系的涉外性，而直接适用中国有关知识产权保护的法律。如“欧司朗股份公司诉四川蓝景光电技术有限责任公司等侵害商标权纠纷案”中，^[12]成都市中级人民法院认为，该案为涉外侵权纠纷，侵权行为发生在中国，应适用我国《商标法》。虽然对于本案而言，是否经由冲突规范的指引确定准据法，其结果可能是一致的，但是，这样的法律适用逻辑存在明显的瑕疵。权利人可能因为侵权人在法院地有可供执行的财产等原因选择在被请求保护地以外的国家起诉。在这种情况下，法院适用的被请求保护地法就不是法院地法。

五、思考题

（1）如果本案莱斯公司在墨西哥注册了商标，亚环公司的行为是否构成商标侵权? 应适用哪一国家的法律?

（2）《法律适用法》第50 条引入当事人意思自治原则，是否有合理性?会产生什么样的实践意义?

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“江苏常佳金峰动力机械有限公司、上海柴油机股份有限公司侵害商标权纠纷案”

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一、基本案情

江苏常佳金峰动力机械有限公司（以下简称“常佳公司”）、上海柴油机股份有限公司（以下简称“上柴公司”）都为中国公司。上柴公司系我国注册商标“东风”文字和图形组合商标的商标权人。印度尼西亚Ptadiperkasabuana 公司（以下简称“印尼公司”）系印度尼西亚注册商标“DONGFENG（东风）”的商标所有人。

2013 年10 月1 日，印尼公司委托常佳公司以“DONGFENG （东风）”商标及标志，生产一批柴油机及柴油机组件。印尼公司向常佳公司出具了商标持有证明，双方同时约定该批产品全部出口至印度尼西亚，且仅可以在印度尼西亚销售。

2013 年10 月8 日，常佳公司向常州海关申报出口该批柴油机配件，上柴公司以常佳公司申报出口的该批柴油机配件涉嫌侵犯上柴公司的注册商标权为由，向常州海关提出扣留申请。常州海关根据上柴公司的申请于当月23 日将常佳公司申报出口的上述柴油机配件予以扣留。2014 年1 月，上柴公司向江苏省常州市中级人民法院（以下简称“常州中院”）提起诉讼，请求法院判令常佳公司立即停止对上柴公司注册商标专用权的侵害并赔偿经济损失105万元。

经审理，常州中院认为，非识别商品来源意义上的使用行为，不构成《商标法》意义上的商标使用行为，不落入商标权的保护范围。常州中院进一步认为，基于商标权的地域性，上柴公司对其持有的“东风”商标在我国享有商标专用权。常州中院指出，本案中，常佳公司贴牌生产的商品全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，因而不构成《商标法》意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为未落入上柴公司案涉商标权的保护范围，不构成侵权。据此，常州中院判决驳回上柴公司的全部诉讼请求。

上柴公司不服一审判决，向江苏高院提起上诉。江苏高院认为，国内加工企业生产全部用于出口的贴牌商品，以认定国内加工企业不构成商标侵权为宜。但是，江苏高院指出，在作出上述不侵权认定时，仍要以国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身已尽到合理的审查或注意义务为前提。江苏高院进一步认为，常佳公司系明知上柴公司案涉“东风”商标为驰名商标，仍然接受境外委托，在被控侵权柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注册商标专用权。据此，江苏高院判决撤销一审判决，常佳公司立即停止对上柴公司“东风”注册商标专用权的侵害，赔偿上柴公司经济损失10 万元及为制止侵权行为所支付的合理开支116 750 元。

常佳公司不服二审判决，向最高法院申请再审。经审理，最高法院认为：

第一，考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定上述行为侵害了上柴公司的商标权。

第二，常佳公司作为定牌加工合同中的受托人，在接受印尼公司的委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。可见，常佳公司接受委托从事定牌加工业务，对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务。

第三，常佳公司根据印尼公司授权委托从事案涉定牌加工业务，对于上柴公司在印度尼西亚境内基于案涉商标争取竞争机会和市场利益，并不造成实质影响。虽然商标具有识别商品或服务来源的基本功能，但归根到底，相关公众需求的并非商品标识本身，而是其指示或承载的商品及其良好品质。即便综合国际贸易现实需要进行综合衡量，也没有足够理由认定常佳公司从事案涉定牌加工行为已对上柴公司造成实质损害，并进而有必要作为商标法意义上的侵权行为予以认定。

据此，最高法院认定常佳公司不构成对上柴公司知识产权的侵犯，判决撤销二审判决，维持一审判决。

二、法律问题

（1）本案纠纷是否具有涉外因素?

（2）本案应怎样确定法律适用?

（3）原告的诉讼请求可否得到支持?

三、重点提示

本案各审法院均未对案件是否具有涉外因素进行说明，可见本案法院都认为本案不具有涉外因素。我们认为，这一立场有待商榷。虽然本案的原被告都是中国企业，但争议商标却与一印尼公司具有密切联系，这有可能满足《 〈法律适用法〉 司法解释（一）》第1 条对“涉外性”的认定条件。对此，法院应做考虑并加以说明。如认为满足“涉外性”的要求，则本案的法律适用问题应以《法律适用法》第50 条为依据。在此基础上，法院再行判断可否支持原告的诉讼请求。

【注释】

[1]万鄂湘主编：《 〈中华人民共和国涉外民事关系法律适用法〉 条文理解与适用》，中国法制出版社2011 年版，第344 页。

[2]当前知识产权相关国际公约众多，影响较大的有：《保护工业产权巴黎公约》《商标国际注册马德里协定》《专利合作条约》《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》《建立工业品外观设计国际分类洛迦诺协定》《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》《保护表演者、录音制品制作者和广播组织罗马公约》《世界知识产权组织版权条约》《与贸易有关的知识产权协定》等。

[3]《商标法》第57 条规定，“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：①未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；②未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；③销售侵犯注册商标专用权的商品的；④伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；⑤未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；⑥故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；⑦给他人的注册商标专用权造成其他损害的”。

[4]《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》第5 条第2 项确定了著作权可在各缔约国之间获得自动保护，该公约截至2019 年7 月4 日已有177 个缔约国，因此著作权较易获得国际保护。

[5]《联合国国际货物销售合同公约》第42 条规定，“ （1）卖方所交付的货物，必须是第三方不能根据工业产权或其他知识产权主张任何权利或要求的货物，但以卖方在订立合同时已知道或不可能不知道的权利或要求为限，而且这种权利或要求根据以下国家的法律规定是以工业产权或其他知识产权为基础的：（a）如果双方当事人在订立合同时预期货物将在某一国境内转售或做其他使用，则根据货物将在其境内转售或做其他使用的国家的法律；或者（b）在任何其他情况下，根据买方营业地所在国家的法律。（2）卖方在上一款中的义务不适用于以下情况：（a）买方在订立合同时已知道或不可能不知道此项权利或要求；或者（b）此项权利或要求的发生，是由于卖方要遵照买方所提供的技术图样、图案、程式或其他规格”。

[6]不过，由于储伯公司不是本案的原被告，该公约在本案中不能得到适用，我们仅将其列在这里，以做参考分析。

[7]《商标法》第48 条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”

[8]参见湖南省株洲市中级人民法院（2017）湘02 民初338 号民事判决书。

[9]参加浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙01 民终1823 号民事判决书。

[10]参见广东省佛山市禅城区人民法院（2017）粤0604 民初3200 号民事判决书。

[11]万鄂湘主编：《 〈中华人民共和国涉外民事关系法律适用法〉 条文理解与适用》，中国法制出版社2011 年版，第349 页。

[12]参见四川省成都市中级人民法院（2013）成民初字第1404 号民事判决书。