专利法第102条的立法过程和赔偿方式确定全解析

（一）1959年之前的法律实践

在1959年（昭和34年）以前，专利侵权损害赔偿的请求权基础唯有民法第709条。在司法实践中，法院通行的做法是在差额说理论之上，严格遵循因果关系理论予以判断。专利权作为一种制度拟制的财产权，主要争讼表现为市场中的企业间经济纠纷，故而专利侵权纠纷多以市场行为为对象，其损害最终表现为专利权人自身所销售的专利产品的数量减少或销售额下滑的结果。虽然在这之前，便有法院采纳平井宜雄教授的观点，以更为抽象意义上的损害为标准，将损害的界定与损害的金钱衡量相区别，提出将专利权人相当许可费金额的减少作为损害予以赔偿，但以此为对象进行损害额的计算也必须遵循民法第709条所失利益的因果关系规则。

在当时的司法实践中，以所失利益为理论基础而将许可费作为损害进行赔偿的司法判例主要有两种类型：一是在专利权人对第三人授予专利实施许可或者进行预授权时，可以请求将能够从第三人处收取的许可费作为所失利益予以赔偿；二是专利权人可以主张以应当从侵权人处获得的许可费作为所失利益予以赔偿。^[67]

然而，上述两种类型的许可费赔偿都具有一定的弊端：首先，严格依据因果关系为要件进行许可费赔偿的话，则专利权人必须证明“没有发生侵权行为，必能获得该许可费”。这在实践中几乎是不可能完成的任务。侵权人只需主张“若必须获取授权便放弃使用该专利技术”便可使专利权人寻求许可费赔偿的愿望落空；其次，在专利权人自身没有使用或授权他人使用专利技术的情况下，法院倾向于认定“若没有发生侵权行为权利人也不会获得许可费”。这种观点在休眠专利或专利保护期届满前被实际放弃的专利诉讼场合中被反复采纳；最后，所失利益损害以差额说为基础，其目的在于填补专利权人不利益的状态使之恢复到侵权未发生的状态。在这种逻辑下，许可费的赔偿被假定为若当事人双方寻求合法授权所能收取的金额。如此一来，反倒使侵权人节省了谈判成本，诱使侵权的发生。

总之，在1959年以前，基于民法709条确定侵权损害赔偿范围时，虽然出现了许可费判例，但仅仅是司法实践的尝试，也没有确定区别于差额说的损害概念，而是将其作为所失利益计算的特别手段。

（二）1959年的修法经过与制度雏形

1959年，日本专利法修改中创设了第102条，其立法过程大致分为两个时期：第一期为1956年末日本工业所有权修法会议所提出的报告阶段，此阶段主要以该报告提出想相当的许可费作为最低标准予以赔偿，并且提议允许权利人请求侵权人返还侵权得利；第二期为1956—1959年立法公布阶段，这一时期主要围绕日本工业所有权修法会议的报告进行争论，并最终创设第102条。

1.日本工业所有权修法会议报告阶段（1949—1956年）

早在1949年，日本内阁会议便指示通产省对“工业所有权制度”^[68]进行检讨。随后，通产省研究机构成立工业所有权修法会议，并将工业所有权制度分为三个部门会议（简称“部会”）进行制度检讨：一是讨论四项工业所有权共同问题的一般部会；二是讨论专利法、实用新型法、外观设计法的专利部会；三是专门讨商标法制度的商标部会。至1951年4月17日，鉴于专利侵权诉讼中专利权人对损害额的举证十分困难的事实，专利部会经过11次讨论达成两点共识^[69]：一是即便没有实际损害的举证，也应当像美国专利法那样允许就合理的许可费进行赔偿；二是在损害并未实际发生的场合，承认侵权人须返还不法行为而获得的利益，此为参考德国法中准事务管理的规则。1955年，经过多番整合，一般部会经过16次讨论并最终制作出相关法案报告——《工业所有权法一般问题修正纲要》，其中规定如下：

①关于因故意或过失而产生之侵害。专利权人在计算因侵权行为所产生的损害时，可以在侵权人因侵权行为所获利益与发明专利适当的许可费之间选择其一请求损害赔偿。

②关于善良无过失的侵害。侵权人所获得利在专利权人所遭受的损害限度之内，可以主张返还现存得利。^[70]

对于该法案报告有三点值得注意：一是将侵权人得利返还作为损害赔偿请求权的一种方式，其成立前提仍是以民法第709条为要件；二是将侵权人得利返还与适当许可费赔偿作为两种专利侵权损害赔偿范围确定的特殊形式，将选择权交由专利权人选择；三是侵权人得利返还在侵权人善良无过失的情况下，基于不当得利理论予以适用。

一般部会的纲要一经公布便会引来激烈讨论，其中最为关键的问题集中在侵权人得利返还问题上：因侵权而产生的得利返还请求权在性质上是更接近于民法第709条规定的损害赔偿请求权还是更接近于绝对权恢复原状请求权。一般部会采纳了后者理论，否定了不当得利返还请求权在损害赔偿中的适用，将侵权人得利返还作为绝对权恢复原状请求权的内容。最终一般部会在1956年正式向通商产业省大臣提出报告版本如下：

①关于故意或过失侵权行为：

第一，专利权人对因故意或过失侵害自己专利权的人可以请求返还因侵权所获得利益，或者请求赔偿自己所遭受的损害。

第二，与侵权相关的专利发明的许可费的相当金额视为专利权人所遭受的损害额的一部分。

②关于善意无过失侵权行为：

专利权人对善意且无过失的侵权人，不能请求得利返还或损害赔偿。但可以请求停止侵权。^[71]

从这份最终报告的表述来看，立法者是以民法第709条为框架对损害赔偿规则进行的特殊化处理。这主要体现为：一方面，无论是侵权人得利返还还是相当许可费赔偿，都是作为损害赔偿中所失利益计算的特殊手段，而不是独立的赔偿类型；另一方面，由于不当得利返还之债是与侵权损害赔偿之债并列的债权形式，所以立法者最终没有在损害赔偿框架内承认其独立的地位，对善意无过失的侵权人，在侵权责任范畴内仅承认停止侵权请求权。

2.立法案最终确定阶段（1956—1959年）

自一般部会的报告提交后三年间，围绕该法案在国会、法务省与执政自民党之间展开了激烈争论。在这些争论之中，有两个方面的问题尤为值得重视，一是关于轻过失参酌规定的新设，一是关于侵权人得利返还规则的性质界定。实际上，最终法案版本正是在一般部会报告的基础上围绕这两个问题进行必要修改后的结果。

第一，对于轻过失参酌规定的新设。1958年，日本执政党自民党设立专利法调查小委员会，并由自民党众议院议员清濑一郎担任委员长。小委员会针对专利法修改报告的内容进行了审议，并提议新设“轻过失参酌”规定，其主要理由是：对于“善意无过失的侵权人”或者即“便存在过失，但由于专利本身特性导致侵权与否的界限较为模糊”的情况，让这样的侵权人承担与故意或重大过失同等的损害赔偿责任过于苛刻，也不利于鼓励专利技术的使用和推广。因此，对于轻过失的侵权人应允许法院就具体损害赔偿额的问题酌情予以减少。专利厅最终接受了该委员会的建议，并新设轻过失参酌条款，最终该条款延续至今成为现行专利法第102条4项的内容。(www.xing528.com)

第二，对于侵权人得利返还规则的性质界定。由于一般部会的报告中并没有对该规定的性质做出明确说明，便容易使人认为该条款乃是不当得利返还规则。但是，如果将侵权人获利全部视为专利权人的损害，其最终赔偿范围具有超过不当得利制度所规定的返还范围，或者超过专利权人实际损害范围的倾向。对此，民法学家我妻荣教授以因果关系理论为依据对此提出了批评：“民法703条不当得利规则中的‘损害’，以及709条侵权行为的‘损害’均须检讨‘如果没有该事实，财产是否会有所增加’的事实。以专利权为例，必须要具体检讨如果没有侵权行为，凭权利人自己实施专利权是否也会获得同等的收益，只有可能获得同等利益才能认定为存在损害。这样的观点实在难以说是正当的。既然专利权在权利人手上也未必能产生利益，就无须检讨权利人自身是否能提高利益，而直接将侵权人获利作为应得利益的损害更为妥当。但是，如果存在特别情事，如能够推测权利人获得与侵权所得相等的利益，或者权利人无法得到得利的情事，便有必要对这一推定进行修正。此外侵权人具有特别的才能或特殊即会，在社会一般预期之上而得到的利益则不应予以返还。”^[72]我妻荣教授的观点实际上是将侵权人得利推定为权利人损害，但允许在诸如侵权人具备特殊才能等场合进行推定消灭的反证。法务省民事局接受了我妻荣的观点，并进一步指出侵权人得利返还规则其本质是损害赔偿范围确定中的推定规则，其导致的法律效果在于减轻专利权人的举证责任，而将推定消灭事由的证明义务转移至侵权人。如此一来，便能够使这一规则符合损害赔偿制度的体系要求。

最终，1959年通过的专利法修正案设置了第102条规则，并将其整体作为损害额推定规则予以明示。当时102条（以下称为“旧法”）的规定如下：

第一项：专利权或专用实施权人（简称“专利权人”）在对因故意或过失侵害自己专利权或专用实施权（简称“专利权”）的人请求赔偿因侵权所致损害的场合，在该侵权人因侵权行为而获得利益时，推定该利益金额为专利权人所遭受之损害金额。

第二项：专利权人对因故意或过失侵害自己专利权人的人，可以请求将与实施该发明专利通常所应获得的金钱相当数额的金钱额作为自己所遭受损害的金钱额予以赔偿。

第三项：前项之规定不妨碍请求超过基于同项规定而认定的金额。在这种场合下，侵权人在没有故意或重大过失的情况下，法院在确定损害赔偿额的时候可以适当参酌。

（三）1998年的修法经过与制度完善

1.1998年的修法背景

专利权客体的非物质性使得任何人均可自由获取并实施专利技术，专利权人往往难以构筑物理上的防御方案。在发生侵权行为之时，专利权人在行使损害赔偿请求权时最大的困难在于损害赔偿范围确定中的因果关系证明问题。鉴于此，日本在1959年通过修法设置了专利法第102条作为对民法第709条损害赔偿一般规则的特殊规定。然而，在旧法时代，专利法第102条在司法实践中产生了诸多法律解释上的疑问：对于侵权人得利推定为专利权人损害的旧法102条1项规则而言，大多判例认为在专利权人自身不实施专利技术的场合中该条项不得适用；对于通常相当许可费作为损害予以赔偿的旧法102条2项而言，仅仅使权利人获得如合法授权相当的许可费赔偿，有助长侵权的倾向；对于援引民法709条主张所失利益赔偿的专利权人，则在因果关系证明领域举步维艰。鉴于此，日本于1998年针对专利法第102条进行第二次修正，并最终形成了通行至今的专利法第102条。

2.专利法第102条1项：所失利益推定规则的创设

对于专利权侵权损害赔偿而言，首要的是援引民法第709条计算所失利益，其表现为“若无侵权，则应获得的利益”。这种损害的计算，在一般情况下表现为权利人的“单位应得利益额”与侵权人“销售侵权品数量”的“乘积”。然而，、这种计算公式要满足因果关系理论中的“全有或全无”原则，就意味着权利人专利产品与侵权人侵权产品之间存在着博弈论上的“零和关系”。此外，诉讼法中“谁主张谁举证”原则，最终使得所有的证明风险全部由原告（专利权人）一方承担。这便使得司法实践中原告能够援引民法第709条而获得损害赔偿的案例屈指可数。此外，随着专利技术的发展与市场的扩大，在市场中绝对无可替代的专利技术寥寥无几，在功能上具有被替代可能性的普通发明专利或者实用新型成为企业竞争的主要盈利点。在这种情况下，一项专利技术的专利产品在市场上很可能广泛存在着一定程度的竞合产品（功能上具有相似性但又不属于该专利技术的实施品），此时，侵权人只需主张竞合产品的存在事实便很容易地推翻专利权人苦心竭力论证的“零和关系”，进而使损害赔偿愿望落空。1998年修法考虑了这一现实，以减轻权利人因果关系证明困难为立法目的，新设了专利法102条1项规定（原旧法1项之规定顺移为新法2项，其他条项以此类推）。日本专利厅总务课工业所有权制度修正审议室指出，本项规定的基本思路是：“①专利权是对专利技术独占的实施权利，并且该技术的制品只能由专利权人销售；②以独占权性质为前提的话，在权利人实施能力的限度之内成立‘侵权人的转让数量＝权利人丧失的贩卖数量’；③侵权人的转让数量乘以权利人制品的单位利益额之结果，在实施能力额的限度内视为损害额；④在实际侵害事件中，基于侵权人的营业努力等其他要因而使得‘侵权人的转让数量＝权利人丧失的贩卖数量’不能成立的事由存在的场合，侵权人对此事由举证并予以相应的减额扣除（但书的规定）。”^[73]由此可以看出，新设的专利法102条1项规定作为因果关系推定规则，其实质在于将“若无侵权行为权利人所能销售之物”的“单位利益额”与“侵权行为组成之物的转让数量”相乘，所得乘积由专利权人主张举证即可视为实际损害予以赔偿。

在这些重要的构成要件中，所谓“若无侵权行为权利人所能销售之物”是指“对侵权制品具有替代可能性的制品，并且以种类制品具有可替代性即可，至少侵权制品的市场需求可被替代与满足”。^[74]所谓“单数利益额”是指“若无侵权则从假想的能够增加的替代商品的单位销售额之中扣除假想的费用后所得到的相当利益额”。在这其中，原材料费以及采购费等为侵权行为而投资的必要费用必须予以扣除，但是诸如设备费、人工费等一般管理费等经营费用没有扣除的必要。此外，这一推定受制于两方面特殊情事的限制：一是专利权人实施能力，二是但书规定的其他情事。所谓“专利权的实施能力”是指“专利权人的产品（制造）销售体系的能力，并且也包括潜在的实施能力”。这即表明，专利权人具有追加制造、销售专利产品的能力，并且以在侵权期间对侵权人转让数量具有相同数量追加制造、销售的实施能力为前提条件。此外，即便实施能力现实不存在，在权利人制品追加的市场需求相应的生产设备或扩张销售网络能力存在的场合，这种潜在的能力也被承认。

专利法第102条1项之规定实质上是对援引民法第709条确定所失利益时的因果关系举证责任进行了合理地分配，也即该条项本文的构成要件均有专利权人负责主张举证，但书的减额事由，譬如侵权人产品价格更为低廉、侵权人具体销售额中专利技术的贡献仅为一部分原因、侵权人自身投入的广告宣传等促进销售业绩的努力等事由则由被告予以举证。如此一来，便大大减轻了专利权人的证明负担，使专利权人所失利益损失赔偿的实现可能性大大提升。

3.专利法第102条2项：侵权人获利推定规则的保留

1959年创设的旧法1项侵权人获利推定规则在新法中被置于2项的位置，但条文表述上没有做任何改动。在适用2项规则时，有如下几项要件需要明确：

第一，在专利权人自身没有实施专利技术的场合，不得适用2项之推定。大多学者认为，在适用2项推定规则时，必须首要证明专利人发生了损害，专利法102条2项仅仅是在损害发生的情况下对侵权行为与损害结果之间因果关系进行的具体损害额度的推定，损害本身是否发生并非该条项推定的对象。所谓损害发生便是指关于权利人发明专利的实施而发生的损害，也即是说，“侵权人因侵权行为所得利益与权利人合法实施而获得的利益之间具有同种同质的特点，这种利益损失以专利权人自身实施专利权为必要条件”。^[75]

第二，“侵权人因侵权行为而获得利益”中“利益”的内涵。由于日本学界普遍主张102条2项之规定不是不当得利返还，而是基于民法第709条所失利益计算中的损害推定，所以对于侵权人因侵权所获得的“利益”并非侵权人获得的利益全额。既然不是利益全额，那么应当扣除的利益部分究竟为何？一种观点认为，从侵权人的销售额中扣除产品的生产成本（或者进购原价）即为2项所称利益，这种观点又被称为“粗利益说”。另一种观点则认为，在粗利益之上，进一步扣除其他必要的销售成本以及一般管理成本，才可作为2项所称利益予以赔偿，这种观点又被称为“纯利益说”。两种观点均是建立在专利权人的专利技术对侵权人侵权产品最终销售额具有部分而非全部贡献为理论前提，承认侵权人自身营业努力等客观事由，将所失利益计算中的因果关系“全有或全无”规则进行缓和处理。从司法实践的角度来看，大多判决最终依据的是“纯利益”概念。这并非意味着“粗利益”概念毫无意义。从证明责任的角度来看，法院大多主张：原告（专利权人）只需主张证明“粗利益”存在与数额即可适用2项之规定，而被告（侵权人）则可以通过进一步主张“纯利益”中的销售成本或一般管理成本等事由对推定额进行必要的扣除。由此，粗利益与纯利益的分野成为因果关系证明义务的分配基础。

4.专利法102条3项：相当许可费赔偿规则的完善

1998年修法中，对旧法102条2项通常相当许可费规则进行了文字上的修改，并将其顺移至新法第3项适用至今。在文字上，新法将旧法中“将与实施该发明专利通常所应获得的金钱相当数额”中的“通常”一词予以删除。对于最终版本的102条3项规定，有如下值得注意的地方：

第一，旧法与新法对此规定在判例与学说中的通识是“在专利侵权之际，将能够请求的最低限度赔偿额予以法定化”^[76]。最低赔偿额意味着3项之规定实际上是前两项规定的补充。这主要表现为前两项规定在适用中均以专利权人自身实施专利发明为前提条件，而第3项规则的适用无此要求。除此之外，1958年的立法报告便已指出，许可费赔偿可以作为实际损害赔偿的一部分予以承认。这一立法旨趣并没有被明确废止，这便意味着许可费赔偿作为所失利益计算的一种推定方式，并不妨碍在其之上还存在其他实际损害。这一点可以从102条第4项规定的前半段表述中窥见端倪，即不妨碍请求超过基于3项规定而计算出的所失利益赔偿。某种意义上，日本法中的许可费赔偿条款是作为一种专利侵权损害赔偿范围的兜底条款而存在的。

第二，新法删除“通常”一词的法律意义在于使许可费赔偿判断标准由抽象转变为具体计算。工业所有权审议会答辩文件显示，新法3项之立法旨趣在于“考虑诉讼当事人之间的诸般情事，如专利发明的价值、当事人业务上的关系或侵权人所得利益等情事，并以此认定实施费相当额”^[77]。在旧法时代，学者就采用如何标准判断相当许可费金额达成的共识是2项的损害额就是“客观的相当许可费”，其具体含义为：“作为所失利益的一种，实质上是因侵权人而导致的实施费收入的减少，一般认为假定在权利人与侵权人之间存在许可契约，并在此基础上进行许可费的计算。”^[78]如此一来，所谓“客观的许可费”是建立在权利人与侵权人之间的假想契约基础上的应然许可费，这种许可费的主体是假象的当事人，二者以行业一般情况为标准对专利技术进行客观的、通常的评估与计算。在实务中，最常见的办法在于参考相关发明专利行业的一般市场行情，有的判例甚至不考虑具体专利情况而普遍以3%作为许可费比例进行裁判。^[79]但是，这种方法也饱受诟病：每一专利技术的最终许可费金额与使用形态（是独占使用还是一般许可）、技术新颖程度、市场需求空间等因素息息相关，客观的许可费实际上是以抽象的许可契约与专利技术为标准，不考虑每一件专利产品具体的情况，最终可能导致赔偿过低的结果，不利于保护权利人的合法权益。鉴于此，新法将“通常”一词删除，其意义便在于使法官从抽象的、客观的标准中解放出来，允许法官根据个案情况予以具体判断。比如允许参考当事人之前就相关专利技术与第三人签订的合法契约中的许可费，以及各种能够影响该专利技术许可费的市场因素。