关于一事不再理原则在部分国家和地区专利制度中的相关规定

针对上述问题，许多国家和地区都有各自不同的看法和选择。专利制度是舶来品，在研究解决“一事不再理原则”在专利无效审查中的适用所产生的问题之前，有必要借鉴其他国家和地区专利制度中关于“一事不再理原则”的规定和做法。本文主要对日本、韩国、我国台湾地区以及欧盟专利制度中的相关规定及其适用条件加以分析和借鉴。

（一）日　本

1909年（明治42年），日本《特许法》第87条第一次对“一事不再理原则”作了规定，适用主体为“任何人”。^[170]该规定借鉴了当时的奥地利《专利法》第146条第2项的规定内容。前述条款在1921年（大正10年）修改《特许法》时，被修改为第117条，后又于1959年（昭和34年）被修改为第167条，并一直延续至今。迄今为止，日本《特许法》中与“一事不再理原则”相关的法律条款从1909年（明治42年）至2011年（平成23年）共进行了6次较大的修改。^[171]

1973年（昭和48年），由于“使未参加相关争讼程序之第三人亦受其程序结果拘束的规定，违反平等原则保护，经奥地利宪法法院判决认定违宪”，^[172]奥地利于1977年（昭和52年）删除了《专利法》中涉及“一事不再理”的相关法律条款。与此同时，多年来，多位日本学者质疑《特许法》第167条的合宪性问题。有鉴于此，日本《特许法》在2011年（平成23年）的修改中对原有第167条的规定作出了重大调整，将“任何人”修改为“当事人以及参加人”。

日本特许厅对修改的立法的解释是，修改前的日本《特许法》第167条的立法旨在防止就同样的事实及同样的证据重新进行无效审判。有日本学者指出，如果允许最终判决的效力范围及于完全没有参与审判的第三人，则首先需要考虑日本《民事诉讼法》中有关判决效力扩张的必要性与对第三人合法权益程序性保障的相关规定了但在特许制度中，这种必要性并不成完全成立，所以无效审判产生对第三人的效力并不妥当，这种做法限制了第三人固有的合法权益，损害了受《日本宪法》第32条保护的“应当受到裁判的基本人权”。此外，被控侵权人在特许侵权诉讼中本可根据《特许法》第104条之三之规定进行无效抗辩，但在针对涉案特许权的无效请求不成立的裁决作出后，相关无效审判所涉事实和证据将会记载在特许证书上，任何人不能就同一事实及同一证据再提起无效审判，这不仅妨碍了被控侵权人抗辩权的行使，也可能导致公共利益受到损害。^[173]

在日本《特许法》中，“同一审判”是指请求理由同样的审判，换言之，“同一审判”可以理解为作为请求理由的对象的权利相同，并且类别相同。“同一事实”是指在无效裁决中主张无效的事实相同，例如，无效理由是与杂志上登载的设计相同，特许权缺乏创造性。同一证据指的是同一个证据^[174]，或证据本身不同但内容实质相同的证据。另外，即使是同一刊物，引用的部分和取证的技术内容不同，也不能认定为是同一证据。^[175]

（二）韩　国

韩国《特许法》第163条规定了“一事不再理原则”，即“根据特许法确定对无效宣告请求的裁定时，任何人都不能依据同一事实和同一证据再次提出无效宣告请求，但已确定的裁定为退回裁定^[176]的除外”。

对于上述规定，许多韩国大法院的判例的争论焦点是如何看待“同一证据”。根据韩国大法院的判例，“同一证据”不仅包括与之前已确定的裁定中采纳的证据相同的证据，还包括新提出但不足以推翻已确定的裁定的非有力证据。但是，重新提交了能够推翻已确定的裁定的有力证据时，则不能认为与一事不再理的原则相抵触。也就是说，如果大法院认为新提出的证据不足以推翻已确定的专利维持裁定，则适用“一事不再理原则”，退回无效宣告请求。例如，2000年10月27日，韩国大法院宣告2000hu1412专利无效判决中，韩国大法院认为，“2.原审……，不过，在本案的审判中承认已补交之前审判中未提交的日本国公开实用新型公报‘昭52-91245号’和日本国公开实用新型公报‘昭53-56255号’这一事实，再以上述补交的日本国公开实用新型公报‘昭53-56255号’……与不能使本案实用新型专利无效的以前的证据实际上相同，上述日本国公开实用新型公报‘昭52-91245号’……虽然形式上与在之前审判中提交的证据不同，但是其技术方案与本案实用新型专利不同，而且没有公开凹入部，因此不是足以推翻上述裁定的有力证据为由，认为本案审判依据与之前审判相同的事实及证据提起，因此违反了一事不再理原则。3.对照记录和法理可见，原审的上述认定及判断是合理的，其中不存在上诉理由中所指出的法理误解或判断遗漏等违法之处。”由此可见，所提交的证据即使在形式上不同于之前审判中的证据，只要内容实际相同，韩国大法院就会视为“同一证据”，而且即使在形式和内容上不同于之前审判中的证据，但如果不是足以推翻已确定的专利维持裁定的有力证据，大法院也会视为“同一证据”。

然而，韩国学界和法律界并不都认同韩国大法院的上述观点。韩国大法院基于证据是否是足以使专利无效的有力证据，判断认定该证据是否属于“一事不再理原则中”的“同一证据”的观点受到韩国学界和法律界部分人士的批评。其原因在于，在对无效宣告请求进行实质审理前，通过形式审查判断其是否适用“一事不再理原则”，才符合“一事不再理原则”规定的宗旨。基于这一理由，下级法院作出的一些判决也曾认为，提交的证据形式上不同于之前证据的，即使不是足以推翻专利维持决定的有力证据，也不适用“一事不再理原则”。

（三）我国台湾地区

我国台湾地区“专利法”的相关规定在立法时效仿了日本《特许法》第167条的相关规定^[177]，1944年以来一共进行了4次修订。^[178]其中比较重要的修改是，台湾地区2001年“专利法”第72条第2项规定：“异议案及前项举发案，经审查不成立者，任何人不得以同一事实及同一证据，再为举发。”其修正理由是：“现行条文第二项之立法目的，原即为避免他人反复利用举发制度，妨害专利权之行使，并据以专利法第九十四条规定停止诉讼程序，拖延诉讼之进行。惟因条文仅限于异议案、举发案经行政争讼确定后始有适用，在未确定前，如他人复以同一事实及同一证据一再为举发，专利专责机关仍应受理，审理结果亦均须俟行政争讼程序确定后始为确定，任何一案未确定前，均不能阻止他人以同一事实及同一证据提起举发，因而仍然造成反复举发、重复审查、妨害专利权行使及拖延诉讼之问题。”(www.xing528.com)

我国台湾地区最近一次修订“专利法”是在2011年，修改后的第81条规定：“有下列情事之一，任何人对同一专利权，不得就同一事实以同一证据再为举发：一、他举发案曾就同一事实以同一证据提起举发，经审查不成立者。二、依智慧财产案件审理法第33条规定向智慧财产法院提出之新证据，经审理认无理由者。”“智慧财产案件审理法”第33条规定：“关于撤销、废止商标注册或撤销专利权之行政诉讼中，当事人于言词辩论终结前，就同一撤销或废止理由提出之新证据，智慧财产法院仍应审酌之。智慧财产专责机关就前项新证据应提出答辩书状，表明他造关于该证据之主张有无理由。”其修订理由为：“增订第二款。举发人如不服专利专责机关所为之举发审定，而在行政诉讼中依‘智慧财产案件审理法’第33条规定提出新证据，并经智慧财产法院审理认该新证据不足以撤销系争专利权时，因专利专责机关就该证据之主张已为有无理由之答辩，且经智慧财产法院审酌判断，亦应不许任何人就同一事实以同一证据再为举发，爰予明定。”

与大陆地区《审查指南》中相对笼统的规定不同，2004年我国台湾地区“专利审查基准”对“一事不再理原则”的具体适用作了比较详细的解释，特别是对“同一事实与同一证据”的理解设有专门的章节，并附带相关实例予以说明。2013“专利审查基准”又对2004年的有关内容进行了补充完善，规定：“任何人曾就同一专利权提起举发，经审定举发不成立者，就同一事实同一证据有一事不再理之效果，不得再为举发。”同一专利权系指同一请求项之专利权而言。一事不再理之适用，不包括因程序不合法而处分不受理及举发驳回之情况。经审定举发驳回，由于该专利权仍维持处分前之状态，举发理由、证据未经实体论究及双方当事人充分攻防，故无一事不再理之适用。举发声明中所载之请求项、举发事由及证据所构成之争点经审查不成立者，不论是否审查确定，任何人复以同一事实以同一证据再为举发，均无再为审查之必要，其目的系为了防止反复举发、重复审查，此外，亦可避免争点之认定结果前后不一致之矛盾。

此外，我国台湾地区“智慧财产案件审理法”第33条规定：“当事人于行政诉讼言词辩论终结前，就同一撤销或废止理由提出之新证据，智慧财产法院仍应审酌之。”故举发人在行政诉讼中依“智慧财产案件审理法”第33条规定提出新证据，并经智慧财产法院判决该新证据不足以撤销系争专利权时，因当事人已就该证据充分表示意见，并经智慧财产法院审理，故该新证据及同一事实亦有一事不再理之适用。例如，前举发案以证据A主张系争专利不具新颖性，经审定举发不成立后，于行政诉讼阶段另提出新证据B，经智慧财产法院审理，判决该新证据B仍不足以撤销系争专利权。此时后举发案以证据B、C分别主张系争专利不具新颖性时，就证据B即有一事不再理之适用。

可见，在我国台湾地区的专利制度中，“同一证据”指证据实质内容相同，而不论其形式是否相同；“同一事实”指待证事实之实质内容相同，不论其形式是否相同。所谓“事实”，系指举发理由所主张系争专利有应撤销专利权之举发事由，例如，主张系争专利违反新颖性、进步性等。判断“同一事实”、“同一证据”，还需研究是否针对同一请求项，即应考虑争点是否相同，以及系争举发事由是否已经另一举发案或行政诉讼案件的实质审查。待证事实不同，即使证据相同，仍无一事不再理之适用；同理，证据不同，即使待证事实相同，亦无一事不再理之适用。例如，前举发案以某证据主张系争专利不具新颖性，后举发案以同一证据主张不具进步性，应认定系基于不同事实所提起之举发，而无一事不再理之适用。

（四）日本、韩国和我国台湾地区的实践综述

综上，日本《特许法》、韩国《特许法》、我国台湾地区“专利法”均以法律的形式对专利制度中的“一事不再理原则”作了明确规定，而我国仅在行政法规和部门规章中规定了有关内容，其效力等级相对较低。

关于适用主体，除2011年修订的日本《特许法》将“任何人”修改为“当事人和参加人”外，韩国《特许法》、我国台湾地区“专利法”中能够适用“一事不再理原则”的主体范围仍然采用了“任何人”的概念。虽然我国《专利法实施细则》和《审查指南》并未对主体作出明确规定，但根据实践中的一般理解，实际上采用的也是“任何人”的概念。

关于具体适用条件，日本《特许法》、韩国《特许法》、我国台湾地区“专利法”中所使用的概念均为“同一事实和同一证据”，这与韩国、我国台湾地区立法时参考借鉴日本《特许法》不无关系。不过，究其细节，韩国、我国台湾地区和日本在具体的适用方式上还是有各自的特点。例如，韩国认定“同一证据”还涉及对“新提出而不足以推翻已确定的裁定的非有力证据”的认定，台湾地区并不要求在先审查的案件得到已经生效的结论等。虽然“同一事实和同一证据”的本质内涵应当与我国规定的它相同，但两者在概念和形式上还是存在一些理解上的差异。相比较而言，“同一事实”的概念更符合“一事不再理原则”的本意，涵盖范围也更广，而“同样的理由”从操作层面而言更为具体，更便于执行。但如果执法者忽视了从原则的高度理解“一事不再理原则”，而仅从狭义的执行层面去对比“同样的理由”，往往会比较偏颇。

（五）《欧洲专利公约》中有关“既判力”（res judicata）的规定

我国《专利法》所采用的“同样的理由和证据”的概念实际上来源于欧洲的法律措辞，如《欧洲专利公约》第114条第1项规定：“在程序处理中，欧洲专利局应主动对事实进行审查。这一审查不限于当事人援引的事实理由和证据以及当事人提出的申诉。”^[179]在该条款中，所使用的概念就是“to the facts，evidence and arguments provided by…”，虽然也使用了“理由和证据”的概念，但上述条款实际上还是强调了事实（the facts）的含义。

相对于“一事不再理”这一概念，《欧洲专利公约》所采用的实际上是“既判力”（res judicata）^[180]的概念，所涉及的相关条款是第111条第2项，当然该条款实际上主要涉及“有关申诉的决定”，该条款的立法解说中提及了“既判力”的有关问题，而其适用条件实际上与我国《民事诉讼法》中“一事不再理”的适用条件基本相同，即要有相同的主张、诉讼请求或诉由、相同的当事人等（involving the same claim，demand or cause of action，and the same parties or their privies）。如果以此为基础，则实际上采取了更为严格的限定条件。