解决权利抵触的实用建议

(一)保护独创性

如果外观设计专利权的对象与在先的著作权的对象完全一致，即每一个细节都相同，且作品又在先取得著作权，则在外观设计专利与在先著作权相抵触的问题上，只要证据充分，在事实上认定抵触的困难应当并不大。但倘若外观设计与在先著作权的作品并不完全一致，此时就应当有个标准来认定是否抵触。“准确把握著作权的趣旨，构成作品的核心要素是独创性。”^[74]而在外观设计制度中规定外观设计专利权不得与在先的著作权相抵触的核心目的在于，禁止有人通过不正当手段利用他人的劳动成果，避免造成著作权人的财产利益被不当侵害。因为在作品可以不经著作权人允许和不支付任何对价的情形下，被他人挪用到外观设计中，这样做的后果很有可能会使得著作权人理应获得的一部分报酬被他人非法地剥夺。因此，从社会正义的角度出发，当然应当减少这种不劳而获的行为发生。同时，不劳而获行为会使得外观设计法的立法趣旨无法得到实现。外观设计制度的本意是想通过赋予创造者在一定时期内实施该图案与色彩的组合的排他权利，从而保证权利人能够从优秀的设计中获得经济回报，以利益刺激更多的人创造出更好的外观设计。^[75]禁止未经允许将他人的作品使用到外观设计中，其目的就是为了减少“搭便车”的行为发生，鼓励设计人员多从事有创造性的劳动。基于上述理由，为了避免在后的外观设计侵犯在先的著作权，审查外观设计是否与在先的著作权相抵触的标准就应当是独创性标准。

在使用独创性标准进行判断时，独，是指作品源自作者本人，即作品由作者本人独立完成，而非抄袭的结果；创，是指作品达到一定的智力创造高度，并不要求作品达到传世经典的程度。美国著名法官霍姆斯曾经说过:“由那些只受过法律训练的人来判断美术作品的价值是危险的，有些极具天才的绘画一开始并不被人们所欣赏。”因此，只要作品是创作者智力创造活动的结果，体现创作者富有个性的判断和选择，就应当被认定为具有独创性。当把这一标准应用于判断外观设计与在先著作权是否抵触时，应当注意下面两个问题:第一，是否存在复制。由于每个设计人员观察世界的角度、方法各有差异，内心思想与情感世界也完全不同，表达手段上也各有特点。因此，独立创作的结果总是不可避免地会带上各自的个性印记，出现完全雷同的可能性很小。如果作品与外观设计完全相同，且作品在外观设计申请前就已经公之于众，每个人都有接触作品的合理机会，在后的外观设计权利人就必须证明自己是基于独立努力创作的与在先作品相同的作品。若在后的外观设计权利人能够证明相似或相同并非抄袭的结果，而是源于创作上的巧合，那么在后的外观设计仍然可以被认定是设计者独立创作的，不与在先的著作权相抵触。因为著作权法上的独创性标准并不绝对排斥在后的作品取得权利。第二，是否构成实质相似。在初步判断一件外观设计可能存在对在先作品的复制后，需要判断在后的设计是否与在先的作品之间构成实质相似，只有在后的设计对在先作品在实质上相同才构成对在先作品的侵权或不正当使用。著作权法领域中的独创性标准的作用不是保护著作权人的思想，而是保护著作权人思想的表达。

笔者认为，可以参考著作权法中常用的判断两件作品是否相似的方法来进行判断。首先，以通常的眼光审视，如果很容易发现一件作品与在后外观设计之间是实质相似的，就可以认定两者之间构成抵触。因为独创性不仅为作品之构成要件，而且同时决定该作品的保护范围，即有愈强之个性者其保护范围即愈大。在自由使用方面，有愈强之个性的作品愈不容他人自由使用，反之亦然。^[76]其次，每部作品在具有独创性的表达之外，还包括属于公共精神财富的组成部分，后者不属于著作权的保护范围，人人都可以自由使用。^[77]尽管在后外观设计使用了与享有在先著作权作品相同的表达，但是若此种使用的对象是属于公有领域的表达，即此种表达任何人都可以自由使用，并不属于在先著作权人排他权利的范围；或者属于有限表达，即有且仅有此种符号元素组合的表达方式，为了公共利益的需要，则此种符号组合的表达也不能为在先著作权人所独占。在这种情形下，在先著作权作品的独创性表达不能构成抵触在后外观设计的理由。最后，在判定在后的外观设计对在先的著作权作品是否有使用的事实时，需要考虑版权作品独创性的表现程度。在将不属于著作权作品独创性表达的部分过滤掉后，再在外观设计与在先著作权作品之间进行比较，判断前者究竟有没有使用在先作品的表达，即两者是否存在实质性相似。

(二)以是否近似为判断标准

商标与外观设计在构成上都可能是由色彩或图案的符号元素组合而成，商标的主要功能是说明和区别商品的来源，商标的载体也是商品。外观设计是一种具有美感的新设计，而且必须能够应用于工业产品之上。因为两者在构成要素上的相同会导致两种权利保护的对象在一定程度上可能出现相同或相似。当申请在后的外观设计与在先商标权发生抵触时，如何设计权利配置方式，成了一个重要问题。经过前面一章的分析，我们可以很清楚地看到，所谓在后的外观设计与在先的商标发生抵触，其实就是在后的外观设计申请人提起注册申请的外观设计的符号元素的组合与在先的商标的符号元素的组合相同或相近似。在实践中，这种外观设计与在先商标发生抵触的情形会导致在后外观设计不具有新颖性。因为构成外观设计和商标的图案或形状的符号元素都是使用在商品上，一旦在先商标图案或形状的符号元素已经被使用，而且这种在先商标的图案或形状在商品上的使用也将发挥着装饰商品外观的作用。这时在后的相同或近似的图案或形状以外观设计的形式被使用在商品上，当然无法满足外观设计在授权要求中的新颖性要求。新颖性的要求就是构成外观设计的图案或形状及其组合不能是现有设计，因此即使构成商标的相同或近似的图案或形状是用作识别性商业标记，但是客观上却已经发挥了装饰商品外观的作用，所以相同或近似的图案或形状被用作外观设计使用在商品上时，不符合授予外观设计的法定要求，不能取得外观设计专利的保护。

在具体判断在后的外观设计与在先的商标的图案或形状是否相同或相似时，这里的是否相同或近似需要经过综合考虑才能进行判定。首先，判断在后的外观设计的图案或形状是否与在先的商标的图案或形状构成相同或近似的参照主体应当是一般消费者，即在后外观设计使用在某种产品上，是否会导致一般消费者认为两者的图案或形状相同或近似。其次，从音、形、义三个方面考察在后的外观设计是否会与在先的商标图案或形状构成近似或相同，即考察文字的发音是否相近似，考察图形组合中的图案是否相近似，考察图形组合的含义是否相同或近似。最后，还要考虑商标和外观设计的使用方式和使用背景，因为实际使用方式和使用背景在判断近似中的重要性丝毫不亚于外观设计和商标的构成要素本身，虽然外观设计与商标本身在形式上较为接近，但如其使用方式或背景完全不同，也可能不构成近似。

同时，采取以近似标准来解决外观设计与在先商标之间抵触的做法是可以完全保护在先商标权人利益的。虽然通常判断商标之间是否构成侵权的标准为是否造成消费者的混淆，但在外观设计与在先商标之间发生抵触时，由于抵触产生的对象是图案或形状，讨论二者相抵触的前提是必须存在图形或形状，没有图形或形状，外观设计就不存在。在外观设计与商标都是图案或形状符号元素构成的前提下，近似或相同也就是混淆的前提。若图案或形状根本不相同或近似，外观设计本身的形状或图案完全具有新颖性，一般消费者也就不会将这种完全新颖的图案或形状与已有的商标图案或形状相混淆，外观设计图案与形状也就不会与商标发生抵触。若外观设计的图案或形状与商标的图案或形状相同或近似，那么因为商标的图案已经先于外观设计公开使用，外观设计的授权就不符合法定的新颖性的要求，此外观设计就是无效的，外观设计也不会与在先的商标发生抵触。

(三)限定无效宣告程序的启动主体

依据《专利法》第45条的规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，都可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。从这条规定来看，任何人都可以成为专利权无效宣告的请求人。专利法的规定基本是合理的:首先，专利法要解决的是有关技术专利的申请问题，技术的推广和应用关系到社会公众的福利，而外观设计专利与在先权利抵触，主要是与在先权利人的利益相关。其次，第45条规定的无效宣告申请的人的范围，主要针对技术专利或外观设计专利中不符合专利法授权标准的情形，因为一旦技术专利与外观设计专利不满足新颖性或创造性的标准，而又在形式上被授予专利，那么就可能是权利人侵占了原本社会公众中任何人都可以享有的利益，当然任何人都可以提出无效宣告申请，使不符合新颖性或创造性的专利无效，维护整个社会的公共利益。但在外观设计专利与在先权利抵触情形中，实际情况却可能是外观设计专利权人侵犯在先权利人的民事权利，私人之间的民事侵权问题，并不涉及太多的公共利益，是否也应当允许任何人都可以以“授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相抵触”为理由申请无效宣告呢?就目前而言，在外观设计与在先权利抵触时提出无效宣告申请的主体范围，法律并未作出禁止性规定。(www.xing528.com)

如果将来能够考虑重新设计整个外观设计保护制度，从合理设计程序规制、减少行政和司法资源的浪费角度出发，在外观设计因与在先权利发生抵触而被宣告无效的情形中，可以考虑仅仅允许在先的合法权利人提出此种类型的无效宣告申请。

首先，从收集证据、避免当事人不当利用有限的司法资源角度讲，将此类型的无效宣告请求权的范围限定于在先权利人是合理的。依据《专利法实施细则》第66条第3款的规定，以不符合《专利法》第23条第3款的规定为由，请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交证明权利抵触的证据的，专利复审委员会不予受理。该条明确规定提起无效宣告请求，应当提交请求书及相关证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据，因为没有证据就提起无效宣告无疑会造成有限的行政或司法资源的浪费。在判断在后的外观设计是否对在先著作权或商标权构成抵触时，对于在先的著作权人或商标权人而言，要提交其在先的著作权或商标权是合法有效的证据。同时，对于专利复审委员会而言，由它来审查外观设计无效时，通过当事人来提交证据证明在先权益合法有效，会使宣告外观设计无效的审查结论更加有说服力。^[78]

其次，知识产权法是私法，意思自治是私法的基本原则，即民事权利主体在进行民事活动时，意志独立、行为自主，以自己的意思来设定、变更、终止民事法律关系。在外观设计与在先的著作权或商标权发生抵触时，是否对其宣告无效应当交给在先权利人自己决定。若外观设计确实是利用在先的作品或商标的符号元素组合而取得注册的，那么很可能会对在先的著作权人或商标权人的利益造成侵害。同时，从维护在先权利人个人合法权益的角度出发，也应当由在先权利人提出无效宣告的请求，因为权利抵触与其他专利无效的情形存在本质的不同。专利因缺乏新颖性或独创性而导致不符合授权条件，这时如果还允许这样的专利权人获得一段时间的垄断使用这种技术方案或外观设计的权利，侵害的是不特定多数人的利益，导致社会公共资源被专利权利人的不法行为所侵害。但在外观设计与在先权利抵触的情形中，外观设计权利人行使垄断性权利时，不是侵犯的不特定群体的社会公共利益，而仅仅可能对在先著作权人或商标权人的利益构成侵害。同时，对于第三人而言，也很难证明外观设计权利人是否取得了在先权利人的许可，即无法证明外观设计权人没有取得在先权利人的许可。若在先权利人对自己的利益放任不管，那其他人也无权干涉在先权利人对自己合法利益的抛弃行为。西谚曰:“法律不保护权利上的睡眠者”，法律只帮助积极主张权利的人，而不帮助怠于主张权利的人，作为自身权利受到侵害的在先著作权人或商标权人都怠于主张自己的权利，法律当然没有必要积极出动，浪费本来就稀缺的行政和司法资源。

最后，一项注册的外观设计是经过相关的行政程序授予的，此种注册行为，是公权力对民事权利的形式合法提供的一种佐证。民事相对人基于对行政行为的信任，对其生产、经营行为会产生明确的预期，由此才能形成稳定的公共关系与社会秩序。为维护社会秩序的稳定，有必要在没有确切相反证据前，维持相对人的这种信任，否则，公共秩序将处于不稳定的状态。^[79]为了确保外观设计注册制度的稳定性和连贯性，保护相对人对外观设计登记注册正当合理的信赖，宣告因外观设计与在先的著作权或商标权发生权利冲突而无效时，应当将有权提起无效宣告的主体限定为合法的在先权益人。退一步讲，在通常的经济生活中，只有与某类外观设计有密切联系的主体才会去关注相关领域中的权利申请情况，多数情形下是存在直接或间接的经济利益的主体，一般人是不会对与自己没有任何联系的事物发生兴趣的。若允许任何人都可以提起对外观设计与在先权利发生抵触的无效宣告申请，反而可能带来不恰当的恶意无效宣告申请的增加。同业的恶意竞争者很可能为了牟取非法利益，以此种针对外观设计的无效宣告作为排挤竞争对手的手段。此时提出无效宣告的行为是出于恶意，其无效宣告的理由通常牵强附会，缺乏充分的事实和法律依据，其结果很可能是干扰外观设计权人的正常生产经营活动，将外观设计权人拖入一个本可以不出现的行政程序或司法程序，使得外观设计权人为此付出巨大的人力、财力，其损害是显而易见的。这样启动的行政程序或司法程序，最终也是对国家财力的无谓浪费，因此将来可以从保护当事人合法权益与节约有限的行政与司法资源的角度，考虑关于权利冲突时的无效宣告申请主体的资格是否可以进行适当限制。

(四)设置准司法机关

当以与他人在先取得的著作权相抵触或冲突为由，提请宣告一项外观设计无效、开始进行实质性审查时，要确定的是外观设计的具体内容是否剽窃或盗用著作权人的作品。而若是由商标权人提起，则要确定外观设计所使用的图案或形状与在先商标的图案或形状是否相似或相同，进而判断在后的外观设计是否丧失新颖性，属于不应当授权的范围。这一系列需要审查的问题，与以缺乏新颖性或创造性为依据提起无效宣告请求的情况是存在差别的。因为如果发生抵触或冲突的是著作权，很可能是以独创性为审查标准；如果发生抵触或冲突的是商标权，是以是否构成相同或近似为审查标准。而根据现行《专利法》的规定，当已经授权的专利不符合法定的要求时，对其提出无效宣告请求的审查机关是专利复审委员会。因此，对于因与在先权益发生冲突或抵触而引发的无效宣告的审查也应当由专利复审委员会处理，这无疑会对专利复审委员会的工作提出更高的要求。

知识产权权利冲突的解决程序之所以复杂，主要原因在于商标权、外观设计权的取得过程采取行政程序确认并公示。因此，知识产权权利间的抵触或冲突的解决就会涉及相关程序的安排。在外观设计权的保护对象与在先的著作权或商标权的对象发生抵触时，在法律适用方面，可以依据《专利法》第23条的规定，授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突，以及根据《专利法实施细则》第65条的规定，与在先权利抵触或冲突是专利复审委员会宣告外观设计权无效的理由。自我国有专利法以来的二十多年里，专利复审委一直在审查有关外观设计无效的宣告请求中发挥着重要作用。有关统计数据也显示，在专利复审委员会作出的无效宣告决定中，当事人对于专利复审委作出的大部分决定是满意的，没有提起行政诉讼，此时专利复审委员会的决定可以直接发生法律效力。同时，专利复审委员会在外观设计无效案件的审查方面已经积累了丰富的审查经验，因为外观设计并不是单纯的设计，与具有实用性的产品结合、增加产品的美感或装饰性是其首要作用，在这方面专利复审委员会经过了长期的工作实践，比其他机构更加理解外观设计是如何在不影响产品实用功能的前提下，实现产品外观设计的新颖性和美感的。在综合考虑各种因素的基础上，专利复审委员会的决定可以更好地反映外观设计制度立法本意，发挥外观设计法律规定的制度价值。对如何判断在后外观设计是否不当使用在先的作品，或者商品上商标的形状或图案是否与外观设计的形状或图案构成整体上实质相似，专利复审委员会是具有优势的。因此，在我国专利复审委员会仍应成为解决外观设计与在先权益相冲突或抵触问题的排头兵。人民法院在审理具体的此类案件时，也应当考虑到专利复审委员会在此方面的专业特长，以事实为依据，以法律为准绳进行裁量。可能有人会认为，专利复审委员会仅仅熟悉关于外观设计授权的审查，对于是否构成权利冲突或抵触方面的审查，因为可能会涉及其他知识产权法律，专利复审委员会可能并不熟悉。这种说法很难成立，在前面的分析中，外观设计、作品、商标这几个类型的知识产权对象都是由符号元素构成的，从这种意义上看，各类知识产权保护对象是有共性的。专利复审委员会熟悉外观设计的符号元素组合，当然对其他知识产权的符号元素组合也不陌生。因此，由专利复审委员会来审查外观设计与其他权利冲突或抵触的情况，不会比外观设计授权审查更困难。而且依据现有的宣告无效程序进行审查是可行的，并不存在专利复审委员会无法胜任的问题。同时，根据现行的专利法和专利法实施细则，法律已经在多年前就授予了专利复审委员会这项职权，这些年的执法也未出现大的偏差或问题。

同时，从长远看，为了更好地发挥专利制度的作用，避免有关专利无效的案件旷日费时，甚至形成所谓的循环诉讼，致使权利人为维护自己的权利付出高昂的成本，可以考虑将专利复审委员会作为权利冲突或抵触案件审理中的一级准司法机构，行使准司法裁判权。若当事人对专利复审委员会的裁决不服，可以直接向相关高级人民法院提起上诉。美国专利制度中也有类似的准司法机关(board of patent appeals and interferences)^[80]，当事人若对作出的决定不服，可以直接上诉到联邦巡回上诉法院。^[81]日本对专利无效的审查决定先由特许厅作出，对其决定不服的可以向东京高等法院提起诉讼。^[82]韩国的知识产权局的审判部相当于一级审查机构，对专利无效案件进行审查，若当事人对审查不服，再向专利法院提起诉讼。^[83]我国在处理外观设计与在先权益冲突或抵触的案件时，可以考虑将专利复审委员会作为准司法机构，对于它依据自己专业经验作出的裁定应当给予足够的尊重和信任。首先，这种做法可以降低当事人的维权成本，避免相关权利人陷入漫长的司法程序中。因为外观设计与在先权益相冲突或抵触的案件，其实质是权利人之间在行使民事权利上发生的纠纷，但由于知识产权局的行政确权行为使得在后的外观设计披上了形式合法的外衣，但是这也并没有改变其是民事权益纠纷的事实。专利复审委员会作为准司法机构，可以避免此类案件进入行政诉讼的程序，以免当事人又进入冗长的司法审理中。这样可以起到简化程序、提高救济效率的作用，既能保证纠纷的快速解决，又能较好地统一法律适用口径，提高专利复审委员会裁决的公信力。其次，外观设计与在先权利的抵触或冲突事实上是民事权益纠纷，将专利复审委员会作为准司法机构，还可以避免专利复审委在行政诉讼中充当被告的尴尬境地。在通常的行政诉讼中，作为被告的行政主体有承担败诉产生的不利后果的责任。但从事实上讲，专利复审委员会却与案件中的民事权益没有利益关系。在抵触或冲突情况发生时，必然是权利当事人认为自己的利益受到了较大侵害，对此类问题的处理会对当事人的经济利益产生巨大影响。当双方当事人对专利复审委员会的裁决不服时，应当由指定的上一级司法机构来进行审理裁决。因为此类案件中的审理和判决结果并不涉及专利复审委员会的利益，涉及的仅是双方当事人的民事权益。对案件结果在意的是在先权利人和外观设计权人。若当事人对专利复审委员会的裁决不服，可以向指定的司法机构提出上诉，上诉中的上诉人和被上诉人只能由原来的申请人和被申请人构成，与专利复审委员会无关。所以将专利复审委员会作为一级准司法机构，可以改变以往专利复审委员在行政诉讼中的无奈与尴尬处境，不再加入到相关行政诉讼中，仅仅只作为一个准司法裁决机构，发挥其专业优势解决因相关权利发生冲突或抵触而引发的民事纠纷。这样便可在处理此类案件的程序上，还民事纠纷以本来面目，维护当事人双方在民事诉讼中的平等地位，避免专利复审委员会加入到民事纠纷的解决中，影响民事判决结果的公正性。