权利冲突时期：权利人利益侵害与法律秩序混乱问题

虽然各国逐渐承认外观设计和著作权或商标的对象上存在交叉，保护方式上可以重叠，但是各国外观设计与著作权和商标的制度基础上还是有差异的，并且在取得方式上也是不同的。在保护对象属于同一权利人时，权利人行使权利，利用该对象进行商业活动谋取经济利益，尚不会发生问题。但当不同的主体通过形式上合法的方式，对同一对象取得了不同的权利时，就会发生有关权利人的利益被侵犯、法律秩序发生混乱的情形。因此，各国也纷纷在立法或司法上对此种问题予以尝试性的解决。2004年《德国外观设计法》第10条第1款第3项规定，第三人可以在专利商标局请求办理一项外观设计的注销手续。其条件是根据第三人的请求，且在提出请求的同时应当提交官方证书或经官方公证的文件，证明图案或模型的注册人声明放弃注册或同意注销其图案或模型的注册。具体规定为:①在后外观设计中使用了一个具有识别力的标识，而该标识的权利人有权禁止该使用；②外观设计中包含了一项受著作权保护的作品不允许的使用。^[53]在《日本意匠法》的登记注册的消极事由中，第5条第2项规定，有可能与他人实物混同的外观设计不得给予注册。依据日本学者的解释，当模样、形状等存在出处混同的可能性时，该外观设计也基本上失去了新颖性，并进入了容易创造的范畴之列，可以以此为由拒绝注册。但是对于包含文字图案化模样的外观设计，也可能会满足新颖性和非容易创作的要件。设置出处混同问题的条款，主要是考虑到阻止外观设计注册取得专利权具有全国范围内的排他性，以避免与全国范围内注册的商标发生对商品出处来源的混淆。^[54]《日本外观设计法》第26条规定:“若外观设计权利人、独占实施权人、普通实施权人的外观设计与他人在其外观设计申请日前递交的专利、实用新型、商标或者他人的著作权相抵触时，不得以经营的方式实施其外观设计。”^[55]

欧盟各成员国之间由于文化与法律演变中的不同，对外观设计的定义和保护制度存在着不小的差异。欧共体委员会一直对成员国的工业设计保护不满意。1959年欧盟执行委员会设立三个工作小组分别研究专利、商标及外观设计，成效最明显的是1973年由十六国签署的《欧洲专利公约》与1975年签署的《欧洲共同体专利公约》，但是关于工业设计保护部分未取得实质进展，仍然依赖世界各国间签订的《巴黎公约》。因为工作小组认为，成员国间法制差异太大，无法调和，直到德国马克斯·普朗克知识产权研究所在1990年提出采取设计权立法取向的欧洲设计法建议，才使执行委员会以此为蓝本提出了设计保护绿皮书。^[56]由于各成员国对外观设计法律保护存在着差异，从而影响到了欧盟内部市场的建立和运行，扭曲了内部市场的竞争。消除欧盟内部统一市场影响货物自由流动的因素，是欧盟条约的主要目标。1998年《欧盟设计保护指令》通过生效；2001年欧盟又通过《欧盟外观设计保护条例》。依据欧盟有关设计的指令和条例，外观设计是指产品的整体或部分有视觉可见的设计，该外观设计系由线条、轮廓、颜色、形状、质地、该物件本身的材质或是装饰之特征所构成，其中有包装、服饰、图样等，但排除计算机程序。按照此列举说明式定义，外观设计可以涵盖大量的设计对象，因此也必然会引发与其他种类知识产权保护的关系问题。

在欧盟发生的“OOO‘Business-Aliance’v.VITEC Global Limited案”是典型外观设计与商标之间发生冲突的案件。此案中有争议的设计是:

提起无效宣告程序的是在先商标权利人，他的商标是:

无效宣告申请人指出，包含字母“V、I、T、E、C”在注册设计中，将显著标识中的最后一个字母K换成C并不构成显著性，因为两个词在发音上实质一致。注册设计“VITEC”同“SPECIALTY”和“CHEMICALS”一起出现不是突出的事实。实质上，消费者会将他的注意力给予主词VITEC，消费者很容易将两种标识与同一商品来源联系起来而可能产生混淆。^[57]注册设计权利人认为，本案中的显著标识和注册设计之间的差异是明显的，因此，显著标识和注册设计不能被看作是整体一致的，不能忽视“SPECIALTY”和“CHEMICALS”这两个因素，它们是注册设计的重要特点。对比显著标识的风格，注册设计有一个突出和显著的颜色标识因素，再对比显著标识的字体风格与注册设计的结构和轮廓，它们所呈现的形状是不同的。欧洲市场内部协调局认为，从视觉上，商标与注册设计最突出和显著的都是动词因素，前者由动词“VITEK”的标准字母组成，与注册设计中的动词部分“VITEC”非常相似，同时，字母艺术化和相关因素图形化，使相关消费者在视觉感受上具有重要的显著性。^[58]另外两个词“SPECIALTY”和“CHEMICALS”在动词因素上，听起来像是“VITEC”的补充，因为它们本身与“VITEC”对比要小得多。这样两个增加的动词因素都显得仅仅是主因素　“VITEC”的补充。从符号的角度出发，“SPECIALTY”和“CHEMICALS”可以被认为是修饰主标识因素指向的具体产品和服务，主要的动词因素仅是单词“VITEC”，这样整体看来注册设计与商标高度相似。再综合考虑形状、声音、符号方面，结论是注册设计与商标非常相似。有关混淆的可能性判断，商标与注册设计在视觉上高度相似，发音方面也非常相近，概念上也没有什么差别，争议中的商品和服务也相同。注册设计与商标都缺乏重要的形状特点和内容，混淆的可能在很大程度上取决于发音的特点。存在混淆可能是显而易见的，商标与注册设计的发音是一致的，公众无法说出与注册设计的区别。^[59]

但是在案件“JoséManuel Baena Grupo，SA v.OHIM案”中，欧洲法院对有关在后申请的外观设计与在先的商标发生抵触时，表达了自己与欧洲内部协调局不同的态度。欧洲法院在接受针对不服欧洲内部市场协调局判决的上诉请求后，否定了欧洲内部市场协调局认为注册外观设计缺乏个性与在先商标相抵触，认定外观设计无效的观点。^[60]与欧洲某些国家的工业设计保护模式相比，欧盟的注册外观设计授权范围更广一些，它的授权范围并不仅仅局限于各国先前定义的产品设计。能取得注册的对象不仅包括产品的形状，还包括诸如颜色、质地或材料，不论是产品本身，还是产品的装饰。因此，欧盟定义的设计不仅与产品有关而且还与产品的包装或图案以及印刷图案相关。在“JoséManuel Baena Grupo，SA v.OHIM案”中，申请注册的是一件应用于衬衫、贴纸、广告材料上的人形卡通图案，图像如下:(www.xing528.com)

针对这个注册外观设计提出宣告无效的依据是25(1)(e)，在先的欧盟商标所注册的商品类型是尼斯分类的25、28、32类，涵盖服装、鞋帽、娱乐、玩具、饮料等，该商标如下:

欧洲内部协调局认为外观设计申请人的申请无效，是基于注册外观设计条例25(1)(e)的规定，并且是否有混淆的可能的标准是清楚的，并没有太多的讨论空间。欧洲内部协调局在认定该申请无效时，在商标和外观设计之间进行了详细的比较，考虑过混淆性可能的问题。尽管两个设计之间存在差异，但是当它们被应用于商品上作为外观装饰时，可能会出现的情形是，对于有一定常识的使用者而言，在后的设计无法产生一种与先前设计相比的整体上的差异，因此内部协调局宣告该注册外观设计无效。^[61]欧盟法院认为，应当在一个明确的范围内做出比较，即在争议的注册外观设计的整体效果与在先注册的商标的整体效果之间进行比较，参照主体是有一定常识的使用者，这个有一定常识的使用者包括儿童和年轻人，其中整体效果主要是指这两个人物图形的各自的面部表情。即使从技术的角度讲，这类人物图形的设计者在描绘这类图形的轮廓时有很大的创作自由，但事实却是这两个设计的面部差异将会是被使用者记住的基本的特征。在欧洲内部协调局进行审查时，注册外观设计权利人主张，被援引支持无效宣告申请的欧盟注册商标与被质疑的设计之间的差异是如此明显，对于具有常识的使用者而言两个人物图形是不同的。法院在一定程度上认同了注册外观设计权利人的观点，认为在在先的商标中，人物图形是向前倾斜的姿态，结合面部表情呈现出一个发怒人的表情，与之相对，受争议的设计中的人物图形身体向后倾斜、面部没有表情，因此整体人物表情并不具有任何情感。这两个人物的面部表情差异对于购买衬衫和帽子的年轻人和购买贴纸的儿童而言差异是清楚的。^[62]

在解决与在先著作权的关系上，比较典型的案件是“PRODECO Sarl v.AS GmbH案”。在该案中，取得注册的设计是:

无效申请人的理由是，根据《欧盟外观设计条例》第25条第1款第b项，该共同体外观设计缺乏新颖性和独特性，并且，根据《欧盟外观设计条例》第25条第1款第f项，该共同体外观设计侵犯了申请人在比利时拥有的一项著作权，其作品图案为:

欧洲市场内部协调局认为:“根据《欧盟外观设计条例》第25条第1款第f项，涉案共同体外观设计被宣告无效，因为其未经许可使用了在成员国受到著作权法保护的作品。申请人根据欧盟外观设计条例第25条第1款第f项的无效理由，予以采信。根据比利时和法国的著作权法，旧设计属于相关艺术作品，受著作权法保护。根据《法国知识产权法典》第L111-1条，作者对其独创性的作品享有排他的无体财产权利，该法第L112-2规定，本法意义上的作品包括，相关艺术作品。对于该设计的著作权保护通过证据三的判决也可以得到证明，根据法国的一个永久判决，对受保护作品的使用，是指采用了该作品的原创点。涉案的共同体外观设计至少在以下几点上使用了旧设计的要素:由不同宽度的条纹组成，这两个条纹都有花边。上述提到的要素构成了旧设计原创点，在共同体外观设计中采用这些要素构成了对旧设计的使用。裁决结果是根据《欧盟外观设计条例》第25条第1款第f项，涉案共同体外观设计未经许可使用了受到比利时和法国著作权法保护的作品，因而被宣告无效。”^[63]