禁止反悔原则适用于一种舵机案件

中誉电子（上海）有限公司vs上海九鹰电子科技有限公司[1]

一、案件背景

模型飞机飞行时的升降动作、转弯动作等都是通过对机翼的各种控制实现的，机翼的动作通常是由舵机带动。在一些较大型的模型飞机中，由于动力较大，飞机的重量并不是主要问题，舵机的选用面很大。但是随着人们娱乐的需要，小型模型乃至微型模型飞机正在快速发展。模型飞机的小型化，对飞机的自身重量提出了很高的要求。然而，由于目前的舵机结构比较复杂，有些舵机还包含减速箱等结构，致使舵机的重量很难减轻，体积很难缩小，从而限制了模型飞机的进一步小型化。

在此种背景下，田瑜、江文彦发明了一种新型舵机并于2007年4月17日向国家知识产权局申请实用新型专利，专利号为200720069025.2，于2008年2月13日获得授权。

该专利的权利要求书记载：

1.一种模型舵机，其特征在于，包括支架、电机、丝杆和滑块，所述支架包括电机座和滑块座，所述电机设置于所述电机座内，在所述电机的一端设置有一主动齿轮，所述丝杆纵向穿过所述滑块座，在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮，所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合，所述滑块穿在所述丝杆上，并且所述滑块伸出所述滑块，在所述滑块底面设置有一电刷。

2.如权利要求1所述的舵机，其特征在于，在所述支架上，设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔。

3.如权利要求2所述的舵机，其特征在于，在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。

4.如权利要求1所述的舵机，其特征在于，在所述丝杆的另一端设置有一端面盖。

5.如权利要求1所述的舵机，其特征在于，所述滑块的纵向开设有一带螺纹的滑块孔，所述丝杆旋入该滑块孔中。

6.如权利要求1所述的舵机，其特征在于，所述滑块的上部开设有多个小孔。

2009年2月10日，田瑜、江文彦与中誉公司签订《专利实施许可合同》，授予中誉公司上述实用新型专利在中国境内的独占许可权，该许可合同于2009年3月24日在国家知识产权局备案。

2009年2月中誉公司（原告）在德国纽伦堡国际春季玩具展览会上发现上海九鹰电子科技有限公司（被告）正在该展会上大力宣传一种型号为“Free Spirit Micro NER/C 210A”的航模。原告将该航模所用舵机的技术描述、结构特征与原告独占享有的专利权保护范围相比较，发现被告航模中所用舵机完全落入本项专利保护范围。原告委托律师发函至被告，要求其立即停止侵权行为，被告置之不理。

2009年4月20日，上海九鹰电子科技有限公司（下称请求人）向专利复审委员会提出了无效宣告请求。

2009年6月，原告在第六届上海航模展会上发现被告公开在国内展出并以远低于原告专利产品成本的价格批量销售侵权产品。

2009年7月22日，复审委宣告200720069025.2号实用新型专利权权利要求1—2、4—6无效，在权利要求3的基础上维持专利权有效。专利权人不服该无效决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

2009年8月3日，上海市第二中级人民法院受理中誉电子（上海）有限公司起诉上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权一案。中誉公司请求法院判令九鹰公司：①立即停止销售侵权产品，回收全部侵权产品并予以销毁；②销毁全部侵权产品的模具、书面宣传材料并删除网站中侵权产品的信息；③赔偿中誉公司包括合理费用在内的经济损失500万元（合理费用包括律师费10万元、鉴定费2万元、公证费3 000元、工商调查费95元）。

北京市一中院于2010年3月10日做出（2009）一中知行初字第2726号行政判决，维持复审委第13717号无效决定。专利权人向北京市高级人民法院提起上诉。

上海市第二中级人民法院于2010年5月20日做出（2009）沪二中民五（知）初字第167号民事判决。中誉公司不服一审判决，向上海市高级人民法院提出上诉。

北京市高级人民法院于2010年7月23日做出（2010）高行终字第705号行政判决，驳回上诉，维持原判。

上海市高级人民法院于2010年12月15日做出（2010）沪高民三（知）终字第53号民事判决。中誉公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。

最高人民法院于2011年8月1日做出（2011）民申字第397号民事裁定，提审该案，并依法组成合议庭，于2012年4月12日做出（2011）民提字第306号终审判决。

二、复审委无效宣告审理情况

（一）案由

2009年4月20日，上海九鹰电子科技有限公司（下称请求人）向专利复审委员会提出了无效宣告请求，其理由是本专利权利要求1不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定，权利要求1—6不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。请求人提交如下附件作为证据使用：

附件1：《航空模型》，2005年第4期，封面、第4页、第7—9页复印件，共5页；

附件2：《航空模型》的邮政发行订阅信息的相关网页复印件，共1页；

附件3：声称为德国WES-Technik公司LS（Light Servos）系列比例控制舵机信息的网页，该公司公开发行的含有LS系列比例控制舵机产品信息的产品名录复印件，共10页。

请求人认为：①权利要求1的技术特征“并且所述滑块伸出所述滑块”表述不清楚，因此不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定；②权利要求1的大部分技术特征已被附件1所公开，权利要求1与附件1的区别特征仅在于“在所述滑块底面设置有一电刷”，但是该区别技术特征是本领域中为了利用舵机的动作进行电位器的控制而采用的惯用技术手段，而且上述区别技术特征并未给本专利带来任何预料不到的技术效果，因此不符合《专利法》第二十二条第三款关于创造性的规定；权利要求2、3、4、6的附加技术特征也属于本领域的惯用技术手段；而权利要求5的附加技术特征在附件1中隐含公开，或者对本领域的技术人员来说，通过附件1的记载可以显而易见地得到权利要求5的技术内容，因此在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下，权利要求2—5也不符合《专利法》第十二条第三款规定的创造性。

针对上述无效宣告请求，专利权人于2009年6月26日提交了意见陈述书，并提交了权利要求书全文修改替换页，专利权人认为：①请求人提交的附件1是复印件，有很多瑕疵，不认可附件1的真实性，并且附件1的图5也是模糊不清的，不能说明问题；附件3是外文资料，请求人在提供该资料的同时，没有提交相关的中文翻译件，因此附件3不能作为该无效宣告的依据。②本专利权利要求1第5行中，由于打字者的疏忽，致使语句表达不清楚，专利权人将技术特征“并且所述滑块伸出所述滑块”修改为“并且所述滑块的上部伸出所述滑块座”，该修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，因此克服了原来的缺陷，从而符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。③专利权人认为附件1没有公开本专利权利要求1的技术特征“在所述电机的一端设置有一主动齿轮，所述丝杆纵向穿过所述滑块座，在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮，所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合”；也没有公开权利要求1的技术特征“所述滑块穿在所述丝杆上”；附件1虽然公开了支架，但是该支架只是支持摇臂的，其电机也是依靠胶水粘在驱动电路板上的，因此其没有公开权利要求1的技术特征“所述支架包括电机座和滑块座，所述电机设置于所述电机座内”；并且附件1没有公开本专利权利要求1中的电机、丝杆、滑块部件的组合方式；电刷是公知常识，但是在“滑块底面设置有一电刷”不是公知常识，因此本专利权利要求1相对于附件1和本领域公知常识的结合具备《专利法》第二十二条第二款规定的创造性；权利要求2、4、6均引用权利要求1，在权利要求1具备创造性的基础上，权利要求2、4、6也具备创造性；权利要求3是对权利要求2技术方案的进一步限定，进一步说明了本专利中的电位器是如何集成的，也进一步区别了采用市售电位器安装在舵机驱动电路板的方法，而且采用该结构，具有省时省力、减少接线的故障、减少独立电位器占地空间、减轻舵机重量的优点，因此具备创造性；权利要求5是对权利要求1的进一步限定，该结构采用了最少的零部件，实现了舵机的滑块沿丝杆移动的技术效果，而附件1并没有明示究竟如何实现丝杆与螺母机构的原理，因此在权利要求1具备创造性的情况下，权利要求5也必然具有创造性。

（二）决定的理由

1.审查文本

专利权人当庭表示放弃2009年6月26日提交的权利要求书全文修改替换页，因此本决定所依据的是国家知识产权局于2008年2月13日公告的本专利文本。

2.关于证据

由于请求人当庭放弃了附件2、附件3、附件6作为证据使用，因此合议组仅对附件1、附件4、附件5进行评述。

附件1是《航空模型》杂志的复印件，请求人当庭出示了附件1杂志的原件，经专利权人及合议组核实，其复印件内容与原件一致，且专利权人对附件1的真实性无异议，该杂志是2005年第4期，公开日为2005年，早于本专利的申请日，属于本专利的现有技术，可以用于评价本专利的创造性。

附件4是请求人当庭提交的《机械工程基础》的第2版，封面、出版信息页、第328页和封底页复印件；附件5是盖有“上海图书馆上海科学技术情报研究所文献服务部”红章及骑缝章的《电位器基础及其应用》的封面、出版信息页、目录页、第18—19页、22—23页、202—208页复印件，请求人当庭出示了附件4、附件5的原件，经专利权人及合议组核实，其复印件内容与原件一致，且专利权人对附件4、附件5的真实性无异议。附件4于2006年8月第一次印刷，附件5于1984年3月第一次印刷，根据《专利审查指南》的相关规定，附件4的出版日期视为2006年8月31日，附件5的出版日期视为1984年3月31日，均早于本专利的申请日，且附件4、附件5属于《专利审查指南》第四部分第三章第4.3.1节规定的在口头审理辩论终结前提交的技术词典、技术手册和教科书等本领域中的公知常识性证据，因此附件4、附件5可以作为评价本专利的公知常识性证据使用。

3.关于《专利法实施细则》第二十条第一款

《专利法实施细则》第十二条第一款规定，权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。

对于请求人认为的权利要求1的技术特征“并且所述滑块伸出所述滑块”表述不清楚的问题，合议组认为：本专利权利要求1请求保护一种舵机，包括支架、电机、丝杆和滑块。所述支架包括电机座和滑块座，所述丝杆纵向穿过所述滑块座，所述滑块穿在所述丝杆上。而在技术特征“并且所述滑块伸出所述滑块”之前，权利要求1中只出现了一个滑块，而没有出现两个不同的所述滑块，且根据权利要求1的技术方案可知，丝杆纵向穿过所述滑块座，所述滑块穿在所述丝杆上，因此可以确定描述的是滑块与滑块座之间的连接关系。因此，本领域的技术人员在阅读权利要求1记载的技术方案后可以确定，权利要求1中出现的技术特征“并且所述滑块伸出所述滑块”属于明显笔误，不影响本领域技术人员清楚理解其含义为“并且所述滑块伸出所述滑块座”。因此权利要求1符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。

4.关于创造性

《专利法》第二十二条第三款规定：创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

本专利的权利要求1的技术特征如下：一种模型舵机，包括支架、电机、丝杆和滑块，所述支架包括电机座和滑块座，所述电机设置于所述电机座内，在所述电机的一端设置有一主动齿轮，所述丝杆纵向穿过所述滑块座，在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮，所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合，所述滑块穿在所述丝杆上，并且所述滑块伸出所述滑块，在所述滑块底面设置有一电刷。

根据上述第3点有关权利要求1是否清楚的评述可知，权利要求1中的技术特征“并且所述滑块伸出所述滑块”应为“并且所述滑块伸出所述滑块座”。下文中对权利要求1—6创造性的评述都是基于这种理解。

附件1公开了一种舵机，从图5（指原专利申请书中的图5，下同）可以看出，该舵机图5中最上方紫色的带有槽的即是支架，其下是滑块座（相当于本专利的所述支架包括滑块座）；在电机的右下端设置有一黄色的主动齿轮，和滑块座连接的白色齿轮是从动齿轮，主动齿轮与从动齿轮相互啮合（相当于本专利的在所述电机的一端设置有一主动齿轮，所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合）；附件1公开了下述技术特征（参见附件1第7页第3栏第2段，图5）：一个小型电机经过一个一级尼龙齿轮减速，将转动功率输出到与电机轴平行的丝杆上，再利用丝杆—螺母机构的原理，实现蓝色摇臂（相当于本专利的滑块）沿丝杆前后移动，（相当于本专利所述丝杆纵向穿过所述滑块座，在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮）；结合附件1的图5还可以看出蓝色的摇臂伸出所述支架（相当于本专利的并且所述滑块伸出所述滑块）。

将本专利权利要求1所述技术方案与附件1所公开的技术方案相比，其区别在于：①所述支架包括电机座；②在所述滑块底面设置有一电刷。对于区别技术特征①，虽然附件1图5中和文字描述均没有看出电机座，但是有电机，通常需将电机予以固定，而使用电机座予以固定电机是本领域的惯用手段；对于区别技术特征②，该区别技术特征是本领域的公知常识，在舵机的结构中，一般在滑块的底部安装一个电刷，而使用电刷构成电位器是本领域常用、惯用手段，并且在附件5第23页中也记载了一种具有电刷的电位器（参见附件5第23页第3行）。因此在附件1的基础上，结合上述公知常识得到本专利权利要求1的技术方案对本领域的技术人员来说是显而易见的，因此权利要求1所要求保护的技术方案相对于附件1和本领域公知常识的结合不具有实质性特点和进步，不符合《专利法》第二十二条第三款有关创造性的规定。

权利要求2是权利要求1的从属权利要求，其附加技术特征是“在所述支架上，设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔”，而使用固定孔将支架固定到舵机驱动电路板上是本领域的惯用技术手段，因此在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下，权利要求2也不符合《专利法》第二十二条第三款有关创造性的规定。

权利要求3是权利要求2的从属权利要求，其附加技术特征是“在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触”。上述附加技术特征是对舵机电路板具体结构的进一步限定，附件1中并没有公开上述具体电路板结构，本领域的技术人员也无法从附件1中获得上述舵机驱动电路板具体结构的技术启示，虽然附件5中的图2-7（a）公开了一种电位器的结构，包括导流条、条形电阻元件、陶瓷基体[参见附件5第23页第一段，图2-7（a）]。附件5图2-7（a）中成条形分布的电阻元件可以对应于本专利权利要求3中的碳膜，但是导流条却不能对应于本专利权利要求3中的银膜，同时该导流条也不是条形的，因此无法根据附件5认定上述附加技术特征是本领域的公知常识，而且本专利权利要求3由于采用了上述结构，从而使得本专利的舵机在结构上得到了简化，集成度更高，更重要的是重量更轻，对于模型飞机的小型化起到了很大的促进作用，因此权利要求3具备创造性，符合《专利法》第二十二条第三款的规定。

对于请求人认为的附件5中的图2-7（a）和图7-31公开了权利要求3的附加技术特征的陈述，合议组认为：附件5中的图2-7（a）公开了一种电位器的结构，包括导流条、条形电阻元件、陶瓷基体[参见附件5第23页第一段，图2-7（a）]。其中导流条却不能对应于本专利权利要求3中的银膜，同时因为本专利采用如权利要求3中在所述舵机驱动电路板上印制有一条形的碳膜和银膜的结构，可以获得简化舵机的机构、集成度更高、重量更轻的技术效果，因此对于请求人的意见陈述合议组不予支持。

权利要求4是权利要求1的从属权利要求，权利要求4也不符合《专利法》第二十二条第三款有关创造性的规定。

权利要求5是权利要求1的从属权利要求，其附加技术特征是“所述滑块的纵向开设有一带螺纹的滑块孔，所述丝杆旋入该滑块孔中”，结合上述公知常识得到本专利权利要求5的技术方案对本领域的技术人员来说是显而易见的，因此权利要求5所要求保护的技术方案相对于附件1和本领域公知常识的结合不具有实质性特点和进步，不符合《专利法》第二十二条第三款有关创造性的规定。

权利要求6是权利要求1的从属权利要求，其附加技术特征是“所述滑块的上部开设有多个小孔”，为了尽可能地减轻航空模型的重量，同时能够获得合适的机械强度，在滑块表面开设固定孔，同时使用连杆金属丝穿设于固定孔中并与机翼相连接属于本领域的惯用技术手段，因此在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下，权利要求6也不符合《专利法》第二十二条第三款有关创造性的规定。

综上所述，权利要求1符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定，权利要求1—2、4—6不符合《专利法》第二十二条第三款的规定，权利要求3符合《专利法》第二十二条第三款的规定。

（三）决定

宣告200720069025.2号实用新型专利权部分无效，宣告权利要求1—2、4—6无效，在权利要求3的基础上维持专利权有效。

三、专利行政诉讼情况

专利权人田瑜、江文彦不服复审委关于ZL200720069025.2实用新型专利无效的决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，该院于2010年3月10日做出（2009）一中知行初字第2726号行政判决，维持第13717号无效决定。

对于上述行政诉讼的上诉，北京市高级人民法院于2010年7月23日做出（2010）高行终字第705号行政判决，驳回上诉，维持原判。

四、法院对侵权案件的审理情况

（一）一审情况

依九鹰公司的申请，一审法院于2009年11月11日委托科学技术部知识产权事务中心（简称知产事务中心）就九鹰公司生产、销售的航模舵机的技术特征与涉案专利的权利要求3的技术特征是否相同或等同，以及九鹰公司生产、销售的航模舵机的技术特征是否属于现有技术进行鉴定。

知产事务中心于2010年3月16日出具的国科知鉴字（2010）09号《司法鉴定意见书》认为：

（1）被诉侵权产品的技术特征a—f与涉案专利权利要求3所记载的技术特征A—F相同，被诉侵权产品的技术特征g与涉案专利权利要求3所记载的技术特征G等同。(www.xing528.com)

（2）被诉侵权产品技术特征a与现有技术方案（德国WES-Technik生产的LS系列比例控制舵机）的技术特征A′相同，均为“包括支架、电机、丝杆、滑块和含有舵机驱动电路的电路板”；现有技术方案技术特征B′仅能看出所述支架包括滑块座，未发现明显的电机座构造，也未发现所述含有舵机驱动电路的电路板上设置有固定孔，但这种支架在电路板上设置方式的区别属于所属技术领域惯用手段的直接置换，即被诉侵权产品技术特征b与现有技术方案的技术特征B′无实质性差异；被诉侵权产品技术特征c中，所述电机通过电机座设置在电路板上，而现有技术方案的技术特征C′中，所述电机直接设置在电路板上，这种电机设置方式的区别属于所属技术领域惯用手段的直接置换，即被诉侵权产品技术特征c与现有技术方案的技术特征C′无实质性差异；被诉侵权产品技术特征d与现有技术方案的技术特征D′相同，均为“所述丝杆纵向穿过所述滑块座，在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮”；被诉侵权产品技术特征e与现有技术方案的技术特征E′相同，均为“所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合”；被诉侵权产品的技术特征f包含“在所述滑块底面设置有一电刷”，而现有技术方案的技术特征F′虽未直接披露，但所属领域技术人员根据现有技术文件直接记载的内容和公知常识，可以很容易联想到，现有技术方案隐含了“在所述滑块底面设置有一电刷”的特征，因此被诉侵权产品技术特征f与现有技术方案的技术特征F′无实质性差异；被诉侵权产品技术特征g为“在所述含有舵机驱动电路的电路板上，印制有一条形的碳膜和镀金铜条，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和镀金铜条相接触”，而现有技术文件未直接记载该项技术特征，但隐含包含了直线型电位器，而这种直线型电位器的具体结构属于公知常识，因此被诉侵权产品技术特征g与公知常识无实质性差异，所属领域技术人员无须经过创造性劳动，就能够在现有技术方案隐含包含的直线型电位器中采用与公知常识无实质性差异的特定具体结构。

上海市第二中级人民法院一审认为，本案的争议焦点是九鹰公司的现有技术抗辩是否成立。首先，确定九鹰公司提供的现有技术是否属于相对于涉案专利的现有技术，即涉案专利申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知的技术。九鹰公司提供的德国WES-Technik生产的LS系列比例控制舵机在2005年第4期《航空模型》上已公开发表，早于涉案专利申请日期2007年4月17日，故九鹰公司可以据此进行现有技术抗辩。其次，对被诉侵权产品的技术特征与现有技术进行比较，应限于一项现有技术方案，可以结合所属领域技术人员公知的技术常识。根据知产事务中心《司法鉴定意见书》，被诉侵权产品的技术特征a、d、e分别与现有技术方案的技术特征A′、D′、E′相同，被诉侵权产品的技术特征b、c、f分别与现有技术方案的技术特征B′、C′、F′无实质性差异，被诉侵权产品的技术特征g与公知常识无实质性差异。一审法院认为，中誉公司关于知产事务中心鉴定程序违法、鉴定方法错误和鉴定结论含混的主张没有事实和法律依据，不予认可，对该《司法鉴定意见书》依法予以确认。被诉侵权产品的技术方案是一项现有技术与公知常识的简单组合，九鹰公司的现有技术抗辩成立，被诉侵权产品不构成对涉案专利权的侵权。依照《专利法》（2000年修正）第五十六条第一款的规定判决：驳回中誉公司的诉讼请求。一审案件受理费人民币46 800元，诉讼保全费5 000元，司法鉴定费60 000元，三项费用共计人民币111 800元，由中誉公司负担。

（二）二审情况

二审法院认为从属权利要求3被维持有效的原因在于在权利要求1中增加了从属权利要求2以及从属权利要求3记载的附加技术特征，这实质上是修改权利要求1，在权利要求1记载的技术方案中增加了从属权利要求2和3记载的附加技术特征。因此，在界定权利要求3保护范围的技术特征中，“在所述支架上，设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔”与“在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触”，属于为维持专利权有效限制性修改权利要求而增加的技术特征。由此，可以认定权利要求3中技术特征G（在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触）属于为维持专利权有效限制性修改权利要求而增加的技术特征。根据最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条的规定，专利权人在无效宣告程序中，通过对权利要求的修改而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。被诉侵权产品的技术特征g与涉案专利的技术特征G等同，知产事务中心的该项认定双方当事人均予认可，且没有足以推翻该项认定的事实与理由，应予采信。尽管技术特征g与技术特征G等同，但依据禁止反悔原则，由于除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案被视为是专利权人放弃了的技术方案，因此，以技术特征g与技术特征G等同为由，认为被诉侵权产品构成等同侵权的结论不能成立。

关于现有技术抗辩，二审法院认为现有技术抗辩是将被诉侵权产品技术方案与现有技术方案相比较。一份现有技术文件所披露的技术内容应以所属技术领域的技术人员从相应技术文件中能够获知的技术内容为准，该技术内容不仅包括技术文件明确记载的技术内容，而且包括可以从该技术文件中直接地、毫无疑问地确定的技术内容，这也就是知产事务中心《司法鉴定意见书》中所说的现有技术文件“隐含”公开的技术内容。尽管从2005年第4期《航空模型》公开舵机的照片及相应文字描述中不能直接看到舵机滑块底面设置有一电刷，但知产事务中心的鉴定专家依据所属领域技术人员的知识与经验（包括所属领域技术人员的公知常识），认为所属领域技术人员依据《航空模型》公开舵机的照片及相应文字描述，可以获知《航空模型》公开了舵机中舵机滑块底面设置有一电刷，亦即《航空模型》公开的技术方案隐含有“在所述滑块底面设置有一电刷”的技术特征，从而进一步认定被诉侵权产品技术特征f与现有技术特征F′无实质性差异，并无不当。同样，尽管从《航空模型》公开舵机的照片及相应文字描述中不能直接看到舵机驱动电路板上构成直线型电位器所需的导流条与电阻条，但知产事务中心的鉴定专家依据所属领域技术人员的知识与经验（包括所属领域技术人员的公知常识），认为所属领域技术人员依据《航空模型》公开舵机的照片及相应文字描述，可以获知《航空模型》公开的舵机中有一个直线型电位器，从而在事实上认定《航空模型》公开的舵机中，其驱动电路板上存在作为构成直线型电位器所需的导流条与电阻条，且滑块底面上的电刷与该电阻条和导流条相接触，亦即《航空模型》公开的技术方案隐含有“在所述含有舵机驱动电路的电路板上，印制有一条形电阻条和导流条，且所述滑块底面上的电刷与该电阻条和导流条相接触”的技术特征，并进一步认定被诉侵权产品的技术特征g与现有技术特征G′无实质性差异，并无不当。中誉公司关于知产事务中心鉴定方法不尊重事实，不能以“隐含”推论为依据的相应上诉理由不能成立。

在知产事务中心《司法鉴定意见书》中，鉴定专家从所属领域技术人员的角度，依据2005年第4期《航空模型》公开舵机的照片及相应文字描述所披露的技术方案（包括不能直接看到，但所属领域技术人员根据其包括公知常识在内的知识与经验可以从照片及相应文字描述中直接地、毫无疑问地确定的技术内容），认定本案现有技术抗辩成立，但一审法院认为该《司法鉴定意见书》依据2005年第4期《航空模型》公开舵机的照片及相应文字描述所披露的技术方案与所属领域公知常识的简单组合，认定现有技术抗辩成立，这与《司法鉴定意见书》的实际认定理由不一致，应予纠正。

二审法院认为，中誉公司上诉请求与理由没有事实和法律依据，应予驳回。况且，即使中誉公司关于现有技术抗辩不成立的上诉理由能够成立，本案也因禁止反悔原则的适用，而不构成等同侵权，中誉公司关于本案被诉侵权产品构成专利侵权的主张，也不能成立，中誉公司的上诉请求，也应予以驳回。判决：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费人民币46800元，由中誉公司负担。

（三）再审情况

中誉公司不服该二审判决，向最高人民法院申请再审称：

（1）二审法院根据禁止反悔原则认定九鹰公司不构成等同侵权属于适用法律错误。专利权人没有通过修改专利权利要求书放弃技术方案，也没有通过意见陈述放弃技术方案，且专利权人也没有在任何专利申请文件中表述过“在所述舵机驱动电路板上，只能用碳膜和银膜”。因此，中誉公司主张九鹰公司专利侵权，并未违反禁止反悔原则。退一步来说，即使专利权人曾放弃技术方案，也是仅仅放弃了除“碳膜和银膜直接印制在所述舵机驱动电路板上”以外的技术方案，并没有放弃涉案专利权利要求3所限定的技术方案以及与“银膜”等同的“镀金铜条”所限定的技术方案。

（2）第13717号无效决定与知产事务中心《司法鉴定意见书》所依据的证据材料实质相同，唯一的区别是，前者所引证据包括《电位器基础及其应用》，而后者所引证据是《电位器基础及其应用》的英文版本“The Potentiometer Handbook”，两者之间是一一对应的翻译关系。因此，第13717号无效决定明确涉案专利权利要求3有效，并被此后的行政判决维持。这证明涉案专利权利要求3相对于现有技术具备了新颖性和创造性；而原审法院却依据知产事务中心的鉴定结论认定与涉案专利权利要求3等同的被诉侵权技术方案构成现有技术，这即导致对同一法律事实存在两个相互矛盾的认定。九鹰公司在无效宣告程序中无法证明权利要求3无效的情况下，再用同样的证据来佐证现有技术抗辩，明显不能成立。

经最高人民法院审理查明，原一、二审法院查明的事实基本属实。

最高院提审认为，本案当事人争议的焦点问题有：①专利复审委员会决定在权利要求3的基础上维持涉案专利权有效，是否导致禁止反悔原则的适用。②九鹰公司的现有技术抗辩是否成立。

1.禁止反悔原则的适用

关于第一个焦点问题。首先，明确禁止反悔原则的法理基础。诚实信用原则作为民法基本原则之一，要求民事主体信守承诺，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待，以平衡权利自由行使所可能带来的失衡。在专利授权实践中，专利申请人往往通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的安定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。故此，专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不应支持。

其次，明确禁止反悔原则的适用条件。一般情况下，只有权利要求、说明书修改或者意见陈述两种形式，才有可能产生技术方案的放弃，进而导致禁止反悔原则的适用。本案中，独立权利要求1及其从属权利要求2均被宣告无效，在权利要求2的从属权利要求3的基础上维持涉案专利有效。问题是，权利要求3是否仅仅因此构成对其所从属的权利要求1—2的限制性修改。独立权利要求被宣告无效，在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，该从属权利要求即实际取代了原独立权利要求的地位。但是，该从属权利要求的内容或者所确定的保护范围并没有因为原独立权利要求的无效而改变。因为，每一项权利要求都是单独的、完整的技术方案，每一项权利要求都应准确、完整地概括申请人在原始申请中各自要求的保护范围，而不论其是否以独立权利要求的形式出现。基于此，每一项权利要求可以被单独地维持有效或宣告无效。每一项权利要求的效力应当被推定为独立于其他权利要求项的效力。即使从属权利要求所从属的权利要求被宣告无效，该从属权利要求并不能因此被认为无效。所以，不应当以从属权利要求所从属的权利要求被宣告无效而简单地认为该从属权利要求所确定的保护范围即受到限制。本案原二审判决认为，从属权利要求3被维持有效的原因在于，在权利要求1中增加了从属权利要求2以及从属权利要求3记载的附加技术特征，这实质上就是修改权利要求1，该认定有所不当。

再次，明确放弃的认定标准。专利权保护范围是由权利要求包含的技术特征所限定的，故专利权保护范围的变化，亦体现为权利要求中技术特征的变化。在专利授权或无效宣告程序中，专利权人主动或应审查员的要求，可以通过增加技术特征对某权利要求所确定的保护范围进行限制，也可以通过意见陈述对某权利要求进行限缩性解释。禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述。亦即，由此所放弃的技术方案。该放弃，通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃。但是，若专利复审委员会认定独立权利要求无效、在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾做上述自我放弃，则在判断是否构成禁止反悔原则中的“放弃”时，应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件。如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。本案中，九鹰公司称，因为权利要求1—2被宣告无效，而权利要求3是对其进一步限定，故权利要求1—2与权利要求3之间的“领地”被推定已放弃。本院认为，权利要求3中的“银膜”并没有被权利要求1—2所提及，而且，中誉公司在专利授权和无效宣告程序中没有修改权利要求和说明书，在意见陈述中也没有放弃除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案，因此，不应当基于权利要求1—2被宣告无效，而认为权利要求3的附加技术特征“银膜”不能再适用等同原则。

综上所述，专利复审委员会宣告涉案专利权利要求1—2、4—6无效，在权利要求3的基础上维持专利权有效，二审法院认为涉案专利权利要求3中的技术特征G实质是修改权利要求而增加的技术特征，该技术特征将导流条明确限定为银膜，应视为专利权人放弃了除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案，从而认定被诉侵权产品不构成等同侵权，存在错误，应予纠正。

2.现有技术特征的抗辩

关于第二个焦点问题，其实关键是认定区别技术特征④是否具有创造性，创造性不能是简单的叠加组合。将被诉侵权技术方案与2005年第4期《航空模型》杂志所刊载的“LS系列比例控制舵机”技术方案相比对，其区别在于：①所述支架包括电机座；②所述电机设置于所述电机座内；③所述滑块底面设置有一电刷；④在所述含有舵机驱动电路的电路板上，印制有一条形碳膜和镀金铜条，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和镀金铜条相接触。对于区别技术特征①和②，虽然从现有技术中未看出电机座，但使用电机座来固定电机是本领域的惯用手段，该两项技术特征与被诉侵权技术没有实质性差异。对于区别技术特征③，现有技术虽然没有披露该技术特征，但是在舵机的结构中，一般在滑块底部安装一个电刷作为电位器的滑动触点是本领域的惯用手段，且在《电位器基础及其应用》一书中也记载了一种具有电刷的电位器。因此，该项技术特征与被诉侵权技术没有实质性差异。对于区别技术特征④，现有技术没有公开这一具体电路板结构，虽然《电位器基础及其应用》一书的图2-7 （a）公开了一种电位器结构，包括导流条、条形电阻元件、陶瓷基体，但从图片来看，导流条不能对应被诉侵权技术方案中的镀金铜条，且其电阻元件和导流条是固定在陶瓷基体上的。然而被诉侵权产品没有独立的电位器，而是将碳膜和镀金铜条直接印制在驱动电路板上，其作用是提高舵机的集成度，简化舵机结构，从而减轻舵机重量，实现模型飞机的小型化。由此可见，该技术特征没有被对比技术公开，也不是本领域的普通技术人员基于公知常识能够从现有技术中直接或者毫无疑义得出的技术特征。因此，被诉侵权技术方案与现有技术方案具有实质性的不同，原二审判决依据知产事务中心的鉴定意见认定九鹰公司的现有技术抗辩成立，存在错误，应予纠正。

综上所述，原二审判决认定九鹰公司不构成对涉案专利权的侵犯，适用法律错误，应予纠正。判决如下：

（1）撤销上海市高级人民法院（2010）沪高民三（知）终字第53号民事判决和上海市第二中级人民法院（2009）沪二中民五（知）初字第167号民事判决；

（2）上海九鹰电子科技有限公司于本判决送达之日起十五日内赔偿中誉电子（上海）有限公司经济损失20万元；

（3）驳回中誉电子（上海）有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。

一审案件受理费人民币46 800元，诉讼保全费人民币5 000元，司法鉴定费人民币60 000元，二审案件受理费人民币46 800元，均由上海九鹰电子科技有限公司负担。

五、法条及相关规章、规定链接

《专利法》（2008）

第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

第六十二条 在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

《专利法实施细则》（2010）

第六十一条第一款：

请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书做出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。

第六十九条 在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。

发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2010）

第六条 专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

《专利审查指南》（2010，p385-386）

4.6 无效宣告程序中专利文件的修改

4.6.1 修改原则

发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：

（1）不得改变原权利要求的主题名称。

（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。

（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。

4.6.2 修改方式

在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求。权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。在此情况下，所合并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。在独立权利要求未做修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并式修改。

技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。

4.6.3 修改方式的限制

在专利复审委员会做出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。

仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以合并的方式修改权利要求书：

（1）针对无效宣告请求书。

（2）针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据。

（3）针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。

思考题

1.依据该案例，禁止反悔原则适用的要点是什么？在无效宣告过程中，专利权人怎样做才对自己有利？

2.依据该案例，对于从属权利要求中新增技术特征和限制性技术特征两种情况在适用禁止反悔原则时是否不同？

3.对于从属权利要求中“限制性技术特征”适用禁止反悔原则是否有灵活处置的空间？为什么？

4.现有技术抗辩的要点是什么？现有技术抗辩的边界在哪里？

[1] 本案例根据（2011）民申字第397号判决书、（2011）民提字第306号判决书及复审委无效审查决定第13717号编写。