机芯奏鸣装置音板的成键方法及设备的等同原则适用案例

宁波市东方机芯总厂vs江阴金铃五金制品有限公司[1]

一、案件背景

在现有技术中，机械奏鸣装置（俗称“八音琴”）音板的成键加工往往是采用激光切割、电火花线切割和电化学等加工方法将盲板（指成键前的音板，以下统称盲板）加工成带梳状发音齿的音板。但采用这些方法需要昂贵的加工设备和较高的制造成本，对加工工人的技术素质要求也比较高，并且加工出来的音板的每个音齿两个侧面的光洁度也不好。

宁波市东方机芯总厂（原宁波市江东东方机芯厂，以下简称机芯总厂）推出了一种纯机械导切法的加工方法和专业设备，于1995年7月1日获得了中国专利局授予的“机芯奏鸣装置音板的成键方法及其设备”发明专利权，专利号为92102458.4，实施例示意图的俯视图如图4-1所示。

图4-1 实施例俯视图

该发明专利的独立权利要求1是：

一种机械奏鸣装置音板成键加工设备，它包括在平板型金属盲板上切割出梳状缝隙的割刀和将被加工的金属盲板夹持的固定装置，其特征在于：

（1）所述的割刀是由多片圆形薄片状磨轮按半径自小到大的顺序平行同心地组成一塔状的割刀组；

（2）所述的盲板固定装置是一个开有梳缝的导向板，它是一块厚实而耐磨的块板，其作为导向槽的每条梳缝相互平行、均布、等宽；

（3）所述的塔状割刀组，其相邻刀片之间的间距距离与所述导向板相邻梳缝之间的导向板厚度大体相等；

（4）所述的塔状割刀组的磨轮按其半径排列的梯度等于音板的音键按其长短排列的梯度。

另外，该专利的说明书中还表明：“在加工时由于盲板不是呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工的，而是背贴在厚实的导向板上，被压块固定，由于导向板质量大，所以，在加工时盲板不发生哪怕是微小的振动。所以，用本发明的设备和方法加工出的音板其音齿成形质量好，而且生产效率高。”

江阴金铃五金制品有限公司（以下简称金铃公司）也生产机械奏鸣装置的设备并生产八音琴音片，机芯总厂以金铃公司侵犯其专利权为由，向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼，被驳回。其间，金铃公司针对该专利向专利复审委提出撤销上述专利权的请求，被驳回。机芯总厂不服一审判决，提出上诉，江苏省高级人民法院于1999年5月9日做出（1999）苏知终字第9号民事判决，维持一审判决。机芯总厂于1999年7月16日向最高人民法院申请再审。2001年3月20日，最高人民法院根据（1999）知监字第28号民事裁定，决定对本案进行提审，并依法组成合议庭，于2002年3月6日做出（2001）民三提字第1号终审判决。

二、复审委无效宣告审理情况

（一）案由

1995年11月20日，宁波市琪乐八音琴厂（下称撤销请求人）向专利局提出撤销上述专利权（下称本专利）的请求。请求理由是：本专利权利要求不具备新颖性、创造性。在撤销审查程序中，请求人提交了证据1—12。专利权人（下称撤销被请求人）在撤销程序中提交了反证1—4。

此外，应撤销请求人的要求，撤销审查小组在双方当事人在场的情况下到北京玩具一厂进行了实地考察。考察中，审查小组在1978年台账（建账日为1983年8月）中核对了证据8的内容，此外还取证了一套产品图纸（制图日为1988年9月3日），下称证据13。

1997年6月5日，专利局本案撤销请求审查小组根据上述证据做出了撤销请求审查决定：驳回撤销请求，维持本专利权有效。

1997年9月5日，撤销请求人（下称复审请求人）向专利复审委员会提出对上述撤销请求审查决定的复审请求。请求的理由是：撤销请求决定中存在认定事实不清、适用法律不当的情形。为此，复审请求人描述了原北京玩具一厂自20世纪80年代就开始研制、引进、生产与本专利技术相同产品的事实经过。此外，复审请求人又补充了16份新证据。其中1份证据是国家保密局出具的对原北京玩具一厂（现北京聚友实业公司）八音琴机芯商业秘密被侵权情况的调查复印件。其余15份证据为杭州市人民检察院对若干证人所做的调查笔录的复印件。

1997年12月25日，撤销被请求人（下称复审被请求人）针对上述复审请求提交了意见陈述书，其中认为：①复审请求人所陈述的事实不能得到证据的支持；②在撤销审查程序中未提交的证据在其后的复审程序中不应采纳。

1999年5月28日，专利复审委员会本案合议组将复审被请求人的上述意见转寄给复审请求人，但复审请求人在指定期限内未提交意见陈述。

（二）决定的理由

在撤销审查程序中，复审请求人请求撤销本专利的理由是其不具备新颖性、创造性。所依据的事实及所对应的证据如下：

事实1：北京玩具一厂在1976—1978年开始研究生产八音机芯。

所对应的证据为：①证据6—证人证言；②证据12—单位证明。对此，合议组认为，书面证词只是证人对已经发生的事件的追忆，并通过文字描述的方式再现有关的事实要件。因此，证词是否能够真实地反映事实，不仅与证人本身的情况，如智力状况、对所证明的事实相关的技术内容的掌握水平、对所证明的事实介入的程度、与当事人之间的利害关系等因素有关，而且还与取证者的取证方式等因素有关。然而，仅仅从证词本身，对于上述因素则无从认定。即不能认定证人当时确实目击了所述事实，也不能认定该证词确实出自证人之手。因此，在无其他旁证印证的情况下，仅凭证人证言，对于事实的认定是不充分的。以追忆为证明内容的单位证明，其本质与上述证人证言具有相同的证据缺陷，特别是，当单位证明上无自然人签字时，对上述影响证据客观性的因素无法考证。故此类证据不能单独作为定案的依据。因此，对事实1不能认定。

事实2：1982年与日本合作引进与本专利相同的技术并制作了两台样机。

所对应的证据为：①证据8为从聚友实业公司技改台账上复印得到的“一九八二年完成项目表”。其中一栏中有“音片开齿机两台”，但表中未披露任何结构特征。②证据6为证人证言，证据7为无自然人签字的单位证明。如上所述，这类证据，由于不能认定其客观性，故不能单独作为定案的依据。③证据9、证据11为两组照片，从中虽能看到产品的结构，但无法确认产品存在的时间以及与其公开使用事实相关的信息。

根据上述证据，合议组认为，唯一能够认定的事实是，1982年聚友实业公司完成了两台名为“音片开齿机”的设备的制造，然而，对于该设备所采用的结构及其是否处于公开使用状态，则由上述证据尚不能认定。

事实3：1986年又从日本引进全自动铣削加工技术。

所对应的证据为：①证据1为1986年12月29日北京市经济委员会关于北京玩具一厂引进和自制八音机芯生产设备可行性研究报告的批复的复印件，其中提到同意通过日本三信机工株式会社引进设备、附件及技术，但未涉及具体的技术内容。②证据2为进口部件清单复印件，其上未载明日期及部件的结构特征。③证据3为1990年12月22日北京玩具一厂引进八音机芯生产设备项目竣工验收组名单复印件，其中仅包含有人名，而未涉及技术内容。④证据4为一份草图，上面手写有“1987年日本三信机工株式会社”及“北京玩具一厂提供”的字样，且字迹相同，因此，可以推定为同时书写而成。故以此不能确定其图纸制作的原始日期。另外，该图纸上无任何产品型号信息。⑤证据10为一份日本三信机工株式会社的“音片自动切齿机说明书”复印件及译文，其上记载的时间为“8706/1715：35”。在说明书中包含一张图纸，其中披露了产品（音片自动切齿机）的部分结构特征。⑥证据12为无自然人签字的单位证明，如前所述，这类证据不能作为定案的依据。⑦证据13为1988年9月的图纸，其中披露了产品的结构。

从上述证据中，可以认定的事实是，1987年，玩具一厂已获得了引进方的图纸并自制了一套产品零件图。然而，图纸属于企业内部的技术资料。因此，仅证明图纸的存在，尚不能证明其所包含的技术内容已经处于公众可以获知的状态。从证据3中可以看出，引进八音机芯生产设备项目竣工日期是在1990年，因此，至少在1990年前还处于引进过程未完成的阶段。此时，根据商业惯例，其相关技术资料应当处于保密状态。

事实4：1994年前有人将引进技术向外泄露。

对应证据为证据5，其为1994年9月4日竺韵德给聚友实业公司的一份传真件的复印件，其中谈到“最近获悉”有人高价倒卖从日本引进的图纸及技术资料。由于该传真件的日期是在本专利申请日两年之后，因此，所述事实与判断本专利的新颖性、创造性无关。

综上所述，作为某种技术已经公开使用的证据，应当能够客观地、真实地反映以前所发生的事实。即根据所提供的证据能够确定在何时、何地以何方式公开了何种内容。然而，由于请求人所提供的证据不能证明上述事实要件，故不能否定本专利的新颖性、创造性。

维持专利局本案撤销审查小组于1997年6月5日做出的撤销请求审查决定，即驳回撤销请求，维持本专利权有效。

三、法院对侵权案件的审理情况

（一）一审情况

南京市中级人民法院查明，被控侵权产品与专利技术相比，缺少金属盲板被夹持在开有梳缝的导向板上的技术特征，它的盲板没有被夹持在开有梳缝的与专利技术中形式结构相同的限位装置上，换言之，它的限位装置不是在盲板下，而是位于磨轮一侧。由于缺少这一技术特征，导致限位装置与导向板在分别与其他部件的结合使用过程中产生不同的结果：①作用不同。专利技术中导向板的作用一是固定音板，使其在切割过程中不发生振动；二是给磨轮限位，防止其在运转时发生晃动飘移。被控侵权产品中的限位装置只给磨轮限位，没有固定盲板的作用。②切割方法不同。专利技术在切割时，每片磨轮始终嵌入导向板的相应梳缝内并在其内往复运动，盲板被准确定位并夹固在导向板上。被控侵权产品在切割时，盲板呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工，没有被准确定位并夹固在其限位装置上。③效果不同。专利技术在切割过程中由于导向板将盲板固定住，不发生振动，而被控侵权产品切割时盲板易产生振动，达不到该专利在效果上的目的。

一审法院认为，金铃公司生产音板的设备上没有导向板装置，缺少专利保护范围中的必要技术特征，不构成侵权。依照原《专利法》第五十九条规定，判决：驳回机芯总厂的诉讼请求。一审诉讼费15 010元，诉讼保全费5 520元，由机芯总厂承担。

（二）二审情况

江苏省高级人民法院二审认为：①就形式结构而言，机芯总厂的专利权利要求书中记载的导向板与被控侵权产品中的限位装置相同。②被控侵权产品的限位装置与专利技术的导向板虽然在形式结构上相同，但由于限位装置缺乏专利技术导向板能固定盲板的必要技术特征，改变了其在设备中的位置及其与其他部件的结合关系，从而使切割方法也不同，并因此导致其在使用目的、作用、效果上的不同。故被控侵权产品中的限位装置与专利技术的导向板不属于等同技术的替代。同时，由于专利说明书中已明确将盲板不固定在导向板上而是呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工排除在权利要求之外，所以，被控侵权产品未落入专利权保护范围，金铃公司未侵犯机芯总厂的专利权。依照《民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项的规定判决：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费15 010元由机芯总厂负担。

（三）再审情况

机芯总厂向最高人民法院申请再审称：①原审上诉人技术方案与原审被上诉人技术方案的区别，实质上是等同技术替代。②原审法院认定专利技术与被控侵权产品两种技术方案在形式结构、作用目的、效果方面不同，并不正确。③原审法院曲解了禁止反悔原则。④原审上诉人曾向原审法院申请对本案被控侵权物所使用的技术方案与专利技术方案是否等同进行技术鉴定，遭到原审法院拒绝，从而导致其判决的随意性。此外，原审上诉人还称：在本案纠纷发生前，台湾商人曾耀升、冯鲁（即金铃公司的法定代表人）曾于1993年慕名前来宁波，与申请人商谈合资生产八音琴事宜，并于1994年6月成立了“宁波韵美精机有限公司”。冯鲁在合资前多次以考察为名和合资后利用副总经理职务之便，了解并掌握了原审上诉人的发明专利方法及其设备的技术特征。冯鲁随后即到原籍江苏省江阴市出资开办了合资企业金铃公司，即原审被上诉人，并担任董事长，生产音乐铃（即八音琴）及其配件。综上所述，原一、二审法院判决确有错误，请求最高院撤销原一、二审判决，指令江苏省高级人民法院再审或者由最高院提审，判令金铃公司立即停止侵权，赔偿经济损失100万元，并承担本案诉讼费。

金铃公司答辩称：①在原审上诉人92102458.4号专利中，将导向板安装在金属盲板夹持装置上，盲板被准确定位并夹持在导向板上是该专利必不可少的技术特征，也是该专利之所以取得专利权的基础。②原审被上诉人的盲板加工设备与专利相比，缺少所述的导向板这一必要技术特征，其加工方法也因此不同。③原审被上诉人音板加工设备中的限位装置与专利技术中的导向板不是等同技术的替代。④原审被上诉人的音板加工设备中的限位装置是一种公知技术，例如，专利号为昭61—25764的日本专利，其所公开的技术方案就带有与原审被上诉人类似的限位装置。因此，原审被上诉人的音板加工设备没有落入92102458.4号专利的保护范围，不构成侵权。(www.xing528.com)

最高院查明，除原审法院认定被控侵权产品的限位装置与专利产品的导向板在分别与其他部件的结合使用过程中，其作用、切割方法和效果不同的事实外，原审法院认定的其余事实基本属实。

经双方当事人协商同意，最高院委托中国科技法学会专家评价委员会组织有关专业技术人员和法律专家对本案所涉及的专业技术问题进行鉴定，于2000年11月27日提出鉴定意见：

被控侵权产品与专利的主要相同点为：①在成键盲板的加工原理、方法上，两者都是利用片状磨轮组或割刀组对盲板相对运动进行磨削，加工出规定割深的音键，在整个磨割过程中，塔状磨轮组的每片磨轮始终位于所述导向板或防震限位板的相应梳缝内。②两者所用成键加工设备都是由机床、磨轮组、工件定位夹紧装置、磨轮定位导向装置等部分组成。③两者在加工成键时所用工具都是塔状平行同心磨轮组。④两者所用磨轮组相邻磨轮之间的间距与导向板或防震限位板梳缝间的厚度大体相等。⑤机芯总厂专利所用导向板在加工过程中起磨轮导向、防震、定位作用。

主要不同点为：①机芯总厂专利所用导向板与工件一起进给运动，金铃公司装置所用防震限位板装在横滑板上，不与工件一起进给运动。②在工件安装方面，机芯总厂专利将工件安装在导向板上，金铃公司装置将工件安装在工件拖板上，而不是安装在防震限位板上。③机芯总厂专利的盲板成键加工设备中，磨轮导向与工件支承功能均由导向板来实现，金铃公司装置的盲板成键加工设备中的磨轮导向功能由防震限位板来实现，工件支承功能由工件拖板来实现。

鉴定结论为：机芯总厂专利与金铃公司装置在工作原理、方法上是一样的，在具体结构上，分别采用了导向板和防震限位板，这两个重要零件在加工中起的主要作用是：磨轮导向、防震、定位，两者的主要功能是基本一致的。导向板与防震限位板的主要工作面的结构形状是相似的，呈梳缝状。在机芯总厂专利中导向板具有工件（盲板）支承功能，有利于削弱工件的加工振动，提高加工质量。金铃公司的装置中，工件安装在工件拖板上，与机芯总厂专利比较，很难看出金铃公司装置有明显技术进步。两者技术特征的不同之处，对具有机械专业知识的普通技术人员而言，无须创造性的劳动就能实现。

金铃公司对鉴定意见提出异议：①鉴定意见关于“机芯总厂专利与金铃公司装置在工作原理、方法上是一样的”表述，不符合专利只保护技术方案，不保护抽象的原理、思想的一般原则。②在机芯总厂的专利中，导向板除了起磨轮导向、防震、定位作用外，还起支承和固定工件的作用，而被控侵权产品中的限位装置却不具有支承和固定工件的作用。鉴定意见关于“两者的主要功能是基本一致”的结论不客观、不全面。③鉴定意见一方面认为机芯总厂专利中的导向板“有利于削弱工件的加工振动，提高加工质量”，另一方面又认为“与机芯总厂专利比较，很难看出金铃公司装置有明显技术进步”，结论前后矛盾。④鉴定意见没有将导向板和限位装置分别与日本昭61—25764专利中的导片及昭58—217266专利中的切入槽在作用、效果上进行异同对比。被控侵权产品中的限位装置与上述两份现有技术中的导片、切入槽在作用、效果上完全相同。⑤鉴定意见没有对机芯总厂的权利要求，特别是对权项1中的b项、权项9以及说明书中所述的发明目的、盲板固定方式、优点进行充分的分析和解释，就作为鉴定结论的根据。⑥“是否属于等同替代”的判断应属于人民法院的职权范围，不应通过技术鉴定来确定。

庭审中，鉴定人员对金铃公司的异议做出了解答：技术方案包括原理、结构、方法，在进行技术方案比对时，也反映了原理和方法。专利与被控侵权装置组成部分相同，都是塔状同心平行磨轮组，相邻的间距梳缝大体相等，鉴定意见中已指出专利中的导向板与被控侵权产品中的防震限位板之间的不同点，但两者在磨轮导向、防震、定位方面所起的主要作用是相同的。专利中的导向板起支承、固定工件作用，有利于削弱工件的加工振动，提高加工质量。被控侵权产品中的防震限位板不起固定工件作用，工件是固定在工件拖板上，加工质量较差。因此，被控侵权产品无明显技术进步，不仅没有改进，反而不如专利的效果好。鉴定人接受的鉴定任务只是对专利技术与被控侵权产品进行比较，没有要求将专利技术或侵权产品技术与现有技术进行比较，故金铃公司所提两份日本专利文献只作为鉴定时的参考。

金铃公司提供的《自来水笔制造工艺》（轻工业出版社出版）、昭61—25764号和昭58—217266号日本专利三份公开文献，其所记载的导片、切入槽装置均为单片割刀和单槽，而非塔状割刀组和导向槽的每条梳缝相互平行、均布、等宽。

金铃公司于2000年3月6日将本案所涉及的被控侵权产品申请实用新型专利，名称为“音片开缝装置”，并于同年11月4日获得实用新型专利权，专利号为00219524.0。

最高院另查明，1994年6月，金铃公司的法定代表人冯鲁以及台湾商人曾耀升曾与机芯总厂合资成立宁波韵美精机有限公司，冯鲁出任该公司副总经理。

1994年6月，机芯总厂将其92102458.4号专利许可给宁波韵声（集团）股份有限公司[1998年7月15日更名为宁波韵升（集团）股份有限公司，以下统称宁波韵升公司]实施，生产音片，有双方签订的专利实施许可合同为证。1998年10月23日，宁波公正审计事务所根据宁波市江东区人民检察院的委托，对该公司1997年度生产的机芯、音片的利润情况进行了专项审计，做出宁公审（1998）179号审计报告。

1998年10月8日，金铃公司总经理薛凤清在接受一审法院调查时称，该公司从1995年至1998年10月，大约生产音片七八百万片，有谈话笔录为证。金铃公司2001年7月向本院提供的该公司《鸣金片生产情况和成本核算》证据材料，也进一步证实其共生产鸣金片（即音片）720万片。

最高院认为，针对机芯总厂申请再审的事实和理由以及金铃公司的答辩，本案主要涉及以下三个问题。

1.关于如何确定本案专利权的保护范围

根据我国1992年《专利法》第五十九条第一款、现行《专利法》第五十六条第一款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求书的内容为准，说明书和附图可以用于解释权利要求。这里所说的权利要求，是指权利要求书中的独立权利要求，即从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载为实现发明或者实用新型目的的必要技术特征的权利要求。在确定专利权的保护范围时，既不能将专利权保护范围仅限于权利要求书严格的字面含义上，也不能将权利要求书作为一种可以随意发挥的技术指导。确定专利权的保护范围，应当以权利要求书的实质内容为基准，在权利要求书不清楚时，可以借助说明书和附图予以澄清，对专利权的保护可以延伸到本领域普通技术人员在阅读了专利说明书和附图后，无须经过创造性劳动即能联想到的等同特征的范围。既要明确受保护的专利技术方案，又要明确社会公众可以自由利用技术进行发明创造的空间，把对专利权人提供合理的保护和对社会公众提供足够的法律确定性结合起来。根据这一原则，发明或者实用新型专利权的保护范围不仅包括权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围，而且也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围，即某一特征与权利要求中的相应技术特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，对于本领域的普通技术人员来说无须经过创造性的劳动就能联想到的。对此，最高院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条专门做出了解释。

本案所涉及的“机械奏鸣装置音板成键方法及其设备”的发明专利，系属一个总的发明构思的两项发明，即机械奏鸣装置音板的成键方法和为实现该方法而专门设计的设备。在该发明专利的权利要求书中分别记载了两项独立权利要求：权利要求1为实现机械奏鸣装置音板成键方法设备的独立权利要求；权利要求9为机械奏鸣装置音板成键方法的独立权利要求。根据专利权利要求1，成键加工设备的必要技术特征可以分解为五个：①一种机械奏鸣装置音板成键加工设备，它包括在平板型金属盲板上切割出梳状缝隙的割刀和将被加工的金属盲板夹持的固定装置。②所述的割刀是由多片圆形薄片状磨轮按半径自小到大的顺序平行同心地组成一塔状的割刀组。③所述的盲板固定装置是一个开有梳缝的导向板，它是一块厚实而耐磨的块板，其作为导向槽的每条梳缝相互平行、均布、等宽。④所述的塔状割刀组，其相邻刀片之间的间距距离与所述导向板相邻梳缝之间的导向板厚度大体相等。⑤所述的塔状割刀组的磨轮按其半径排列的梯度等于音板的音键按其长短排列的梯度。根据专利权利要求9，成键方法的必要技术特征可以分解为三个：①采用由片状磨轮对盲板相对运动进行磨割、加工出规定割深的音键。②在整个磨割过程中塔状割刀组的每片磨轮始终嵌入所述导向板的相应梳缝内并在其内往复运动。③盲板被准确定位并夹固在所述的导向板上。只要被控侵权人所使用的机械奏鸣装置音板的成键方法或者所制造的实现该成键方法的设备覆盖了专利权利要求1或者权利要求9所记载的必要技术特征，或者属于它们的等同物，即落入专利权的保护范围，构成侵犯专利权。

2.关于被控侵权产品和方法是否与专利技术等同，构成等同侵权

根据查明的事实和鉴定意见，可以认定被控侵权的设备和方法与专利发明主题相同，都是一种机械奏鸣装置音板的成键方法及其设备，且都采用塔状割刀组的每片磨轮始终嵌入导向板或者防震限位板的平行、均布、等宽的梳缝槽内做往复运动，以实现将盲板加工成规定割深的音键。而这一点，正体现了机芯总厂专利的显著技术进步。就被控侵权的成键设备来说，其与专利权利要求相对应的五个技术特征相比，1、2、4、5四个特征完全相同。与特征3的区别在于：被控侵权设备的盲板不是固定在防震限位板（即权利要求所说的导向板）上，而是另增加一个工件拖板，盲板固定在工件拖板上。就被控侵权的成键方法来说，被控侵权的成键方法与专利权利要求相对应的三个技术特征相比，1、2两个特征完全相同，与特征3的区别在于：被控侵权的成键方法，其盲板不是夹固在防震限位板上，而是夹固在工件拖板上。

被控侵权的成键方法及其设备对应于专利权利要求1和9所记载的必要技术特征3之间的前述区别，从鉴定专家组的鉴定结论看，被控侵权的产品和方法与专利相比，在工作原理、方法上是一样的，导向板和防震限位板这两个重要零件的主要工作面的结构形状是相似的；两者技术特征的不同之处，对于具有机械专业知识的普通技术人员而言，无须创造性的劳动就能实现。据此，可以认定两者在技术手段上基本相同。专利中的导向板和被控侵权产品中的防震限位板这两个重要零件的主要功能基本一致，可以认为两者所要实现的功能基本相同。特别是当把被控侵权产品中的防震限位板与工件拖板作为一个整体来看时，其功能与专利中的导向板并无实质性不同。被控侵权产品将工件固定在工件拖板上，而不固定在防震限位板上，相对于专利将工件固定在导向板上来说，不利于削弱工件的加工振动。正如鉴定意见所述，专利中导向板具有工件（盲板）支承功能，有利于削弱工件的加工振动，提高加工质量，但并非被控侵权产品中的防震限位板不具有减震效果或者减震效果根本不同。关于这一点，可以从被控侵权产品申请实用新型专利权的专利说明书中得到证实。该实用新型专利的说明书载明：“本实用新型的目的是提供一种简易型的音片开缝装置，它能有效地防止因砂轮片震动而影响音片的质量。”“本实用新型在音片的下方设有一个与机身固定的梳状防震限位装置，砂轮片嵌入梳状防震限位装置的梳缝内，这样既能防震，又能限位，提高了音片加工生产的质量，减少了砂轮片的破碎率。”据此，可以认为两者所要达到的技术效果也是基本相同的。此外，最高院还查阅了机芯总厂专利的申请文档，证实该专利独立权利要求1和9中记载的盲板固定在防震限位装置上这一必要技术特征，并不是专利权人为了获得专利授权而在审查员的建议下特别进行修改的，故也不属于禁止反悔的情况。因此，被控侵权产品和方法以将专利中固定盲板和导向为一体的导向板一个技术特征，分解成分别进行固定盲板和导向的防震限位板及工件拖板两个技术特征相替换，属于与专利权利要求中的必要技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果的等同物，落入了机芯总厂专利权的保护范围，构成侵犯专利权。

此外，金铃公司的法定代表人冯鲁与机芯总厂在1994年一段时间的合作事实，客观上也为金铃公司实施侵犯机芯总厂专利权提供了一定的条件。

金铃公司还以公知技术抗辩，认为其使用的设备中的防震限位板与日本昭61—25764专利中的导片、昭58—217266专利中的切入槽和《自来水笔制造工艺》一书中记载的自动开缝机相同。但经查实，上述三种切割装置均为单片割刀和单槽，并非塔状割刀组和导向板的每条梳缝相互平行、均布、等宽，而被控侵权产品中的割刀恰恰是塔状割刀组，其防震限位板则带有平行、均布、等宽的梳缝。故被控侵权产品中的防震限位板与公知技术中的切割装置明显不同，而与机芯总厂专利中的导向板则是基本相同的。所以，金铃公司以其使用的是公知技术的答辩理由不能成立。

原审法院对本案在专利侵权与否的认定上存在以下错误：

（1）关于被控侵权产品和方法中防震限位板与专利中的导向板的功能或者作用问题。专利中的导向板是导向和固定盲板结合在一起的整体装置，其功能既可以导向，又可以固定盲板，构成一个整体的技术特征。而被控侵权产品和方法是将导向和固定盲板这一整体的技术特征予以分解，替换成防震限位板导向、工件拖板固定盲板两个技术特征；而它们结合为整体，仍起导向和固定盲板的作用。这种做法属于等同物替换的常见形式之一。原审法院没有将分解后的技术特征作为一个整体来考量，故认为两者在功能上不同是错误的。

（2）关于确定专利权保护范围问题。确定专利权的保护范围，应以权利要求书的内容为准，说明书和附图用于解释权利要求。说明书和附图只有在权利要求书记载的内容不清楚时，才能用来澄清权利要求书中模糊不清的地方，说明书和附图不能用来限制权利要求书中已经明确无误记载的权利要求的范围。说明书中的实施例是说明书的组成部分，是专利技术的最佳实施方案，不是专利技术的全部内容，实施例不能用来确定专利权的保护范围。如果专利包含了发明的实施例或者该发明功能或效果的例子，权利要求书不应该解释成局限于这些例子。尤其是当一个产品或方法包含了一个在专利所披露的例子中未出现的附加特征，缺少这些例子中的特征，或者为达到目的不具有这些例子中写明的或潜在的所有优点时，不能以这些事实将该产品或方法排除在权利要求的保护范围之外。就本案来说，专利说明书实施例部分虽载有“在加工时由于盲板不是呈悬臂状”字样，但这一特征并没有写入专利权利要求1或者9中，故不能利用实施例中出现的特征来限定专利权利要求范围。原审法院以说明书实施例中的特征来限定权利要求1或者9的范围，从而将被控侵权方法中“盲板呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工”排除在专利权保护范围之外，是不妥的。

（3）关于被控侵权产品和方法与专利的效果问题。人民法院在认定等同物替换的侵犯专利权行为时，对被控侵权产品和方法的效果与专利的效果进行比较是必要的。但在比较两者的效果时，不应强调它们之间完全相等，只要基本相同即可。有时专利的效果要比被控侵权产品和方法的效果稍好，有时也可能是相反的情况，都不影响对侵犯专利权行为的判断。甚至出现被控侵权的产品和方法的效果比专利效果稍差的情形，则属于改劣的实施，改劣实施也是等同物替换的表现形式之一。本案中被控侵权的设备和方法增加了一个工件拖板来固定工件，工件不固定在防震限位板上，其防震性就不如专利的效果好。但这样的改变，相对于专利技术来说，只是削弱了防震效果，而不是没有防震效果或者防震效果根本不同，是一种较为典型的改劣实施。原审法院忽略了改劣实施这一情况，过于强调被控侵权产品和方法与专利在效果方面的相等性，也与等同判断原则相悖。因此，该院认为被控侵权产品中的防震限位板与专利中的导向板不属于等同技术的替代，没有落入专利权的保护范围，并据此判定金铃公司未侵犯机芯总厂的专利权不当。

3.关于如何确定本案的赔偿数额

根据最高院原《关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》第四条第二款第（一）项的规定，专利权人因被侵权所受到的损失，可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。但实践中，往往也存在以下情况：专利产品销售量减少总数难确定，每件专利产品利润却可以确定；侵权产品在市场上销售的总数可以查明，每件侵权产品的利润却难以确定。针对这两种情况，司法实践中也将每件专利产品的合理利润乘以侵权产品的销售总数所得之积，推定为专利权人因被侵权所受到的损失。采用这种推定的方法来确定专利权人因被侵权所受到的损失，具有充分的合理性。因为市场上销售了多少侵权产品，就意味着侵占了专利产品多大的市场份额。如果这部分被侵占的市场销售份额属于专利产品，自然应当以该专利产品的价格进行销售。所以，最高院于2001年6月公布的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十条第二款确认了上述计算方法。就本案来说，机芯总厂已举证证明宁波韵升公司使用该厂专利所生产的音片，其出口出厂报价为每片0.16美元，国内销售价格为每片1.33元人民币，并提供审计报告一份，证明该公司生产的音片的单位成本为0.473元，负担税金为0.004 1元，费用为0.111 6元，单位利润为0.545元。机芯总厂同时还举证证明金铃公司共生产侵权音片七八百万片，金铃公司也承认其自成立以来至1999年上半年，共生产音片720万片。根据宁波韵升公司专利音片单位利润0.545元和金铃公司共生产侵权音片720万片计算，机芯总厂因被侵权所受到的损失应为392.4万元。鉴于机芯总厂只主张金铃公司赔偿其因被侵权所受到的经济损失100万元，且考虑到机芯总厂生产的音片利润中含有其他知识产权所创造的价值等因素，故机芯总厂的赔偿请求，最高院予以支持。

综上所述，原审判决对本案涉及侵权行为等事实认定不清，适用法律不当，应予纠正。机芯总厂申请再审的理由成立，最高院予以支持。判决：撤销江苏省高级人民法院（1999）苏知终字第9号民事判决；金铃公司立即停止侵犯机芯总厂92102458.4号专利权的行为，包括制造专利设备，使用专利方法，以及销售使用该专利设备和方法生产的音片；金铃公司赔偿因侵犯机芯总厂专利权而给该厂造成的损失100万元，自本判决生效之日起10日内付清。本案一、二审案件受理费共30 020元，由金铃公司负担，并与本判决主文第三项支付内容一并支付。

四、法条及相关规章、规定链接

《专利法》（1993）（现已失效）

第四十一条 自专利局公告授予专利权之日起六个月内，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，都可以请求专利局撤销该专利权。

第四十二条 专利局对撤销专利权的请求进行审查，做出撤销或者维持专利权的决定，并通知请求人和专利权人。撤销专利权的决定，由专利局登记和公告。

第四十三条 专利局设立专利复审委员会。对专利局驳回申请的决定不服的，或者对专利局撤销或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会复审后，做出决定，并通知专利申请人、专利权人或者撤销专利权的请求人。

发明专利的申请人、发明专利权人或者撤销发明专利权的请求人对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

专利复审委员会对申请人、专利权人或者撤销专利权的请求人关于实用新型和外观设计的复审请求所做出的决定为终局决定。

第四十四条 被撤销的专利权视为自始即不存在。

《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2001）

第十七条 专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。

等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能够联想到的特征。

思考题

1.如何理解本案中被控侵权产品与专利的区别技术特征构成等同替代？

2.最高院在此案例中将“改劣实施”也列为等同替代的一种情形。实践中，改劣实施分为两种情形：一种是省略权利要求中的技术特征，在效果上相应变劣；另一种是改变权利要求中的技术特征，在效果上变劣。对这两种情况，判断适用“等同原则”时是否需要区分？变劣到何种情况不再适用“等同原则”？

[1] 本案例根据专利复审委员会第1636号复审决定及（2001）民三提字第1号判决书编写。