根据《专利法》,发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权。
专利侵权的判定原则分为全面覆盖原则和等同原则。
一、全面覆盖原则
所谓全面覆盖原则,即全部技术特征覆盖原则,或称大于等于原则,是指如果被控侵权产品包含了专利权利要求中记载的全部必要技术特征,则落入专利权的保护范围。凡是记载在权利要求中的技术特征均为必要技术特征。目前我国司法实践已不再支持“多余指定”原则,即专利权人在专利侵权诉讼中,主张权利要求中的某项技术特征为非必要技术特征,请求在侵权判定时忽略掉该特征,法院不予支持。
全面覆盖原则包括以下情形:
(1)完全相同:被控侵权物的技术特征与专利权利要求中的必要技术特征完全相同,不多不少。
(2)完全覆盖:被控侵权物的技术特征与专利权利要求的技术特征相比,在侵权物中可以找到每一个专利权利要求的必要技术特征,而且被控侵权物中还有其他更多的技术特征。
(3)下位概念:专利权利要求中技术特征使用的是上位概念,被控侵权物的技术特征则是该上位概念下的下位概念。
在上述第(2)种情况下,如果权利要求中的文字表述已将增加的新的技术特征排除在外,例如采用了封闭式的权利要求,则不符合全面覆盖原则,不应当认为被诉侵权技术方案落入该权利要求的保护范围。
全面覆盖原则的判断是一种客观判断,公众和当事人都能预见法院的判断结果。缺少权利要求记载的一个以上的技术特征时,不被认定为侵权,即使该缺少的特征似乎在发明方案中是无关紧要的;对于通过省略技术特征而得到的改劣技术方案,也同样不被认为是侵权。
二、等同原则
专利制度的实质在于以公开换保护。在专利技术方案向社会公开后,有意采用专利技术而又不愿支付报酬的人,可以在理解了专利实质内容的基础上,对该专利权利要求中的技术特征做出一些改动进而实施。由于进行了改动,通常就不再满足全面覆盖原则,如果仅仅局限于以全面覆盖原则来判定,则不构成侵权,这对专利权人的合法权益会造成很大的危害,从而违背专利制度促进发明创造的本意;另外,要求发明人在发明时考虑到能实现发明目的的所有可能的实施方式并将其写入到权利要求中,甚至要求发明人能预测到其发明之后的技术进展都是不现实的,也是不公平的。因此,有必要发展一种能够对权利要求的文字所表达的保护范围做出一定程度扩展的原则,在被诉侵权技术方案有一个或者一个以上技术特征与权利要求中的相应技术特征从字面上看不相同,但是属于等同特征时,认定被诉侵权技术方案落入专利权保护范围,这就是“等同原则”。
美国1950年的Graver Tank案提出了一种判断等同的准则,即判断专利发明和被控侵权行为客体的对应技术要素是否“以基本相同的方式,实现基本相同的功能,产生基本相同的效果”。这一准则为其后多国的等同原则认定所借鉴。
我国《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2001)第十七条明确规定了专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。其中等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能够联想到的特征。
等同原则使权利要求的文字所表达的保护范围得到了一定程度的扩展,使得与专利技术有着非实质性差异的技术方案承担了侵权的风险,但是,等同原则的出现,也使专利侵权的判断变得复杂和模糊。一方面,要通过等同原则为专利权人提供切实有效的法律保护,否则专利制度就失去了意义;另一方面,要确保专利侵权行为的判断有足够的法律确定性,否则就会让公众对专利技术改进的热情受到打击。因此,在适用等同原则的同时,还需要对其适用进行一定的限制。
(一)我国等同原则适用的基本规则
1.全部技术特征规则
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(2010)第七条规定:
人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。
被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。
也就是说,等同原则适用时应当考虑权利要求的每一个技术特征,逐一与被控侵权的客体的技术特征进行比对,而不是将权利要求保护的技术方案和被控侵权的客体作为整体来看。等同原则的适用不应忽略专利权利要求中记载的任何一个技术特征。
2.等同的判断标准
等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能够联想到的特征。从这一表述来看,等同的判断强调对各个有差异的技术特征逐个进行“三基本”比对分析,这些分析均需落脚在本领域普通技术人员从权利要求定义的技术方案出发是否能容易地、无须经过创造性劳动就能够联想到被控侵权的产品和方法上。“是否无须创造性劳动就能够联想到”具有一定的主观性,这也是相应案件容易产生判决分歧之处。
为了使对等同的判断更为客观,北京市高级人民法院2013年发布的《专利侵权判定指南》进一步明确:
基本相同的手段,一般是指在被诉侵权行为发生日前专利所属技术领域惯常替换的技术特征以及工作原理基本相同的技术特征。
申请日后出现的工作原理与专利技术特征不同的技术特征,属于被诉侵权行为发生日所属技术领域普通技术人员容易想到的替换特征,可以认定为基本相同的手段。
基本相同的功能,是指被诉侵权技术方案中的替换手段所起的作用与权利要求对应技术特征在专利技术方案中所起的作用基本上是相同的。
基本相同的效果,一般是指被诉侵权技术方案中的替换手段所达到的效果与权利要求对应技术特征的技术效果无实质性差异。(www.xing528.com)
被诉侵权技术方案中的替换手段相对于权利要求对应技术特征在技术效果上不属于明显提高或者降低的,应当认为属于无实质性差异。
无须经过创造性劳动就能够联想到,即对所属技术领域的普通技术人员而言,被诉侵权技术方案中替换手段与权利要求对应技术特征相互替换是显而易见的。
对手段、功能、效果以及是否需要创造性劳动应当依次进行判断。
该指南还指出:
等同特征,可以是权利要求中的若干技术特征对应于被诉侵权技术方案中的一个技术特征,也可以是权利要求中的一个技术特征对应于被诉侵权技术方案中的若干技术特征的组合。
等同特征替换,既包括对权利要求中区别技术特征的替换,也包括对权利要求前序部分中的技术特征的替换。
3.等同的时间点
对于等同判断的时间点应当聚焦何时有不同的观点。一种看法认为判断等同的时间点应当是申请日或优先权日,另一种看法认为应当是侵权行为发生日。我国的司法解释对此没有明确的规定,但业界普遍认为应当界定在侵权行为发生日。北京市高级人民法院2013年发布的《专利侵权判定指南》明确:
判定被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求的技术特征是否等同的时间点,应当以被诉侵权行为发生日为界限。
(二)等同原则的限制
1.捐献原则
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(2010)第五条规定:
对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。
北京高级人民法院2013年发布的《专利侵权判定指南》进一步明确:
对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未概括的技术方案,应视为专利权人放弃了该技术方案。专利权人以等同侵权为由主张专利权保护范围包括该技术方案的,不予支持。
捐献原则提示专利申请人应尽量将有价值的发明方案写入权利要求中,在存在多个并列方案时,除了可以进行上位概括,也应尽量将每个技术方案写入从属权利要求中。对于缺少单一性的技术方案,应及时进行分案申请,以获得更好的保护。
2.禁止反悔原则
禁止反悔原则是指在专利授权或者无效程序中,专利申请人或专利权人通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述的方式,对权利要求的保护范围做了限制或者部分放弃,从而在侵犯专利权诉讼中,在确定是否构成等同侵权时,禁止专利申请人或专利权人将已放弃的内容重新纳入专利权保护范围。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(2010)第六条规定:
专利申请人或专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。
对于禁止反悔原则的适用在司法实践中长期存在争议,例如申请人或专利权人的放弃是否必须是“主动”放弃?何为“放弃的技术方案”?权利要求限缩性修改是否必然导致“禁止反悔”?审查过程的意见陈述是否必然导致“禁止反悔”?权利要求被复审委宣告部分无效,余下的引述被无效部分的权利要求是否必然不能适用“等同原则”?司法解释对这些细节问题并未完全明确。
从目前的司法实践来看,对于上述问题,我国大部分法院在侵权判定中倾向于采用严格的禁止反悔原则,即倾向于“完全禁止”而不是“灵活禁止”。但北京市高级人民法院2013年发布的《专利侵权判定指南》采用了“完全禁止推定”的相对灵活的策略:
专利申请人或专利权人限制或者部分放弃的保护范围,应当是基于克服缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷的需要。
专利申请人或专利权人不能说明其修改专利文件原因的,可以推定其修改是为克服获得授权的实质性缺陷。
另外,最高院在近期“舵机”案中关于“主动”放弃方面的态度也较为宽松。
总体而言,禁止反悔原则的适用对于专利申请人提出了非常高的要求。传统的在权利要求书上与专利审查员“讨价还价”的策略在后期侵权判定时可能对自己不利,对于上位概括、功能性特征等权利要求的使用应当更加谨慎。申请人在禁止反悔原则下,必须尽可能避免修改其申请文件,尽可能避免进行意见陈述。也就是说,申请人应当一开始就尽可能地提交保护范围适当、符合专利法各项规定的原始申请文件,以免为自己挖下“禁止反悔”的陷阱。这对于我国目前专利撰写的质量是一个极大的挑战。
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