专利法修改后的适用建议

（一）关于通知

通知应有形式上的要求，对于通知的合格有效性要求应遵循“低门槛”的思路，确保通知成为专利权人高效便利的维权渠道，同时，为了防止恶意投诉，增加投诉的严肃性和严谨性，应提交为何构成侵权的比对分析材料。

《民法典》侵权责任编第1195条第1款第2句规定，通知应当包括构成侵权的初步证据及权利人的真实身份信息。《浙江省电子商务领域专利保护工作指导意见（试行）》中规定的要件可供进一步参考。投诉材料应当包含下列内容：①专利权人身份证明（营业执照副本或身份证复印件）、有效联系方式和地址，委托他人投诉的，还应当提供授权委托证明。②专利权证书及其有效性证明；③要求删除、屏蔽的商品名称和具体互联网链接；④涉嫌侵权商品与专利权保护范围的比对材料；⑤其他能够证明存在侵权行为的证据材料。

（二）关于转通知

有学者借鉴加拿大和日本相关立法，提出转通知规则，其含义是，当网络服务提供者收到专利权人的通知后，只要该通知形式适格，无需对实质内容进行审查，便应立即将相关投诉材料转送给被投诉人，若被投诉人在合理时间内未发回形式适格的反通知，则立即断链，若被投诉人于合理时间内发出适格的反通知，则网络服务提供者保留链接，并将反通知内容转送给专利权人。

这一规则的核心在于，免去了网络服务提供者对专利侵权事实的实质审查义务，保护被投诉人的权益不致在侵权事实未定状态下不合理受损。《民法典》侵权责任编第1195条第2款规定了转通知：“网络服务提供者接到通知后，应当及时将该通知转送相关网络用户，并根据构成侵权的初步证据和服务类型采取必要措施；未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。”

（三）关于转通知是否可以被认为是必要措施

必要措施是指足以防止侵权行为继续或侵害后果扩大的措施。在网络服务提供者接到专利权人的通知时，由于网络服务提供者不具备对专利侵权事实的判定能力，侵权事实处于不确定的状态，此时，如果要求网络服务提供者对商品销售信息采取删除的措施，那就是置被投诉人的利益于不顾，有违利益平衡原则。在嘉易烤案中，二审法院作出如下认定：“但是将有效的投诉通知材料转达被投诉人并通知被投诉人申辩当属天猫公司应当采取的必要措施之一”，可见，该判决将转通知程序纳入必要措施范畴。

根据该判决，可以将“通知—删除”规则修改为“通知—必要措施”规则^[27]。“必要措施”包括转通知，如果通知中包含了公权力机关的裁判文书，已经作出了侵权认定，那么必要措施即为“删除”，但如果通知中关于涉嫌侵权商品与专利权保护范围的比对材料并非由公权力机关作出，则可以采取转通知的方式。但是，《民法典》侵权责任编第1196条第2款规定：“网络服务提供者接到声明后，应当将该声明转送发出通知的权利人，并告知其可以向有关部门投诉或者向人民法院提起诉讼。网络服务提供者在转送声明到达权利人后的合理期限内，未收到权利人已经投诉或者提起诉讼通知的，应当及时终止所采取的措施。”据此，仅仅是转通知并不能终止“必要措施”，换言之，“必要措施”不包括转通知。

（四）关于反通知

应设置给予被投诉人辩论的程序，避免因专利权人单方的投诉而启动“删除”程序，从而导致利益失衡。

《电子商务法》中规定的反通知程序如下：网络服务提供者接到具备形式适格性的通知后，应当及时将所指称侵权商品信息删除，并将通知材料同步转送至平台内经营者（以下称为被投诉人），要求平台内经营者在合理的时间内发回反通知，平台内经营者接到转送的通知后，可以向电子商务平台经营者提交不存在侵权行为的声明。声明应当包括不存在侵权行为的初步证据。电子商务平台经营者接到声明后，应当将该声明转送发出通知的知识产权权利人，并告知其可以向有关主管部门投诉或者向人民法院起诉。电子商务平台经营者在转送声明到达知识产权权利人后15日内，未收到权利人已经投诉或者起诉通知的，应当及时终止所采取的措施。

《电子商务法》中的上述规定对于网络服务提供者和被投诉人施加了过重的义务，有学者认为，应采取“反通知—恢复”程序^[28]，即只要在规定的时间内收到合格有效的反通知，即应恢复已删除链接，由专利权人启动侵权诉讼程序，交由裁判机关进行认定，根据裁判机关的认定结论，再行决定是否删除。对于该程序设置，有学者持反对意见，认为“反通知—恢复”程序与“通知—移除”规则类似，通常都需要网络服务提供商对专利侵权与否进行实质性审查，但这项工作并非网络服务提供商所能胜任的，并且增加“反通知—恢复”程序还会进一步促使网络服务提供商越位为“法院”，进一步扭曲相关的法律关系。如果让网络服务提供商在接到“反通知”后无需进行实质性审查就可立即恢复被移除的信息或链接，那么这种“反通知—恢复”程序又并无太大的实际意义，还不如一开始就不采用“通知即移除”的做法^[29]。

有学者建议，在接到侵权投诉的通知后并不采取“删除”措施，而是直接转通知，若在规定的时间没有收到合格有效的反通知，则采取“删除”措施，即“通知—转通知—删除”程序^[30]。笔者支持这样程序，该程序将“转通知”视为必要措施，在没有收到适格的反通知时，则进一步采取“删除”措施，在收到适格的反通知时，将保留链接并等待公权力机关的裁定，该程序的价值在于，对于明显侵权或者明知侵权的被投诉人来说，其发出反通知的概率很低，这样就可以对此类被投诉人自身都找不到正当理由作出反通知的情形采取“删除”措施，而这些情形恰恰是对专利权保护破坏力最大的情形。

此外，对于反通知也应规定适格的要件，至少应包括对于不侵犯专利的理由的充分说明，在没有充分说理的情况下，网络服务提供者可以认定反通知无效。《民法典》侵权责任编第1196条第1款规定了反通知：“网络用户接到转送的通知后，可以向网络服务提供者提交不存在侵权行为的声明。声明应当包括不存在侵权行为的初步证据及网络用户的真实身份信息。”

（五）关于错误通知的责任

专利权人发送通知的成本很低，但对于网络卖家的影响却是巨大的，删除链接导致商品下架往往是致命的打击，即使实际中可能不被删除或者能够通过反通知的手段恢复链接，但一方面需要投入成本，另一方面对于网络服务提供者是否将采取删除措施的不确定性会给网络卖家造成困扰，在这样的情况下，可以预想的到，网络卖家会花钱消灾与专利权人和解，进而将激励专利流氓更加疯狂的发送投诉通知，要挟、敲诈更多的网站卖家。

有必要对于专利权人发送错误通知的责任进行规定，应当明确，因专利权人的不当投诉给被投诉人造成损害的，应当承担赔偿损失、消除影响等责任，对于专利权人多次恶意投诉的，应当加重对其处罚力度。《民法典》侵权责任编第1195条第3款规定：“权利人因错误通知造成网络用户或者网络服务提供者损害的，应当承担侵权责任。法律另有规定的，依照其规定。”

综上，虽然在第四次修改《专利法》中摒弃了“通知—删除”规则适用于专利领域，但在专利领域设置这样的规则有其现实需求和意义，若基于专利领域的特点对该规则加以保留进行适应性修改，既可避免《专利法》与《侵权责任法》（已失效）和《电子商务法》之间的适用冲突，又可促进对专利权人合法权益的保护。修改建议为，设立“通知—转通知—删除”规则，将“转通知”视为网络服务提供者采取的必要措施，在没有收到被投诉人发出的适格的反通知时，应进一步采取“删除”措施。

【注释】

[1]李国光主编：《〈最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定〉的理解与适用》，中国法制出版社2002年版，第335页。

[2]丁惠玲等：《网络证据的法律适用》，国家知识产权局学术委员会一般课题，课题编号Y070703。

[3]刘春田主编：《知识产权法教程》，中国人民大学出版社1995年版，第196～197页。

[4]丁惠玲等：“网络证据的法律适用”，国家知识产权局学术委员会一般课题，课题编号Y070703。

[5]EPO 2000/05/19：Examination of“business method”application［EB/OL］.http：//eupat ffii org/papri/epo～tws～app6/index en.html

[6]Business Method Patent Improvement Act of 2000，H.R.5364，106th Cong（2000）(www.xing528.com)

[7]［日］井上下：“网络空间中的专利”，载http：//www.lookjapan.com/LBecobiz/02JanEF.htm，最后访问日期：2020年5月13日。

[8]郎贵梅：《专利客体的确定与商业方法的专利保护》，知识产权出版社2008年版，第134～138页。

[9]160 F 467（2d Cir 1908）

[10]149 F.3d 1368

[11]545 F.3d 943

[12]561 U.S.593

[13]134 S.Ct.2347

[14]刘铭等：“涉及计算机程序的发明专利申请的客体及创造性判断研究”，专利复审委员会课题。

[15]参见浙江省高级人民法院（2015）浙知终字第186号民事判决书。

[16]李明德：“‘通知删除’制度在专利侵权领域的适用——威海嘉易烤生活家电有限公司诉永康市金仕德工贸有限公司、浙江天猫网络有限公司侵害发明专利权纠纷案”，载《中国发明与专利》2018年第7期。

[17]根据《浙江省网络市场知识产权保护调研报告》（2014年3月），淘宝网被投诉侵犯专利权的卖家中至少有33.8%遭受的是恶意投诉。

[18]张德芬：“《电子商务法》中‘通知与移除’规则评析——以专利侵权纠纷中电商平台责任为例”，载《知识产权》2019年第3期。

[19]《电子商务法》第84条规定，电子商务平台经营者违反本法第42条、第45条规定，对平台内经营者实施侵犯知识产权行为未依法采取必要措施的，由有关知识产权行政部门责令限期改正；逾期不改正的，处5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，处50万元以上200万元以下的罚款。

[20]广州市白云区圣洁美美容仪器厂、苏州纳通生物纳米技术有限公司与杭州阿里巴巴广告有限公司侵害外观设计专利权纠纷案，参见江苏省高级人民法院（2019）苏民终641号民事判决书。

[21]王迁：“论‘通知与移除’规则对专利领域的适用性——兼评《专利法修订草案（送审稿）》第63条第2款”，载《知识产权》2016年第3期。

[22]吴汉东：“侵权责任法视野下的网络侵权责任解析”，载《法商研究》2010年第6期。

[23]王迁：“论‘通知与移除’规则对专利领域的适用性——兼评《专利法修订草案（送审稿）》第63条第2款”，载《知识产权》2016年第3期。

[24]Nimmer，David：“Appreciating Legislative History：The Sweet and Sour Spots of the DMCA’s Commentary”，Cardozo Law Review，23 Cardozo L.Rev.909（2001～2002）.

[25]刘建臣：“‘通知—移除’规则适用于专利领域的理论困境及其破解”，载《知识产权》2019年第1期。

[26]许谅亮：“网络交易平台提供商专利侵权法律责任”，载《科技与法律》2015年第3期。

[27]詹映：“‘通知—移除’规则在专利领域的适用性分析”，载《法商研究》2017年第6期；姚志伟、沈一萍：“网络交易平台的专利侵权责任研究”，载《中州学刊》2017年第8期。.

[28]王迁：“论‘通知与移除’规则对专利领域的适用性——兼评《专利法修订草案（送审稿）》第63条第2款”，载《知识产权》2016年第3期。

[29]詹映：“‘通知—移除’规则在专利领域的适用性分析”，载《法商研究》2017年第6期；姚志伟、沈一萍：“网络交易平台的专利侵权责任研究”，载《中州学刊》2017年第8期。

[30]王迁：“论‘通知与移除’规则对专利领域的适用性——兼评《专利法修订草案（送审稿）》第63条第2款”，载《知识产权》2016年第3期。