商标审查阶段优化策略及功能性标志应驳回问题

（一）功能性认定的性质

1.事实问题v.法律问题

所谓事实问题，是指探寻案件发生或将要发生的行为、事件、行为人的主观意愿或其他心理状态时所产生的问题；法律问题则指对已认定的事实，按照法律规范应如何作出评价的问题。理论上，纯粹的事实问题独立于法律而存在，其产生、解决均无须法律的介入，纯粹的法律问题也只需通过法律规范的解释、识别或选择予以解答，跟案件事实无涉。^[21]然而，在实践中，事实因素与法律因素却常常不断交织融合，难以简单归为事实问题或法律问题。功能性的认定即属于这种情形。一方面，认定功能性要考察特征是否制造成本更低或质量更优，或是不是消费者购买产品的原因等；另一方面，要结合法律的界定判断特征是否构成“功能性”。麦卡锡教授在引用美国各联邦巡回上诉法院和商标审理与上诉委员会的判例后写道：“所有的法院都已经认定功能性是事实问题。这意味着在联邦法院的上诉程序中，除非存在‘明显错误’，功能性的认定不会被推翻”。^[22]笔者赞同这种观点，相对法律的运用而言，事实判断在功能性的认定中所占的比重更大。因此，应将功能性作为事实问题对待，这意味着如果认定错误，二审法院既可能发回原审法院重审，也可能直接改判。^[23]

2.授权要件v.抗辩事由

在美国，功能性既是商标的授权要件，也是侵权的抗辩事由，学者甚至认为，功能性原则或许是对产品结构和包装商标保护最重要的限制。^[24]当然，无论是学术界还是实务界，都存在主张只将功能性作为抗辩事由，而取消其作为授权条件的观点。^[25]正如具备“第二含义”的描述性商标不能禁止他人为说明自己的商品而正当使用一样，取消功能性作为授权条件，可以通过对商标权的限制使得其他竞争者可以在采取措施防止混淆的前提下自由复制。但这种做法在一定程度上并不利于他人“复制”，因为不审查功能性而授予商标权意味着，人们很可能因为担心自己的行为涉嫌侵权而不进行复制。况且，我国《商标法》也明确了功能性的三种情形属于驳回商标申请的事由。因此，应沿袭现行立法的规定，而仅在《反不正当竞争法》中为具备显著性的功能性标志提供救济。也就是说，在商标审查阶段同时审查显著性和功能性，功能性的标志仍应被驳回。如果他人未经许可复制了这些特征并可能引起混淆，那么持有人可以根据《反不正当竞争法》起诉，在证明混淆可能性的前提下，法院应在准许复制的同时责令被告采取合理措施将之与原告的产品相区别。修订后的《商标法实施条例》第59条第2款规定，三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。由此可见，功能性在我国也是侵权抗辩的事由。^[26]

（二）功能性的举证责任

举证责任的分配通常会对诉讼结果产生直接影响，在同一案件中举证责任分配方式不同，诉讼结果可能截然相反。在商标审查阶段，审查员首先有责任寻找功能性的初步证据，如果初步证据得以确立，则举证责任转移给申请人，由申请人证明非功能性。因为设计具有实用或美学优势的证据通常更容易由申请人获取或只在申请人的掌握中，审查员应询问申请人是否持有与争议特征有关的专利，是否存在描述争议特征的广告，是否能够提供替代设计的样式。一旦功能性的初步证据得以确立，将由申请人证明设计是非功能性的，如替代设计是不可得的或者选择特定结构不是基于实用的考虑等。在商标异议、无效案件中，商标局或商标评审委员会做出非功能性的初步认定后，申请异议或无效的一方有责任证明功能性。一旦商标进入异议阶段或已经注册，就产生了商标权有效的法律推定，任何以功能性或其他依据为由挑战商标效力的一方有责任举证推翻该推定。如果请求异议或无效的当事人有初步证据证明设计是功能性的，则由商标申请人证明非功能性。如果是商标主管机关主动认定商标无效的，则应由其证明特征是功能性的。在侵权案件中，如果原告已将产品特征注册为商标，注册本身构成商标有效的初步证据，即推定标志是非功能性的，那么此时应由被告证明标志是功能性的。在未注册商标的侵权案件中，则要求商标保护的一方有责任证明标志是非功能性的。

（三）功能性的认定标准

功能性的认定标准是判断某一产品特征是否可以获得商标保护的条件之一，可以说，认定标准的宽严决定了产品特征商标保护的强弱。同样重要的是，产品形状、结构也可能享有专利权甚至版权，是否允许同一产品特征上专利或版权与商标双重保护？不同的功能性认定标准导致对这一问题的回答是不同的。可见，功能性的认定不仅是立体商标保护无法回避的问题，而且还关涉商标法与专利法、版权法的协调。目前，金沙巧克力案、之宝打火机案、雀巢方形瓶案等引起了学界对立体商标“显著性”的关注，但对功能性的探讨仍然有限，专门针对功能性认定标准的研究更是尚付阙如。本部分以功能性原则的政策目标为依据，结合前文对美国和欧盟的实践所进行的分析，试图为我国功能性的判断提供妥当的标准。

法律作为人类行为规则的一部分，必然对当事人的行为有着激励或抑制作用，商标法也是一样。例如，商标法对臆造的新词提供的保护最强，在一定程度上会鼓励人们将新词用做商标。考虑到新类型商标可能妨害自由竞争，破坏专利或版权制度的完整性，如果商标法可以通过限制产品特征的保护而影响生产者，则应该有意这么做。这样，从事生产或销售的行为人会相应调整其设计和品牌战略，商家将设计特征宣传为来源指示时会考虑成本和风险，消费者或许会越来越少地依赖这些特征寻找商品，并因此避免产品特征商标保护所带来的诸多问题。商标与专利、版权不同，后者完全依赖于创造者的创造性程度，前者则不是生产者或销售者单方所能控制的，生产者或销售者的行为最终要服从于消费者理解。因此，有人认为，即便由于商标法的引导作用，生产者减少甚至不再将产品特征作为商标，也不可能完全消除消费者将之识别为来源指示的可能性。强调商标法最终关注消费者认知是正确的，但也不能忽视标志使用者对消费者认知的引导作用。以传统的描述性标志为例，如果标志使用者在商业销售、广告宣传中仅仅将之作为对产品原料、性能等的描述，而非有意作为商标使用，那么消费者或许永远不会将其与特定的产品提供者相联系，标志也就不可能具备“第二含义”。产品特征商标保护的情形亦是如此，设计首先是产品的一部分，如果生产者、销售者不进行引导，相反有意宣传产品上的语词、图形等其他标志，那么消费者就很难将产品自身作为来源指示。鉴于此，笔者主张相对宽泛的功能性标准，以限制产品特征的商标保护。

1.实用功能性

《商标法》第12条并未对“为获得技术效果而需要的形状”进行界定，从字面含义来看，如果可以实现同样技术效果的形状有很多种，那么其中一种是否构成为获得技术效果而“需要”的并不明确。《商标审查及审理标准》将之界定为“为使商品具备特定的功能，或者使商品固有的功能更容易地实现所必需使用的形状”，“必需”这一语词的使用似乎意味着如果存在可供选择的替代设计，该形状就不是“必需”的。我国学术界也主张这种所谓的“竞争所需”标准，将替代设计作为唯一的考量因素，只有替代设计不存在或数量较少时才认定功能性。^[27]在金沙巧克力案中，法院同样采纳了这一标准，认为“他人可选择使用的形状相当广泛”，费列罗包装外形的注册不会导致竞争者陷入无法正常生产和使用的境地，因此是非功能性的。^[28]乍看之下，“竞争所需”的确合乎情理。既然功能性旨在排除可能阻碍他人自由参与竞争的立体标志的保护，那么如果竞争者有替代设计可以使用，则禁止复制就不会阻碍竞争，也就不应该被认定为是功能性的。然而，尽管“竞争所需”曾于20世纪下半叶被广泛采纳，却并非目前美国和欧盟所持守的标准。根据前文的分析，“竞争所需”标准具有理论缺陷并面临现实困境，“实用优势”标准的合理性。特征并非能够实现一定的功能即构成“功能性”，而必须在产品质量、成本等方面具有一定的优势，否则几乎是从根本上否定了产品特征的商标保护。我国立法上已将实用功能性界定为“商品自身的性质所产生的形状”和“为获得技术效果而需要的商品形状”，前者一般为商品的通用形状，后者应理解为特征带来了产品功能上或成本上的“优越”，“优越”取决于特征自身是否实现了更好的功能或者更节省成本，不应根据复制的竞争需求来决定。

首先，在具体认定上，可以借鉴美国和欧盟的经验，考察披露设计实用优势的实用专利、替代设计、设计是否源自相对简单、便宜或优越的商品制造手段及宣传设计实用性的广告等。鉴于外观设计法中的功能性标准比商标法中的功能性标准更严格，符合外观设计授权条件的装饰性特征并不一定是商标法意义上非功能性的，因此，不宜将外观设计作为非功能性的证据。其次，从现有资料来看，我国并未讨论实用专利的证据效力问题，为确保专利制度的完整性，确保自由竞争，应将实用专利作为功能性认定的“有力证据”，在实践中，绝对排除实用专利所覆盖特征的商标保护。最后，不应采取绝对的专利自身规则或复制权规则，避免陷入判断商标权与专利权位阶的困境，而应将之内化为功能性的认定要素。

将实用专利作为功能性的证据涉及对专利文件的解释，会产生一定的问题。在我国，专利权侵权纠纷一审案件大多由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖，而商标民事纠纷一审案件原则上由中级以上人民法院管辖，特殊情况下可以由基层人民法院管辖。^[29]如果商标一审纠纷由基层法院或非省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级法院管辖，则商标案件和专利案件都会对专利权利范围作出解释，两者或许会不一致。此外，在反不正当竞争案件中，也可能出现这一问题。在这种情况下，在先处理专利范围的法院判决可作为在后案件的证据，以减少二者的不一致。

2.美学功能性

尽管《商标法》并没有使用“功能性”或“美学功能性”的称谓，但事实上已经承认了这一概念，第12条所规定的“使商品具有实质性价值的形状”即是指美学功能性而言。商标法只应保护标志所产生的来源指示作用，而非对标志本身的垄断。我国应借鉴欧盟，采纳“消费者购买动机”标准。

“消费者购买动机”标准符合商标制度的本旨。商标法只保护标志所产生的来源识别作用，维护公平的竞争秩序，而非对标志本身的垄断。如果消费者购买特定产品是出于与来源相关的原因，则防止混淆的立法目的使得商标保护是正当的；但如果购买行为纯粹是因为产品外观的吸引力，商标权保护的是标志的“美感”，则不属于商标法应保护的利益范围。换句话说，如果装饰性要素为使用者带来的竞争优势达到一定程度，以至于消费者购买的是标志的美学价值，则应该推定迫使竞争者转向替代设计成本过高，禁止复制会阻碍自由竞争。问题在于，即使特征成了消费者购买产品的原因，也很可能仍存在相当数量的替代设计，就这一点来看，“竞争所需”标准会导致将商标法作为规避版权法或外观设计法的工具，使得二者关于期限限制的制度安排落空。可以说，无论是“消费者购买动机”标准，还是“竞争所需”标准，都关注美学特征的垄断对自由竞争的危害，所不同的是对何种情形构成“阻碍自由竞争”的界定。根据前者，产品特征的美学吸引力是消费者购买商品的原因时，予以保护会阻碍自由竞争；而根据后者，这种优势还不足以否定商标保护，只有通过评估替代设计才能对美学功能性作出认定。诚如麦卡锡教授所言，“竞争所需”只能作为对功能性原则维护自由竞争的政策目标的描述，倘若将之作为具体的认定标准则会失之过严。设计要受到商标保护，只能实现来源识别功能的观点毫无疑问是错误的，产品特征上版权、外观设计专利的存在自身并不能证明美学功能性。只有标志的美感和吸引力到了一定程度，以至于消费者是出于美观的原因而购买产品，即并非设计上凝聚的商誉而是设计本身的价值引起了产品的销售，否定其商标保护才是合理的。适用“消费者购买动机”标准时，一方面，需要考察生产者、销售者是否将美学设计作为营销手段；另一方面，需要考察消费者是否实际上因为设计的美学吸引力而购买产品。

（四）功能性的具体认定

1.法院独立判断v.消费者判断

实用功能性案件主要涉及特征是否具有成本较低，质量更高等物理、技术上的优越性这一客观事实，应由商标主管机关或法院考量专家意见等相关证据独立认定，消费者的心理认知是不相关的。正如欧盟最高法院在乐高案中所指出的，“一般消费者对标志的预设不是决定性的，而至多是主管机关在认定标志的关键特征时评估的相关因素”^[30]。由于美国和欧盟对美学功能性所采取的标准不同，认定美学功能性是否应该与显著性一样以消费者心理认知为标准存在争议。美国采取“竞争所需”标准，考察竞争对手是否有必要采纳产品特征以参与竞争，因此消费者认知在美学功能性的认定中是不相关的。麦卡锡教授就认为，“美学功能性”和“实用功能性”一样，都是由法院独立判断的公共政策，消费者对商标认知程度的调查结果和功能性没有关系。^[31]然而，对美学功能性采取不同认定标准的法院则持不同观点，“如果公众普遍相信某特征增加了产品的实用价值（无论其事实上是否增加）并将因此实质性地影响他们购买该产品而非市场上其他竞争产品，则其将被认定为是功能性的”^[32]。显然，在第八巡回上诉法院看来，美学功能性并非是由法院独立认定的。欧盟对美学功能性的认定以“消费者购买动机”为标准，消费者的主观状态是相关的。笔者认为，美学功能性涉及消费者千差万别的主观审美品位，不似实用特征那样具有较为固定的考量标准，故其认定应考察消费者的认知状态。

2.产品自身的功能性v.产品设计的功能性

功能性的认定针对的不是产品而是产品设计，也就是说，功能性要考察的不是产品是否功能性的，而是要求受到商标保护的特定形状或结构等特征是否功能性的。正确的问题是，特征是不是“实用”物体的“实用”设计。如果不区分产品自身与其设计，则结果将是任何产品都无法获得商标保护。因为所有产品都实现着一定的功能，烟灰缸的功能是为了盛放烟灰，雨伞的功能是为了遮雨。这种推论的极端结果是，除了实现来源识别作用之外标志不能具备任何其他审美的或实用的功能。能够实现同样功能的商品，如盛放烟灰的容器可以有千百种不同的形状或结构。真正的问题是，某种特定的形状是不是为了实用的或美学的原因并为使用者带来了一定的竞争优势，如烟灰缸的形状如此是不是为了更容易持握，制造成本更低，或者是使得该容器更持久耐用等。

3.单个特征v.各个特征的组合

在实践中，要求商标保护的形状、结构等通常是由多个不同的特征组合而成，而非仅仅是单个特征，这就涉及对功能性的认定究竟是针对单个特征还是针对特征的组合这一问题，换句话说，是针对标志的整体、关键特征还是针对单个特征的问题。从前文的分析可知，美国和欧盟均是考察要求受到保护的标志整体，我国应借鉴这一做法。“几乎所有产品都是功能性特征和非功能性特征的组合，否定包括任何功能性要素的特征组合的保护会阉割商业外观侵权法律制度。”^[33]当然，在功能性特征与非功能性特征的组合整体上被认定为非功能性的情况下，商标保护也仅限于这些要素的组合，单个的功能性特征仍然可以为竞争者自由使用。

（五）功能性与显著性之审查顺序

欧盟在显著性与功能性的审查顺序的问题上规定，只有首先排除了功能性才有必要进一步认定显著性。欧盟《商标及设计指南》将对商品自身形状构成的标志的审查分为三个步骤：首先，必须明确是否存在第7条（1）（e）规定的驳回事由的适用，因为其不能通过获得显著性而克服……接着，必须审查三维商标的表征是否包括语词或标签等其他要素，使得标志单独或与形状结合在一起具有显著性。最后，审查形状自身的显著性。^[34]与此不同，美国则更注重显著性与功能性的交替处理。美国《商标审查指南》规定，“在适当的情况下，功能性和获得显著性应该交替处理。例如，审查员认定标志是功能性的，如果申请人主张获得显著性，若审查员功能性的认定被推翻，则其必须审查获得显著性是否足以使得授权是合理的。……当然，如果标志最终被认定为是功能性的，获得显著性的证据是不相关的，注册申请仍将被驳回”^[35]。针对欧盟《商标指令》对功能性原则的规定，我国有学者指出，从各法条的逻辑关系看，第3条之（3）中规定的可以获得显著性的情形不包括（e）项的三种情形，“这反映了立法者的意图，固有的、功能性的或装饰性的形状不能获得显著性，考虑这类形状能否获得显著性完全是多余的”^[36]。审查机构在驳回时需要考察所有可能的事项，笔者主张参照美国的做法，注重对功能性与显著性的交替处理，在授权阶段既审查显著性又审查功能性，二者的顺序并不重要。

（六）对具有显著性的功能性特征的救济措施

竞争者复制他人产品特征的原因有很多，可能是为了避免研发替代设计的成本，也可能是为了复制他人已经具备显著性的设计并占有属于他人的市场。假设市场上存在成本、质量等大致相同的多种替代设计，竞争者很可能会选择复制其中显著性较强的。笔者主张适用较为宽泛的功能性标准，很可能在存在合理数量替代设计的情况下，具备了显著性的产品特征仍是功能性的，可以为竞争者自由复制。排除对具备显著性的产品特征的商标保护可能会导致消费者混淆，也有害于诚实经营积累商誉的商业主体，二者都是社会成本。因此，在认定功能性的情况下，仍应为产品特征使用者提供一定的救济，即允许复制的同时要求竞争者采取措施降低混淆的风险。法院责令被告采取的措施应该是合理的，“通常是通过突出披露真实来源而实现的，其他一些时候额外的公告可能是必要的。何种措施是合理的取决于个案的情况。如果特定案件中采取某些措施实际上不可行，则这些措辞在该案中不是合理的。如果其不是用来避免误导消费者，或者会增加商品销售中的财务支出并实质上阻碍竞争，则这些措施不是合理的”^[37]。法院也可以要求被告广告声明，或者责令被告支付一定的金额由原告自己广告。责令被告采取措施对被告和整个社会来说也是一种成本，为减少这种成本，标志的添加应该有一定的期限。事实上，随着复制者的增加，产品特征一段时间后仍然具备显著性的可能性也不大。

责令被告添加标志或进行公告显然会给复制者带来成本，或许还会使得被告的产品吸引力降低，竞争力减弱。如果利润本来就低，采取措施又会增加成本，导致被告产品不具有市场竞争力，则这些措施是不合理的。在小麦片饼干案中，法院认为被告必须采取措施避免消费者混淆，该措施可能是对饼干本身的形状、颜色、大小等外观进行改变；也可能是在饼干上添加标志。经过一番考察后，法院判决二者都不可行。饼干形状是到期外观设计专利保护的对象；对于颜色，法院认为原告饼干根据烘烤的程度呈现深浅不一的棕色，要求被告采取足以进行区分的不同颜色会使得其烘烤的饼干不符合大部分人的口味，破坏双方之间的竞争；改变大小会造成类似后果，增大会使得无法将两片饼干放进普通的浅碟，变小会迫使被告以两片的价格销售三片，从而使被告在市场上处于极其不利的地位。^[38]法院还考虑了另一种可能性，即责令被告在饼干表面印上其名称或商标，由于案卷中关于这种要求的可行性并不完全明晰，法院判决，如果6个月后被告能够证明在诚信地尝试所有可能的方法后，满足这一要求会使得被告在无包装饼干行业获得合理利润并持续参与竞争变得不可能，则其可以向地区法院请求撤销该要求。

如果不存在对于复制者来说是“合理”的措施，或者即使添加标志也仍然可能引起混淆，那么应该如何处理呢？语词或图形标志的添加虽然在很大程度上可以避免侵权，但如果消费者在购买后移除了这些标志，则可能导致售后混淆，在这种情况下，即使复制者采取了合理措施也仍然对标志持有人造成了损害。笔者认为，这种情况不应成为禁止复制的理由。一来，这种情况或许的确存在，但毕竟相对较少；二来，即使存在这种情况，采取了合理措施后仍构成侵权，允许他人在可能造成混淆的情况下，复制所造成的损害对于整个社会而言也是可以承受的。^[39]混淆可能性是认定商标侵权的重要因素，但商标法中容忍一定程度的消费者混淆的情形并非不存在。

我国功能性原则在立法上仍需进一步完善：应修改《商标法》第12条的相关措辞，使之不仅仅限于三维标志；修改《反不正当竞争法》，去除商品“知名”及“名称、包装、装潢”的限制，并规定对于具备显著性的功能性特征提供救济；修改《商标法》和《反不正当竞争法》中“仅由”这一立法用语，使之能够涵盖功能性的三种情形。我国行政机关和司法机关对功能性原则的适用尚处于初步尝试阶段。功能性在我国是商标保护的授权要件，功能性认定是事实问题，其举证责任的承担在不同类型的商标纠纷中有所不同。

在功能性的适用标准上，不应采纳所谓的“竞争所需”标准，其不符合功能性原则的政策目标。实用功能性的认定应采纳“实用优势”标准，关注特征自身所具有的优势而非竞争对手复制特征的必要性；重视实用专利的证据效力，在实践中排除实用专利所覆盖特征的商标保护。美学功能性的认定应借鉴欧盟的“消费者购买动机”标准。美学特征的商标保护整体上并无不当，但如果消费者并非出于与来源相关的原因，而是因为特征的美学吸引力而购买特定产品，则否定商标保护是合理的。实用功能性案件主要涉及特征是否具有物理、技术上的优越性这一客观事实，应由商标主管机关或法院独立认定；美学功能性涉及主观性的审美品位，故应考察消费者的认知状态。功能性的认定针对的不是产品而是产品设计，应考察标志的整体而非单个特征。在商标授权阶段，功能性与显著性不分先后顺序均需审查。允许竞争者复制具有显著性的功能性特征的同时，责令其采取的降低混淆可能性的措施必须是合理的。

【注释】

[1]有学者认为，我国立体商标的规定肇始于1923年，并将其保护实例追溯至1927年，参见佟姝：《关于立体商标注册和保护标准的探讨——从费列罗案谈起》，载《中国专利与商标》2008年第3期。然而，真正意义上的立体商标审查和纠纷处理显然始于2001年《商标法》修订。

[2]《商标法》第41条第2款规定：已经注册的商标，违反本法第13条、第15条、第16条、第31条规定的，自商标注册之日起5年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受5年的时间限制。

[3]参见《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第2条。

[4]以功能性为由驳回注册申请的实例在商标局的网站上很难查找到，涉及介绍功能性原则认定标准的文献也极其有限，参见汪泽：《立体商标的审查——〈商标审查标准〉解读之二》，载《中国专利与商标》2008年第2期。介绍功能性的第一种情形时，作者指出，商标局曾以“通用”为由驳回了一种油漆喷枪的形状在该商品自身上的注册，这一做法不妥。如果标志是为实现“油漆喷枪”的功能而通常采用的形状，则应构成由商品自身性质产生的形状，以第12条驳回更妥当。笔者认为，在这种情况下应以功能性和显著性两种理由驳同。(www.xing528.com)

[5]参见陈晓华：《浅析立体商标的审查》，载《中国专利与商标》2007年第2期。

[6]（2007）一中行初字第815号。

[7]申请商标由一块包在金黄色纸里的球形三维形状组成，其上半部分有一个白底椭圆形小标记，带有一条金边和一条白色细边，三维形状放置在一个栗色和金黄色的底座上。

[8]在之宝打火机案中，我国首次通过司法程序认定了由商品自身的形状构成的立体商标。

[9]http：//lawyerstars.com/article-2468-1.html，2016年8月30日访问。

[10]（2006）民三提字第3号。

[11]根据美国《兰哈姆法》的规定，商标联邦注册5年后，持有人可以向专利与商标局提交宣誓书，指明商标已经注册5年且在5年期间持有人持续使用了商标，之后商标即成为“不可争议”，后续的侵权人不能以某些理由质疑商标的有效性，如缺乏显著性等。

[12]参见本书第二章《历史视野中的功能性原则》，美国在2000年的沃尔玛案中区分了产品设计与产品包装，后者可以是固有显著性的，而前者则必须证明“第二含义”。

[13]《商标法》第8条规定：任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。

[14]吴伟光：《商业外观的法律保护——以保护来源标志功能为原则》，载《清华法学》2009年第6期。

[15]参见《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》（中华人民共和国国家工商行政管理总局令第33号）第4条。

[16]See Restatement（Third）Unfair Competition §18（1995）Restatement，supra note 7，§16 cmt.a.

[17]John H.Harland Co.v.Clarke Checks，Inc.，711 F.2d 966，980（11th Cir.1983）

[18]Louis Altman and Malla Pollack，Callmann on Unfair Competition，Trademarks and Monopolies §19：1（4th Edition）.

[19]Crescent Tool v.Kilborn & Bishop Co.，247 F.299，301（2d Cir.1917）.

[20]J.Thomas McCarthy，McCarthy on Trademarks and Unfair Competition§7：66（4th ed.2010）.

[21]陈杭平：《论事实问题与法律问题的区分》，载《中外法学》2011年第2期。事实问题与法律问题的区分是法学领域的难题，我国法学研究几乎从未深入研究过这一领域，大陆法系法治发达国家如德国、日本，甚至整个司法制度建立在这种区分之上的英美法系国家也未形成清晰可用的区分标准。

[22]J.Thomas McCarthy，McCarthy on Trademarks and Unfair Competition§7：71（4th ed.2010）.

[23]参见《中华人民共和国民事诉讼法》第153条。

[24]Mark Alan Thurmon，The Rise and Fall of Trademark Law's Functionality Doctrine，56 Fla.L.Rev.243，245 footnote 4（2004）；Graeme B Dinwoodie，the Death of Ontology：A Teleological Approach to Trademark Law 84 Iowa L.Rev.611，617（1998-1999）.

[25]第四巡回上诉法院曾在莎士比亚案中指出，“功能性原则是公共政策的王牌，可以用于排除有效的商标，而非决定商标有效性的要素”，see Shakespeare Co.v.Silstar Corp.of Am.，9 F.3d 1091（4th Cir.1993）。瑟蒙教授提出了解决功能性原则适用难题的三种方法：第一，回归“竞争所需”的功能性标准；第二，不将功能性作为商业外观保护的要件之一，而仅将之作为抗辩事由；第三，结合前两者，即保留非功能性（当然仍然是以“竞争所需”作为适用标准）作为商标保护的要件，同时将功能性作为抗辩事由，see Mark Alan Thurmon，the Rise and Fall of Trademark Law's Functionality Doctrine，56Fla.L.Rev.243，250-253（2004）.丁伍迪教授也持这样的观点。他认为，仅将功能性作为抗辩而非授权条件的弊端是显然的，创设太多权利的初步证据会限制竞争，但根据他所主张的“竞争所需”标准，竞争者很容易判断是否有复制他人设计的必要，因此不会造成太多不便，see Graeme B Dinwoodie，the Death of Ontology：A Teleological Approach to Trademark Law84Iowa L.Rev.611，729（1998—1999）.本书不赞同“竞争所需”标准，因此创设太多权利不利于他人复制的的问题仍然存在。

[26]原《商标法实施条例》所规定的侵权抗辩事由中并不包括功能性，其第49条规定：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。国内讨论商标权限制的专著也未提及功能性，参见刘明江著：《商标权效力及其限制研究》，知识产权出版社2010年版。

[27]杜颖：《商标法中的功能性原则——以美国法为中心的初步分析》，载《比较法研究》2009年第1期。

[28]http：//lawyerstars.com/article-2468-1.html，2016年10月25日访问。

[29]参见《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第2条；《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第2条第3、第4款的规定。

[30]Lego Juris A/S v Office for Harmonisation in the Internal Market（Trade Marks and Designs）（OHIM）（C-48/09 P）［2010］E.T.M.R.63.

[31]J.Thomas McCarthy，McCarthy on Trademarks and Unfair Competition§7：81（4th ed.2010）.

[32]See J.C.Penney Co.v.H.D.Lee Mercantile Co.，120 F.2d 949，954（1941）.法院是在讨论《侵权法重述》所规定的美学功能性标准时作了上述论述的：“功能性一词并不完全等同于实用性，例如，设计可能不是在技术意义上使用的，但仍可能因对产品的整体销售有实质性贡献而是功能性的。”因此，此处的“实用价值”是宽泛意义上的，意指满足人的审美需求的“实用”。

[33]American Greetings Corp.v Dan-Dee Imports，Inc.，807 F.2d 1136（3d Cir.1986）.

[34]The Manual concerning Proceedings before the Office for harmonization in the internal market（Trade Marks and Designs）Part B.

[35]Trademark Manual of Examining Procedure（T.M.E.P.）§1202.02.

[36]宋红松：《飞利浦诉雷明顿案评述》，载《知识产权》2003年第3期。作者还引用了《法国知识产权法典》第L.711-2c条规定：“纯由商品性质和功能需要所决定的外形，或赋予商品实质价值的外形所构成的标记，缺乏显著性。”邓宏光教授也将功能性作为“事实显著性”来讨论，参见邓宏光著：《商标法的理论基础——以商标显著性为中心》，法律出版社2008年版，第33～41页。

[37]Restatement of Torts，§741（1938），comment j.

[38]Shredded Wheat Co.v.Humphrey Comell Co.，250 F.960，963-966（2d Cir.1918）.

[39]《侵权法重述》规定，“如果在特定案件中没有合理措施可以采取，则该特征即使有特殊意义也可以被模仿”。See Restatement of Torts，§741（1938），comment j.