对具备显著性的功能性特征进行救济措施

产品特征商标保护实践中的情形不外乎以下几种：显著性+非功能性、显著性+功能性、无显著性+功能性、无显著性+非功能性。其中，第一、第二和第四种情形并无争议，前者显然可以获得商标保护，后两者则不能。第三种情形，即具备显著性的功能性特征的保护是本书重点讨论的对象。

由上述分析可知，功能性并不等同于不具备显著性。在某些情况下，功能性的产品特征或许同样不具有显著性，功能性问题貌似可以通过显著性来解决，但在越来越多的商业主体将产品特征作为来源识别要素的今天，并非所有情形都是如此。如果产品特征是功能性的，同时又具备了显著性，是否应提供救济就成了问题。把功能性问题归结为缺乏显著性和认定功能性而承认显著性这两种处理方式的后果或许都是不授予商标权，但这只是表面：如果将功能性视为不具备显著性，意味着否定了随着而来的混淆可能性，结果当然是标志持有人得不到任何救济；反之，如果将功能性和显著性视为独立的，则认定功能性的同时仍无法否认“混淆可能性”的存在，是否需要为标志持有人提供救济就成了问题。

无论是美国还是欧盟，都适用显著性与功能性的“分离政策”，将二者视为彼此独立的要素。如果原告的标志具备显著性，但是功能性的，那么，即便被告的使用行为可能导致混淆，原告也不能获得任何救济。在特拉菲克斯案中，美国最高法院指出，特征一旦被认为是功能性的，第二含义就变得不再相关，因为其无论如何也不会获得商业外观保护。欧盟扬声器案同样强调，第7条（1）（e）不能通过第7条（3）来克服，一旦认定功能性，考量显著性就是多余的，并与共同体《商标条例》的政策相悖。我国学术界也关注了显著性与功能性的关系，“商标显著性并不是绝对的，它受到其他原则如公序良俗原则、非功能性原则等诸多限制，也就是说，即使某一标志固有或者获得了显著性，但使用该标志作商标有违公序良俗，或者该标志是竞争者必须使用的词汇、产品包装或外形或者该标志被某一企业专有会陷其他竞争企业于与声誉无关的不利境地，则该标志也不能注册为商标或作为商标使用”^[44]。尽管上述观点认识到显著性与功能性同为商标保护的条件，但显著性受功能性限制这一说法仍是将功能性作为了抵消显著性的因素。

这种一旦认定功能性就不再考虑显著性的做法不可取。虽然不具备显著性和功能性二者之一即足以否定侵权，但其忽视了允许竞争者仿制具备显著性的功能性特征可能导致消费者混淆的事实，而防止混淆是商标法的重要目标。因此，更为可取的做法是，同时考察功能性和显著性，对具备显著性的功能性特征提供一定的救济。如前所述，这种方法有政策上的原因，功能性“不是抵消了保护显著性特征的原因，而是引发了否定保护显著性特征的别的担忧”^[45]。事实上，显著性特征的来源指示作用不会因为其他竞争者复制了该设计就减弱或消除，尤其是在最初，竞争者的复制很可能会引起混淆。

不仅如此，而且这种做法在历史上也不乏先例。产品特征最初只能受反不正当竞争保护，法院通常更关注被告的行为，不禁止复制功能性特征，但会责令被告采取合理措施将其产品与原告产品相区别。1918年的小麦片公司案^[46]即采取了这种做法。该案中，原告针对小麦片饼干享有实用专利和设计专利，被告在专利到期后制造、销售了大小、形状、颜色等外观一样的饼干。法院指出，被告可以复制原告的到期专利，但原告的饼干设计具有显著性，“应该受到一定的保护”，因此责令被告在复制的同时采取合理措施避免混淆。这种看似矛盾的观点表明了法院对平衡各方利益重要性的认识：到期专利将饼干的形状置于公共领域，但不对有显著性的形状提供保护会导致消费者混淆，因此折中的立场是必要的。(www.xing528.com)

这种要求复制者采取措施降低混淆可能性的做法在商标法中并不鲜见，在涉及标志丧失显著性的案件中即是如此。例如，法院曾认定“阿司匹林”这一语词已在普通消费者中成为通用的，但在知晓其化学名称“乙酰水杨酸”的药剂师和医生中间仍具备商标意义。因此，原告不能阻止他人向一般公众销售药品时使用“阿司匹林”，但在销售给药剂师和医生时仍然有必要添加其他语词，将他人产品与原告产品相区别。^[47]类似地，尽管“thermos”一词很大程度上已经失去了商标意义，可以被竞争者使用，但法院判决竞争者不能使用大写的“T”或“正品”、“原创”等语词标志其真空瓶，并且必须使用自身的公司名称以将其产品与原告产品相区分。^[48]在上述案件中，尽管对大部分消费者而言标志是通用的，但对少部分消费者而言他人的使用仍然可能导致混淆，只要复制者采取合理措施降低混淆可能性，允许复制所产生的利益就大于混淆可能产生的成本。在某种程度上，对具有显著性的功能性标志提供救施甚至更具正当性：在前述成为通用名称的例子中，相关消费者中的大部分可能将之视为了通用名称，提供救济只是避免少部分消费者被混淆，而在功能性标志具有显著性的情况下，大部分消费者都将特征识别为来源指示，提供救济会让更多消费者获益。当然，功能性在现代商标法上为确权要件，是商标保护的前端过滤机制，如果特征是功能性的，则商标保护请求即被驳回。没有商标权意味着缺少救济基础，为具备显著性的功能性标志提供救济似乎颇具争议，但这无论如何仍然是平衡利益的最佳方式。

承认产品特征与传统标志之间的区别可能导致两种可能的选择：一是绝对排除产品特征的保护；二是设定和传统商标保护不同的规则。有的学者建议禁止实用产品特征的商标保护，^[49]这种观点忽视了产品特征的来源指示价值，是“过去那个即使不保护产品特征，竞争成本也不会很高的时代的反映”^[50]，而且，各个国家的商标保护历程也清楚地表明了认可产品包装、形状、结构等要素作为商标的趋势。因此，正确的选择是，运用不同于传统标志保护的新的规制方法，允许对产品特征的商标保护，但对其施加较传统标志更为严格的限制。这种限制既包括商标法的核心概念显著性及与之相关的混淆可能性，也包括本书所讨论的功能性。

完善的商标法律制度必须关注商标法所欲实现的目的，即确保商标的来源识别作用正常发挥，同时也不能忽视商标保护可能产生的对自由竞争的阻碍。前者从正面通过显著性实现，后者则从反面通过功能性得以确保。功能性并不能抵消特征的显著性，而是和保护标志的来源指示作用同样重要，甚至更为重要的独立的政策考量。从本书第二章的历史分析可知，是显著性和功能性这两个概念而非标志的本体性质界定了商标保护的范围。在产品特征商标保护政策宽严的调控上，功能性和显著性始终扮演着重要角色，二者共同作用才使得产品特征的商标保护得以实现防止混淆与模仿复制，公平竞争与自由竞争之间的平衡。