对功能性与显著性关系认识的解释及优化探讨

（一）求诸显著性：路径依赖

在对功能性与显著性关系的认识上，法院首先依赖显著性解决产品特征的商标保护问题，一来是因为显著性这一概念在商标法中由来已久的重要性；二来是因为功能性与显著性有某些共通之处，使得法院可能利用显著性来处理功能性。这一过程体现了经济学上所谓的“路径依赖”，即特定历史时期的解决方案作为传统被保留，即使后来情况发生变化，相当一段时期内人们仍然倾向于采用过去的解决方案。

1.显著性的商标法核心地位

正如独创性之于版权，创造性之于专利权一样，“显著性”（distinctiveness）或称“可识别性”，是商标授权和保护的实质性要件。学术界称“显著性”是“商标注册和保护中最重要的原则”，“商标法律制度的核心理论”^[9]，甚至“商标法正常运行的枢纽”^[10]，“商标保护的灵魂”^[11]，显著性在商标法中的重要地位可见一斑。无论是采取使用取得模式的法域，还是采取注册取得模式的法域，无不将显著性与“商标”的概念直接相联系。例如，美国《兰哈姆法》规定，商标是指“标志其商品并与他人制造或销售的商品……相区分，以表明商品来源……的任何语词、名称、符号、装置或其组合。^[12]欧盟《商标条例》第4条也规定，“共同体商标可以由图标、特别是语词，包括姓名、设计、字母、数字，商品或其包装的形状构成，如果这些标志能够将某企业的商品或服务与其他企业的商品或服务相区分”^[13]。涉及商业标志权的主要国际公约也将显著性作为商标获得保护的必要条件。^[14]根据上述立法的界定，商标是具备显著性，即能够标示与区别的标记。同时，人们又往往将显著性理解为使商标成其为商标，能够起到标示与区别作用的特征。换句话说，商标是具备显著性的标记，而显著性又是标记成为商标的必要条件，“有关商标与显著性的定义前后循环，两个概念互为定义与被定义项”，“什么是商标”与“什么是显著性”实际上是同一个问题的不同表述。^[15]此外，认定商标侵权的“混淆可能性”也是以标志具备显著性为前提的。可见，商标的概念、保护条件及侵权救济均与“显著性”密切相关。相比之下，功能性原则的重要程度远不及显著性。各国一般并未从正面将之与商标的概念直接相联系，只在商标驳回或无效事由中将“功能性”与不具备显著性等情形并列，从而排除其保护。《巴黎公约》、《与贸易有关的知识产权协定》等国际公约均未提及功能性。

欲正确理解显著性的重要性，有必要回顾商标保护从假冒之诉到财产权的演进历史。对标志最早的使用是作为个人所有权的标志，例如，牲畜身上所打的烙印。随着罗马帝国时代贸易的不断扩张，商标被更广泛地在商业中使用以指示商品来源。这一时期，一般是假冒商品的购买者针对销售者提起诉讼，欺诈的意图是胜诉的必要条件，标志持有人不能对假冒其标志的行为提起民事诉讼。^[16]在英国，1838年之前商标侵权都是欺诈案件，欺诈意图是必要因素，商标并非财产。1838年，衡平法院第一次对商标侵权颁发禁令，判决被告的欺诈意图和被告对原告商标的知晓不是获得救济所必需的。^[17]至此，商标侵权理论才从要求实际欺诈或虚假陈述的假冒之诉演变为对财产的侵害。商标法在美国的发展有着类似的历史，其最初也是作为侵权法上的欺诈或假冒，欺诈意图是获得救济的必要条件。^[18]1879年，美国最高法院才在判决中宽泛地说起“商标权整体制度”的普通法基础，称使用商标的权利是“财产权”。^[19]

商标被界定为财产，意味着标志所有人拥有了和任何财产权所有人一样对抗全世界的权利。因此，一旦商标成为财产，即需要设置相应规则以确定财产权的范围，尤其是规制可以受到保护的标志的范围，这一规则便是“显著性”。1862年，英国因担心确认商标为财产会创设垄断权而拒绝通过商标法。1875年，议会才通过法律允许商标注册，并规定只有“特殊的、有显著性的”语词才能被注册为商标，这一要求于1883年被修改为“臆造语词或非通常使用的语词”^[20]。早期的“显著性”要求最终导致英国法上发展出两类案件：如果商标具有显著性，则是臆造的，与商品的质量或特征没有直接关系，商标侵权中消费者的实际混淆或者被告的欺诈意图不是必要的；反之，如果商标不具有显著性，那么侵权法上的假冒之诉则要求原告必须证明实际的欺诈。与英国一样，美国也要求标志具备“显著性”，否则必须要有欺诈意图才能获得救济，以缓和承认商标为财产所产生的垄断。^[21]

由此可见，承认商标为财产权会赋予持有人对标志的垄断，与理想的竞争状态相冲突。解决这一冲突的方法有两种途径：首先，是将“显著性”作为获得商标权的前提条件，只有竞争者不太需要的“专门商标”才产生财产权，竞争者可能会使用的描述性标志则不能。其次，赋予权利人唯一的垄断是禁止他人可能引起混淆的使用，竞争者可以自由生产相同或类似产品，禁止竞争者使用与其标志相同或类似的语词对自由竞争产生的阻碍是轻微的。^[22]可以说，确立商标的财产权地位之初，防止其产生反竞争后果的两种方法都与显著性有关，显著性概念足以保障自由竞争。正是由于显著性在商标获得财产权地位过程中的重要作用，美国专利与商标局于20世纪50年代末改变绝对排除产品自身注册的做法，最先也是转向“显著性”这一概念：产品不能注册为自身的商标是因为其是对自身的描述，不具备显著性。

2.功能性与显著性之勾连

法院在早期之所以转向显著性来处理产品特征的商标保护问题，另一原因是其与功能性之间有着某些关联。

首先，标志的功能性通常与其显著性成反比。^[23]对于消费者而言，产品特征总是实现着作为产品自身或其包装的一部分这种来源识别之外的功能。波斯纳法官曾指出，“从表面来看，各自独立的显著性和功能性……实则互相关联，功能性特征显然可能由相同产品的不同生产者分享，因此不太可能识别某个特定的生产者”^[24]。可见，功能性与显著性并非互不相关，而是彼此勾连。在一定程度上，越是功能性的标志越不可能具有显著性。如果特征是功能性的，那么同类商品很可能具有类似特征，消费者一般不会将之作为产品来源的指示；反之，如果越可能是非功能性标志，则越可能指示商品来源。有的学者甚至将功能性与显著性认定中的“描述性”概念相联系，认为功能性之于非语词商标如同描述性之于语词商标，功能性特征不能受到商标保护和描述性语词不能作为商标是同样的道理。^[25]欧盟也将功能性与显著性作过类似比对，“商标越是描述自身，无论其是由语词构成还是由形状构成，其越不可能将其产品与其他经营者的类似产品相区分”，“由商品性质和功能决定而产生的形状往往被认为属于描述商品性质和功能的标志，从而缺乏显著性。”^[26]。我国《商标审查及审理标准》则干脆将“由商品自身的性质产生的形状”界定为“为实现商品固有的功能和用途所必需采用的或者通常采用的形状”，直接将功能性与“通用”的概念相联系。功能性与显著性的这种关联使得审查机关和法院很容易同时使用二者来否定保护，有时甚至会避开功能性的适用直接求助于与显著性相关的概念。^[27]

其次，功能性与显著性认定都需要衡量对自由竞争的影响。公平竞争与自由竞争具有天然的亲缘性，没有自由竞争就谈不上公平竞争，显著性虽然主要关乎公平竞争，但也包含了对自由竞争的考虑。例如，描述性语词被认为不具有显著性，避免了竞争者无法准确、便捷地描述自己的商品或服务。竞争者是否需要使用争议语词以销售其产品也是区分通用标志与暗示性标志要考虑的因素之一。^[28]有学者主张，显著性和功能性在商标法中存在的意义不同，前者衡量来源指示，后者则评估对竞争的影响。^[29]也就是说，不应该在显著性的认定中考量对竞争的影响，否则或许会将本应由功能性解决的问题归结为“显著性”，继而影响可能的对标志使用者的救济，给消费者带来混淆。笔者认为，显著性的认定中同样考虑了对竞争的影响。戈德斯坦教授将显著性的目的概括为：一是确保标志识别商品或服务的唯一来源，保障消费者对来源的预期正确；二是否定对描述性语词的保护，确保竞争者自由使用这些语词以描述其自身的商品或服务。^[30]在实践中，法院在区分通用标志与具有固有显著性的暗示性标志时，所考虑的因素中就包括竞争者是否需要使用争议语词以销售其产品。^[31]美国商标法中所谓“事实第二含义”；的概念更是体现了对自由竞争的追求。“事实第二含义”的情形之一是指如果一段时间内特定种类的商品只有一个来源，消费公众可能将该来源与商品的通用名称相联系，出于对自由竞争的维护，不能成为商标显著性的证据，这种消费者对标志的心里认知状态被称为“事实第二含义”。有的学者甚至主张，在认定商业外观的显著性时，可以利用功能性的相关证据，例如，如果特征不是对产品的用途或目的是必不可少的，或者影响产品的成本或质量，则该特征很可能就不是普通的；在先实用专利是产品标准设计的证据，而外观设计专利则是产品与众不同的证据。^[32]

最后，与显著性相同，功能性的认定并不是一成不变的。不具备显著性的标志经过长期的商业使用可能具备“第二含义”；反之，有显著性的标志由于使用不当等原因也可能丧失显著性。同样的，即使产品特征被认定为是功能性的，随着市场环境的改变，如更多可行甚至更优的替代设计的产生，功能性的认定也可能会改变。^[33]例如，美国商标委员会1963年曾认定之宝打火机的设计是功能性的，因为其制造简易、成本更低，及至市场上出现新的替代设计，保护原告设计“无论如何并未阻碍竞争”^[34]，遂又被认定为是非功能性的。又如，商标评审与上诉委员曾认定，霍尼韦尔恒温器的圆形设计是数量有限的替代设计中最实用的一种，因此是功能性的。十年之后，该公司再次寻求商标注册并且取得了成功，因为存在竞争所需的足够多的替代设计。^[35](www.xing528.com)

显著性是在商标作为财产权保护之初就发展起来的概念，加之其与功能性之间具有某种共通之处，因此，法院在产品特征的商标保护中首先求助这一概念，将是否保护的问题归结为显著性。

（二）转向功能性：彼此独立

与传统的语词商标相比，立体商标保护尤其是产品包装、容器的保护更可能产生反竞争后果，这使得法院在实践中逐步认识到功能性与显著性是两个不同的问题：一方面，把建立在语词商标基础上的传统的显著性分类用来规制消费者对产品特征的理解经不起检验；另一方面，显著性、混淆可能性无法胜任确保产品特征商标保护不危害竞争的任务，功能性原则担更多地承担着避免自由竞争与商标保护之间冲突的职责。

首先，产品特征显著性的认定面临困难。显著性可以分为固有显著性和获得显著性，这一分类源自1976年的艾伯克龙比案^[36]。在该案中，第二联邦巡回上诉法院按照标志与其所标示的产品或服务之间的关联程度将其分为四种类型：通用名称、描述性词汇、暗示性词汇、任意或臆造词汇。后来，人们逐渐将任意词汇与臆造词汇分开讨论，显著性强弱的类型最终演变为五种。标志与其所标志的产品或服务之间的关联程度越高，其固有显著性程度越低，暗示性标志、任意标志和臆造标志由弱到强均具备固有显著性；描述性词汇和通用名称因为与所标志商品之间关联过强，不具备固有显著性，若要获得商标保护，必须具备获得显著性。所谓获得显著性（acquired distinctiveness），又称“第二含义”（secondary meaning），指“语词与特定种类的商品、服务或贸易相联系而使用，只有在相当数目的潜在消费者不仅从其字典含义来理解该语词，而且将之作为与特定的即使是匿名的实体相联系的指示时第二含义才存在”^[37]。也就是说，消费者不再按语词原本的含义来理解，而是将其作为产品或服务来源的指示，后一种情形即“第二含义”。根据符号学和认知心理学，并不存在“天生”的商标，固有显著性事实上是一种法律推定，推定某些标志从一开始就能够识别来源并将其与他人产品相区别，获得显著性则关注消费者在标志和产品提供者之间建立联系的实际证据。对于标志持有人而言，固有显著性的好处是显而易见的，一旦被推定为固有显著性，无需证明第二含义，从使用或注册之日起就可以获得保护。

固有显著性与获得显著性的分类关注语词的含义，可以参考词典，但这种做法无法移植到产品特征的显著性认定中：语词的含义容易判断，产品特征的“含义”则不然。如果标志是固有显著性的，则其除了识别来源之外不具备任何通常意义，法院可以推定消费者会并且只会将其当作商标。固有显著性的概念用于产品特征则说不通，产品自身或其包装都有除了识别来源之外的其他意义，其来源识别意义也总会受到其作为产品或其包装的本质的限制。尽管如此，在实践中，法院还是将固有显著性和获得显著性的传统分类运用到了产品特征的显著性认定中。美国关税与专利上诉法院曾在西布鲁克案中确立了判断产品特征固有显著性的标准，主要考量特征：（1）是否常见的基本形状或设计；（2）是否特定领域中独特的或不常见的；（3）仅仅是对普遍采用的或公众熟知的商品外观的改进，还是能够产生不同于所附语词的商业印象。^[38]还有法院总结了三种“通用”的产品设计：定义过于宽泛或者过于概括，是某种类型的产品的基本形式，或者在该行业如此普遍以至于不能识别某一特定来源。^[39]欧盟《商标及设计指南》同样只是列举了认定商品自身显著性的若干考量因素，如形状是否基本的几何图形或简单几何图形的结合，是否显著不同于该部门的标准或惯例等，并指出产品特征显著性的标准是该形状是否实质上与基本的、普通的形状不同，因此可以使得消费者通过该形状识别产品，并在对产品有积极体验时再次购买相同商品。^[40]

由此可见，上述标准只是认为常见的、标准的形状不具备固有显著性，需要证明第二含义，并未提供一致的固有显著性标准。事实上，强调产品特征的独特性极易与版权法中的“独创性”概念相混淆。美国最高法院在沃尔玛案中区分产品包装与产品设计，指出前者可能是固有显著性的，而后者只有证明获得显著性才能受到保护，导致人们又对包装与设计之间的区别存在争议。还有学者建议根据替代选择的数量认定显著性，如果替代设计较少，则竞争者对相同或近似的标志拥有正当的使用需求，并且很可能要使用或已经使用这些标志，从而使标志不具有显著性；相反，如果替代设计较多，对某个特征的使用不会阻碍竞争，则应认定固有显著性。^[41]替代设计一直是功能性认定中的要素，用替代设计判断显著性混淆了其与功能性的区别，忽视了显著性认定的根本——消费者认知。

其次，显著性对自由竞争维护的不足。早期商标法所针对的主要是语词商标，而赋予语词以商标权给他人的竞争能力带来的负面影响几乎可以忽略不计。能够识别特定产品来源的语词是无限的，赋予语词以商标权不会影响他人选择同样具有吸引力的其他标志，更不会限制他人生产竞争性产品。况且，商标法一般只禁止他人在相同或类似商品上的可能导致混淆的使用，在不同类别商品上的使用通常不在禁止之列。历史上只有所谓的“专门商标”，即具备固有显著性的语词才是商标保护的对象，因为其被单一的生产者独占不会影响其他人生产竞争性产品。这样，通过“显著性”及与之相关的“混淆可能性”限定可受保护的标志及可获救济的情形，确保了商标保护在维护公平竞争的同时不会不恰当地损害自由竞争。可以说，商标保护被解释为有益竞争或者至少对竞争无害，是建立在主流的语词等标志基础上的。当可以成为商标的标志扩大至包括产品包装、形状、结构等特征时，对竞争的影响就不同于传统标志保护的语境了。与语词的无限供应不同，特定产品的设计尤其是较好的设计通常是有限的，要为产品寻找另外的语词或图形标志固然不难，但为产品作出新的设计却非易事。赋予产品特征以商标权，从表面上看，是对竞争者选择来源指示的限制，实则是对其选择产品的限制，是垄断了对消费者具有价值的东西，会损害竞争者的竞争能力。因此，虽然产品特征的保护会带来收益，如为消费者指示商品或服务来源，降低消费者的搜寻成本，保护产品特征持有人的商誉，但也应该看到，赋予产品特征商标保护的成本更高，对自由竞争的影响更大。

功能性和显著性同为扩张或限制产品特征商标保护的工具。所不同的是，显著性涉及所有类型的标志，而功能性一般只关涉产品结构、形状、颜色等非传统标志；显著性是商标法特有的概念，而功能性则在版权、专利等其他知识产权领域同样发挥作用。尽管有上述诸多共通之处，但功能性和显著性毕竟为各自独立的概念，二者的区别主要体现在以下两个方面：

第一，二者目的不同。正如学者所指出的，商标与维护公平竞争有着内在的、密切的关系，以维护公平竞争作为商标法的根本宗旨具有合理性^[42]商标保护实现公平竞争的目标主要是通过显著性及与之相关的混淆可能性等概念：如果标志具备显著性，则他人的使用可能引起消费者混淆，不公平地损害竞争，故其应当被禁止。功能性则是为了确保他人能够自由使用为持有人带来特定竞争优势的特征，更多地体现了自由竞争。尽管公平竞争与自由竞争具有天然的亲缘性，但二者的根本目的不同，显著性旨在确保公平竞争，功能性旨在维护自由竞争。

第二，二者认定方法不同。显著性取决于消费者的心理认知，功能性的认定却不完全以消费者认知为中心。与独创性或新颖性不同，显著性是指标志能够将某一企业的商品或服务区别于其他企业的特性，消费者是否将标志识别来源指示遂成为重点。消费者的心理认知与商业主体对其产品信息的“表达”或许一致，或许不一致，无论是语词、图形还是产品形状、颜色、包装，显著性的认定都应落脚于消费者的心理认知。功能性是指产品特征具有某种实用或美学优势，赋予其商标保护会妨害自由竞争的情形。^[43]实用功能性的认定是通过替代设计、实用优势、在先专利等考察商标保护是否会有害竞争。美学功能性则是例外，根据本书所主张的“消费者购买动机”标准，要求考察消费者是否因特征的美学优势而非其来源识别意义购买产品。但值得强调的是，其主要的目的是为了确定特征是否具有应排除商标保护的美学竞争优势，而非消费者是否将之识别为来源指示。