美学功能性与消费者购买动机的应然判准

既然美学功能性的独立存在具有正当性，那么其认定究竟应采取“竞争所需”标准亦或是“消费者购买动机”标准？笔者以下试作出分析。

“竞争所需”标准适用于美学功能性案件在夸力泰克斯案和特拉菲克斯案中两次得到了美国最高法院的肯定。该标准关注的不是立体标志自身所具有的竞争优势，而是以替代设计为唯一指标考察竞争对手复制的必要性，只有替代设计不存在或数量不足才认定功能性。欧盟内部市场协调局（OHIM）第一委员会在扬声器案中对“消费者购买动机”标准作出了阐释，“当形状潜在地很大程度上决定了消费者购买产品的行为时”，也即是说，“当该形状是产品唯一的或者关键的销售特征之一时”，其给予了商品实质性价值。^[65]在具体认定上，第一委员会将“消费者购买动机”标准客观化为两个方面：一是考察标志持有人自身是否将形状作为营销手段，使得形状的独特性在公众脑海中产生印象；二是衡量消费者是否实际上因为形状的美学价值而购买了产品。

首先，“竞争所需”标准貌似合理：只要存在一定数量的替代设计，对其中一种授予排他权就不会阻碍自由竞争，不应该被排除商标保护，因为竞争者可以使用其他设计。然而，如前所述，替代设计的有无并非判断是否阻碍自由竞争的唯一要素，那种认为替代设计不存在或者数量有限，市场对竞争者完全关闭才阻碍自由竞争的观点是对功能性原则维护自由竞争的政策目标的极端化理解。其次，吸引消费者的装饰性设计是无限的，很难想象不存在替代设计的美学特征，采纳“竞争所需”标准会使得落入“美学功能性”范围的特征非常少。例如，在服装设计领域，不会有对每个人都具有吸引力的设计要素，替代设计大量存在使得在该领域几乎没有适用美学功能性的可能性。而且，根据“竞争所需”标准，似乎只有各个行业所不得不采纳的特征才会因缺乏替代设计而被认定为是功能性的，而这些特征很可能也是“通用”的，这使得美学功能性极易与“显著性”认定相重合。最后，“竞争所需”标准还面临适用上的难题：要认定竞争所需，先要弄清楚标志持有人和竞争者在哪个市场内竞争，这就需要界定相关市场。在平迪案^[66]中，原告主张其速冻冰淇淋的颜色、形状和尺寸是非功能性的，因为被告不复制这些特征也可以参与软冰激凌市场的竞争。法院则判决认为，被告不是想在传统冰淇淋而只是在速冻冰淇淋市场上竞争，并将相关市场界定为速冻冰淇淋市场，认定原告对冰淇淋样式的排他权会阻碍自由竞争。可见，如果将相关市场界定得小，那么可能特征就没有替代设计从而是竞争所需的；反之，如果界定得大，则他人可能并不需要复制该特征以参与竞争。但是，究竟如何界定相关市场的范围，目前并没有一致的方法。

绝对排除版权、外观设计权与商标保护的重合是不恰当的。如前所述，美学特征对自由竞争的影响比实用特征要小，正因为如此，与绝对排除实用专利的商标保护的做法不同，实践中各个国家和地区都没有绝对排除版权或外观设计与商标之间的重合。有人认为不应该区分实用和设计专利，绝对排除前者的商标保护，而对后者则只在一定情形下才排除。的确，二者都规定在专利法中，专利法自身并没有规定一种专利到期后可以受到商标保护而另一种不可以，相反，“除另有规定的外，本法对发明专利的规定适用于设计专利”^[67]。如果不受实用专利保护的实用性要素可以被他人复制，则不受设计专利保护的装饰性或美学设计就应该也可以被自由复制。这种观点看到了实用专利与设计专利之间的共性，却忽视了二者的区别，前者作为技术方案对社会技术的进步和发展影响更大。^[68]并且，“除另有规定的外，本法对发明专利的规定适用于设计专利”是就专利法而言，而处理专利到期后的商标保护则是依据商标法中的功能性原则。这样一来，关键问题就成了如何决定哪些受版权或设计专利保护的要素不能获得商标保护。美学特征的商标保护整体上并无不当，如果消费者是出于与来源相关的原因而购买特定产品，则禁止仿制可能引起消费者混淆的标志的立法目的使得商标保护是正当的，但如果消费者购买特定产品是因为其外观的吸引力，则禁止竞争者复制将会阻碍自由竞争。“消费者购买动机”标准的合理性在于，商标法只能保护标志的来源识别意义，而非保护标志上的一切价值，因此，如果消费者购买产品是因为其美学吸引力，则不赋予商标权是正当的。

对“消费者购买动机”标准的主要批评是，判断消费者的主观状态，认定其是出于美学特征的吸引力而非其他因素购买产品是困难的，产品的品牌、性能、促销手段等因素对消费者的购买决定都有影响。^[69]笔者认为，考察消费者主观状态的困难不应该成为否定“消费者购买动机”标准的理由。由于语言本身的特性，任何法律概念都带有一定程度的模糊性，诸如“过错”、“故意”、“过失”等均需借助外在的客观化指标以减少这种模糊性。商标法更是如此，其核心概念“显著性”正是建立在消费者主观心理认知基础上的。要区分产品之所以吸引消费者究竟是因为标志的美学意义还是其作为来源识别标志的价值固然不易，但毕竟可以依赖市场调查等客观化指标加以解决。这也正是欧盟扬声器案所采用的方法，其将“消费者购买动机”标准客观化为“产品唯一的或关键的销售特征之一”，一方面，考察制造商、销售商自身是否将产品形状作为营销手段；另一方面，衡量消费者是否实际上因为美学价值而购买产品。

笔者认为，“消费者购买动机”符合商标制度的本旨。商标法只保护标志所产生的来源识别作用，维护公平的竞争秩序，而非对标志本身的垄断使用。如果消费者购买特定产品是出于与来源相关的原因，则防止混淆的立法目的使得商标保护是正当的；但如果购买行为纯粹是因为产品外观的吸引力，则予以保护无异于保护了标志的“美感”，而这不属于商标法保护的利益范围。换句话说，如果装饰性要素为使用者带来的竞争优势达到一定程度，以至于消费者购买的是标志的美学价值，则应该推定迫使竞争者转向替代设计成本过高，禁止复制会阻碍自由竞争。问题在于，即使特征成了消费者购买产品的原因，也很可能仍存在相当数量的替代设计，就这一点来看，“竞争所需”标准会导致将商标法作为规避版权法或外观设计法的工具，使得二者关于期限限制的制度安排落空。可以说，无论是“消费者购买动机”标准，还是“竞争所需”标准都关注美学特征的垄断对自由竞争的危害，所不同的是对何种情形构成“阻碍自由竞争”的界定。根据前者，产品特征的美学吸引力是消费者购买商品的原因时，予以保护会阻碍自由竞争；而根据后者，这种优势还不足以否定商标保护，只有通过评估替代设计才能对美学功能性做出认定。诚如麦卡锡教授所言，“竞争所需”只能作为对功能性原则维护自由竞争的政策目标的描述，倘若将之作为具体的认定标准则会失之过严。

美国和欧盟在各自的商标保护实践中都承认“美学功能性”这一概念，相比之下，欧盟在立法上明确列举了“使商品具有实质性价值的形状”，故对美学功能性的认可程度更高。在具体认定上，美国适用“竞争所需”标准，欧盟则采纳“消费者购买动机”标准。由于美国相对强调功能性原则维护自由竞争的竞争目标而忽视其对商标法与版权法、外观设计专利法之间关系的调整，其采纳的美学功能性标准更为严格。“美学功能性”这一概念并非自相矛盾，“功能性”应理解为实现了某种目的，美学功能性则指以装饰性要素实现了审美目的的情形。美学功能性的目的并非划分版权、专利、商标之间的界限，特定情形下排除版权、外观设计权与商标权的重合，是出于维护自由竞争的需要。美学特征与实用特征对自由竞争的影响程度不同，美学功能性与实用功能性独立存在并适用不同的认定标准具有合理性。实用特征与美学特征性质不同，技术创新某种意义上比美学创新对他人参与竞争的影响更大，要求竞争者开发其他富有美感的特征比要求其开发不同的实用技术相对容易，这使得采取区分原则，对美学功能性适用比对实用功能性更严格的标准是合理的。美学功能性不仅不会阻碍，反而会促进新的、更好的产品设计产生。功能性与显著性在商标法中的角色不同，美学功能性无法为显著性所替代。尽管学术界和实务界存在质疑和批评，“消费者购买动机”标准更具合理性：美学特征的商标保护并无不当，如果消费者是出于与来源相关的原因而购买特定产品，则禁止仿制可能引起消费者混淆的标志的立法目的使得商标保护是正当的，但如果消费者购买特定产品是因为其外观的吸引力，则商标保护不仅不合符商标法的立法旨意，而且有碍自由竞争。

【注释】

[1]Erin M.Harriman，Aesthetic Functionality：The Disarray Among Modem Courts，86 TRADEMARK REP.276，276（1996）.

[2]《兰哈姆法》将功能性原则规定为驳回、异议和无效商标的事由，see Lanham Act2（e）（5），2（f），3（c），14（3），33（b）（8）.

[3]Trademark Manual of Examining Procedure（T.M.E.P.）§1202.02（a）（v）&（VI）.

[4]J.Thomas McCarthy，McCarthy on Trademarks and Unfair Competition§7：79（4th ed.2016），作者说道，“美学功能性”理论显然源自1938年《侵权法重述》中的评论。See Graeme B Dinwoodie，the Death of Ontology：A Teleological Approach to Trademark Law 84 Iowa L.Rev.611，690（1998—1999）.

[5]John H.Rice & Co.v.Redlich Mfg.Co.，202 F.155，157（3d Cir.1913）.

[6]Restatement of Torts§742，comment a（1938）.

[7]See J.Thomas McCarthy，McCarthy on Trademarks and Unfair Competition，§7：81（4th ed.2010）.

[8]有学者将之理解为“竞争所需”标准，Mark Alan Thurmon，The Rise and Fall of Trademark Law's Functionality Doctrine，56 Fla.L.Rev.243，303-304（2004）.

[9]Ainsworth v.Gill Glass & Fixture Co.，26 F.Supp.183，186-187（E.D.Pa.1938）；Elizabeth Arden，Inc.v.Frances Denney，Inc.，99 F.2d 272（3d Cir.1938）.

[10]Pagliero Et Al.v.Wallace China Co.，Limited.，198 F.2d 339，343（9th Cir.1952）.

[11]Id.at 343-344.

[12]Id.

[13]Prufrock Ltd.v.Lasater，781 F.2d 129（8th Cir.1986）；Industria Arredamenti Fratelli Saporiti v.Charles Craig，Ltd.，725 F.2d 18（2d Cir.1984）.

[14]Keene Corp.v.Paraflex Industries，Inc.，653 F.2d 822（3d Cir.1981）.

[15]Pebble Beach Co.v.Tour 18 I，Ltd.，155 F.3d 526（5th Cir.1998）.

[16]Famolare.Inc.V.Melville Corp.，472 F Supp 738，744（D Haw 1979），aff'd without op.mem.，652 F.2d 62（9th Cir.1981）.

[17]John H.Harland Co.v.Clarke Checks，Inc.，711 F.2d 966，n.27（11th Cir.1983）.

[18]J.Thomas McCarthy，McCarthy on Trademarks and Unfair Competition，§7：81（4th ed.2010）.

[19]Vuitton et Fils S.A.v.J.Young Enterprises，Inc.，644 F.2d 769，774（9th Cir.1981）.

[20]Id.at 772-777.

[21]Restatement（Third）of Unfair Competition，§17 Comment C（1995）.

[22]Qualitex Co.v.Jacobson Products Co.514 U.S.159，170（1995）.

[23]最高法院主张在实用功能性案件中否定“竞争所需”标准，回归传统的“殷伍德”标准，即“如果某特征对产品的用途或目的是必不可少的，或者影响产品的成本或质量，则该特征是功能性的”，See TrafFix Devices，Inc.v.Marketing Displays，Inc.532 U.S.23（2001）.

[24]The Manual concerning Proceedings before the Office for harmonization in the internal market（Trade Marks and Designs）Part B.

[25]2007年的班尼顿案虽然涉及美学功能性，但欧盟最高法院仅就其与显著性之间的关系作出了判决，并未讨论美学功能性的适用标准，see Benetton Group Spa v.G-Star International BV E.C.R.I-07709（ECJ 2007）.

[26]Decision of the First Board of Appeal of 10 September 2008 in case R 497/2005-1，http：//oami.europa.eu/legaldocs/boa/2005/EN/R0497_2005-1.pdf，2011年10月8日访问。

[27]http：//oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/case-law/jj080508_en.pdf，2016年12月5日访问。在美学功能性的问题上，申请人主张，根据2010年欧盟最高法院判决的涉及实用功能性的乐高案，消费者认知不应是功能性认定的决定性因素，而至多是主管机关衡量标志关键特征的相关标准，因此，委员会以消费者认知为标准认定美学功能性是错误的。常设法院并未认可这一观点。

[28]扬声器案和班尼顿案均使用了“美学功能性”一词。

[29]See American Greetings Corp.v Dan-Dee Imports，Inc.，807 F.2d 1136，1 U.S.P.Q.2d 1001（3d Cir.1986）；Devan Designs，Inc.v.Palliser Furniture Corp.，25 U.S.P.Q.2d 1991，2002（M.D.N.C.1992），aff'd，27 U.S.P.Q.2d 1399（4th Cir.1993）；Sno-Wizard Mfg.，Inc.v.Eisemann Products Co.，791 F.2d 423，n.2，230 U.S.P.Q.118（5th Cir.1986）；In re Mogen David Wine Corp.，328 F.2d 925，140 U.S.P.Q.575（C.C.P.A.1964），appeal after remand，372 F.2d 539，152 U.S.P.Q.593（C.C.P.A.1967）.

[30]参考第五章功能性与显著性关系的论述。

[31]See Bd.of Supervisors for La.State Univ.Agric.& Mech.Coll.v.Smack Apparel Co.，550 F.3d 465，487（5th Cir.2008），法院称“我们不认为特拉菲克斯案中的附带意见是要求我们放弃长期以来拒绝承认美学功能性概念的观点”。(www.xing528.com)

[32]Bradford J.Duft，“Aesthetic”Functionality，73 TMR 151，202（1983）.

[33]J.Thomas McCarthy，McCarthy on Trademarks and Unfair Competition§7：81（4th ed.2010）.

[34]International Order of Job's Daughter s v.Lindeburg & Co.，633 F.2d 912（9th Cir.1980）.

[35]Plasticolor Molded Products v.Ford Motor Co.，713 F.Supp.1329（C.D.Cal.1989），vacated，767 F.Supp.1036（C.D.Cal.1991）.

[36]See Lanham Act33（b）（8）.

[37]Au-Tomotive Gold，Inc.v.Volkswagen of America，Inc.，457 F.3d 1062（9th Cir.2006）.

[38]See in re DC Comics，Inc.，689 F.2d 1042，1047-1050（C.C.P.A.1982）.

[39]Trrademark Manual of Examining Procedure（T.M.E.P.），§1202.02（a）（ⅱ）；学者在论及功能性原则的目标时也是如此，see J.Thomas McCarthy，McCarthy on Trademarks and Unfair Competition，§7：64（4th ed.2010）.

[40]Decision ofthe First Board of Appeal of 10 September 2008 in case R 497/2005-1，http：//oami.europa.eu/legaldocs/boa/2005/EN/R0497_2005-1.pdf.，2016年12月8日访问。

[41]美国对功能性原则维护自由竞争的政策目标的极端化理解在实用功能性问题上也有体现。法院一度忽视功能性原则对商标法与实用专利制度之间关系的维护，以至在20世纪90年代的多个案件中，认定曾受实用专利保护的特征是非功能性的。在2001年的特拉菲克斯案中，最高法院否定了“竞争所需”标准在实用功能性案件中的适用，纠正了这种偏差。参见本书第二章的历史分析。

[42]Preface（31）of Council Regulation（EC）No 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs（CDR），amended by Council Regulation No 1891/2006 of 18 December 2006.http：//oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/RCD/regulations/62002_en_cv.pdf.，2016年12月7日访问。

[43]http：//oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/case-law/jj080508_en.pdf，2016年12月5日访问。

[44]See，e.g.，Ex parte Minnesota Mining & Mfg.Co.，92 U.S.P.Q.74（Chief Examiner 1952）；Ex parte Mars Signal-Light Co.，85 U.S.P.Q.173（Comm'r Pat.1950）.

[45]In re Mogen David Wine Corp.，328 F.2d 925，930（C.C.P.A.1964）.see also In re Honeywell，Inc.，497 F.2d 1344，181 U.S.P.Q.821（C.C.P.A.1974）（1974）.有的学者甚至认为，既然外观设计或版权到期之后的商标保护是允许的，那么实用专利到期后的商标保护也具有合理性，see Mark Alan Thurmon，The Rise and Fall of Trademark Law's Functionality Doctrine，56 Fla.L.Rev.243，355-357（2004）.

[46]J.Thomas McCarthy，McCarthy on Trademarks and Unfair Competition，§7：81（4th ed.2010）.

[47]中国社会科学院语言研究所编：《现代汉语词典（第5版）》，商务印书馆2007年版，第475页。

[48]In re Nelson & Shabica，280 F2d 172，180（CCPA 1960）.

[49]Trademark Manual of Examining Procedure（T.M.E.P.）§1202.02（a）（VI）.

[50]凌宗亮：《论立体商标的非功能性——兼谈我国〈商标法〉第12条的完善》，载《电子知识产权》2010年第3期。

[51]凌宗亮：《论立体商标的非功能性——兼谈我国〈商标法〉第12条的完善》，载《电子知识产权》2010年第3期。

[52]Brunswick Corp.v.British Seagull，35 F.3d 1527（Fed.Cir.1994）.

[53]Baughman Tile Co.v.Plastic Tubing，Inc.，211 F.Supp.2d 720，723-725（E.D.N.C.2002）.

[54]Qualitex Co.v.Jacobson Products Co.514 U.S.159（1995）.

[55]Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd，［1999］E.T.M.R.816，831.；In M-5Steel Mfg.，Inc.v.O'Hagin's Inc.，61 USPQ2d 1086（TTAB 2001）.

[56]如前所述，《兰哈姆法》禁止“整体上是功能性”的标志的注册；在扬声器案中，第一委员会也强调，根据第7条（1）（e）（ⅲ）的措辞，商标必须被作为整体来分析。

[57]实用艺术品的版权保护要求美学要素必须与实用要素从物理上或观念上相区分，see H.R.Rep.No.94-1476，at55（1976）.

[58]Keene Corp.v Paraflex Industries，Inc.，653 F.2d 822（3d Cir.1981）.

[59]Article I，Section 8，Clause 8 & Clause 14 of the United States Constitution.今天，商标法的立法目的不在于鼓励创新这一观点已成共识，但历史上曲解商标法立法目的的观点并不鲜见。美国一个地区法院法官就曾将商标法的正当性解释为：在此（产品设计作为商标受到保护的）情况下，《兰哈姆法》的目的之一是保护创造者，为创造性提供激励。通过保护和促进创新，与蓝山不同或许是比蓝山更好的产品可能被开发，see Hartford House，Ltd.v.Hallmark Cards，Inc.，647F.Supp.1533（D.Colo.1986），aff'd，846 F.3d1268（10th Cir.），cert，denied，488 U.S.908（1988）.在1964年的摩根戴维案中，审查员认为摩根戴维的酒瓶是美学功能性，对此，瑞奇法官指出，“不复制摩根戴维的瓶子设计也可以满足竞争者对现实的或想象的酒瓶的需求，相反根据反不正当竞争法提供的禁止复制的激励，竞争者或许会通过使用更富吸引力的瓶子设计而在竞争中取胜”，see in re Mogen David Wine Corp.，328 F.2d 925，933（C.C.P.A.1964）.有的法院曾拒绝采纳“商业成功的重要因素”标准，因为其会“阻碍创作者和后续竞争者开发有吸引力的设计”，see Wallace Int'l Silversmiths，Inc.，v.Godinger Silver Art Co.，Inc.，916 F.2d 76，80（2d Cir.1990）.这种观点在显著性问题上也有所体现，例如，美国最高法院曾认为，第二含义的要求会给独特或任意性的商业外观在其使用之初施加允许他人仿制所带来的不公平的金钱损失，seeTwo Pesos，Inc.v.Taco Cabana，Inc.，505 U.S.763，771（1992）.

[60]J.Thomas McCarthy，McCarthy on Trademarks and Unfair Competition§7：81（4th ed.2016）.

[61]阮开欣：《美国商标法中美学功能性规则的消亡及其启示——以Betty Boop案为视角》，载《中华商标》2012年第11期。在我国首例通过司法程序认定的商品包装外形立体商标案中，合议庭的三位法官在对该案的评析中指出，《商标法》第12条关于立体商标的规定，是“对显著性要求的进一步细化，其归根到底也是要求立体标志要具有显著性”。（2007）一中行初字第815号，http：//lawyerstars.com/article-2468-1.html，2017年2月10日访问。

[62]费心兰：《从美学功能性视角探讨非传统商标的可注册性》，载《经济研究导刊》2014年第5期。

[63]芮松艳：《三维标志的显著性及美学功能性的判断》，载《中国专利与商标》2012年第4期。

[64]Trademark Manual of Examining Procedure（“Tr.M.E.P.”），§1202.02（a）（ⅱ）。

[65]Decision of the First Board of Appeal of 10 September 2008 in case R 497/2005-1，http：//oami.europa.eu/legaldocs/boa/2005/EN/R0497_2005-1.pdf，2016-10-8。

[66]Dippin'Dots，Inc.v.Frosty Bites Distribution，LLC，369 F.3d 1197（11th Cir.2004）.

[67]Article 171（2）of Patent Law of the United States.

[68]黄铭杰：《功能性立体商标与专利权保护间之竞合与调和》，载《月旦法学杂志》2005年第102期。“新式样……影响市场公平性竞争的可能性较新型、发明专利之具有实用功能性的影响为低，因此一立体形状设计有可能同时获得商标法与专利法的保护……”

[69]Vuitton et Fils S.A.v.J.Young Enterprises，Inc.，644 F.2d 769，774（9th Cir.1981）.凌宗亮：《论立体商标的非功能性——兼谈我国〈商标法〉第12条的完善》，载《电子知识产权》2010年第3期。