探析对美学功能性概念的取舍

无论是《兰哈姆法》还是欧盟《商标条例》均未提及“美学功能性”这一概念：前者只概括地将功能性规定为驳回、异议和无效的事由，并未对其作任何分类，后者则使用了不同的措辞——“使商品具有实质性价值的形状”。尽管如此，二者在各自的商标行政和司法保护实践中均承认并使用了这一概念。^[28]从某种意义上来看，欧盟似乎对美学功能性的认可程度更高。这固然与欧盟对这一问题讨论较少，因此批评也相对少见有关，但同样重要的是，《商标条例》对功能性类型的穷尽式列举本身为其承认美学功能性提供了立法依据。

美学功能性在美国引起的争议较大。在历史上，尽管有的巡回上诉法院承认这一概念，但至少有第三、第四、第五和联邦巡回上诉法院曾否认美学功能性。^[29]其中，联邦巡回上诉法院拒绝适用美学功能性无疑影响重大，因为就注册而言，专利与商标局和商标审理与上诉委员会受联邦巡回上诉法院先例的拘束，而有的地区巡回上诉法院则在商标侵权案件中承认美学功能性。注册和侵权保护之间不一致，导致商标权人对权利是否被侵害不确定，竞争者则可能因为害怕被起诉而不会从事本属正当的产品仿制行为。即便是同一法院在美学功能性的认定标准上也摇摆不定。以第九巡回上诉法院为例，其曾经适用“商业成功的重要因素”标准，后又采纳“竞争所需”标准；曾承认“美学功能性抗辩”，后又否认这一概念。^[30]即便是2001年最高法院在特拉菲克斯案中承认美学功能性之后，也有巡回上诉法院拒绝这一概念。^[31]有学者认为，美学功能性是“一场没有规则的游戏”，^[32]甚至连商标法权威专家麦卡锡教授也称，其是“功能性政策没有根据、不合逻辑的扩张，远远超出了创设该政策的实用主义的基本理论”^[33]。

“美学功能性抗辩”是造成美学功能性在美国备受质疑的另一原因。所谓“美学功能性抗辩”，是不从正面考虑原告的标志是不是美学功能性的并相应排除商标保护，而将之作为对未经授权使用有效的、非功能性的商标的抗辩事由。需要强调的是，美国的司法实践将“美学功能性抗辩”异化为将对非功能性商标的“美学功能性”使用，将为满足消费者审美需求的使用当作了阻却侵权的抗辩事由。

第九巡回上诉法院最先在1980年的“约伯的女儿”案中运用了“美学功能性抗辩”。在该案中，原告的名字和徽章是用来识别集体组织成员身份的有效商标，被告未经许可在销售给该集体组织成员的珠宝上使用了原告的名字和徽章。法院认为，商标使用在成员佩戴的珠宝上，是为了表达佩戴者对该组织的忠诚，属于美学功能性使用，不构成侵权。^[34]在另一案件中，汽车备用地垫制造商未经授权在地垫上使用了驰名商标“FORD”，法院认为，这是“用来帮助实现汽车零部件和内部装饰的协调”，构成美学功能性使用，不应被禁止。^[35]

正如商标权人无权禁止他人使用商标中所包含的通用名称或叙述性标志一样，若承认美学功能性为商标注册的消极要件，则他人复制商标中“美学功能性”的部分即不应该被禁止。原告如果起诉复制者侵权，则复制者显然可以“美学功能性”为由进行抗辩，这是美学功能性抗辩的应有之意。我国《商标法》第59条第2款规定，三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用，是对功能性作为抗辩事由的规定。从文意来看，以功能性为由的抗辩针对的是三维标志商标中所含有的功能性的形状。美国和欧盟亦有类似规定。^[36](www.xing528.com)

可以说，“美学功能性抗辩”这一说法本身并无不当，只是美国的司法实践曲解了其内涵，将对非功能性商标中美学功能性部分的使用扩大为对非功能性商标所作的美学性使用，使得满足消费者审美需求而使用商标均可作为阻却侵权的抗辩事由，对商标保护构成了直接威胁。这种做法面临的另一个问题是，美学功能性不再仅仅适用于立体商标，而是泛化为适用于包括语词、图形标志在内的所有传统商标，这与功能性原则的产生历史、政策目标、主要国家和地区的立法现状都不符。

仅仅因为商标具有某些消费者希望得到的“美学”价值就认定被告的使用行为是美学功能性的，不构成侵权，这种推理使得商标保护极其脆弱，也未能正确认识美学功能性在商标侵权认定中的角色。商标侵权的认定标准应为“混淆可能性”，除非有法律明确规定的例外情形，如在先使用、描述性使用等，否则混淆可能性即意味着商标侵权。在“约伯的女儿案”中，法院没有必要谈及“美学功能性抗辩”，依据“混淆可能性”即可认定不侵权：该组织的名称和徽章是用来识别集体成员身份的商标，而不是识别珠宝制造商的商标，被告在销售给该组织成员的珠宝上使用该商标，消费者不会被混淆。在福特汽车地垫案中，法院忽视了在地垫上使用“FORD”标志显然会让消费者认为该制造商与福特汽车存在某种关联这一事实，错误认定被告不构成侵权。在类似的案件中，第九巡回上诉法院放弃了其在“约伯的女儿”案中的观点，判决一家钥匙链和车牌制造商使用大众商标的行为构成侵权。法院认为，大众车主希望拥有和其汽车匹配的零部件的“审美”要求并不意味着可以擅自使用他人商标，否则将“敲响商标保护的丧钟”^[37]。

尽管存在争议，美国整体上仍然是肯定美学功能性的。无论是《侵权法重述》还是《反不正当竞争法重述》都对美学功能性作了规定，尽管前者似乎主张，对实用功能性和美学功能性适用不同的认定标准，后者则赞同在所有案件中运用以竞争为基础的功能性标准。一度拒绝这一概念的联邦巡回上诉法院后来也指出，其所反对的是，将美学功能性“用于替代商标法更传统的来源识别原则，如装饰性规则和显著性”^[38]。更重要的是，如前所述，最高法院在夸利泰克斯案和特拉菲克斯案中均肯定了美学功能性，而后者迄今为止仍是美国最高法院在功能性问题上的最后观点。

美国对美学功能性认可程度较低，与其更多关注商标保护对实用专利制度的影响，较少论及其与外观设计、版权之间的关系有关。如前所述，功能性原则有两个目的：其一，是维护自由竞争；其二，是在特定条件下排除曾享有专利权或版权的特征的商标保护，避免将有期限的专利、版权保护异化为事实上可能是无期限的商标保护，维护商标法和专利法、版权法之间的平衡。就第二个目的而言，美国更多关注商标保护与实用专利制度之间的关系，相对忽视其与版权法、外观设计法之间的关系。这从《商标审查指南》的规定即可看出，尽管其对美学功能性作了规定，但却将功能性原则的目的界定为，“意在通过维持商标法与专利法之间的平衡以鼓励合法竞争”，并接着指出，“换句话说，功能性原则确保对实用产品特征的保护只能通过有期限限制的实用专利，而不是通过潜在的可能是无期限的注册商标来获取”^[39]。可见，《商标审查指南》只关注了商标法与实用专利保护之间的关系，而没有提及其与外观设计、版权的关系。与此不同的是，欧盟在立法上即列举了“使商品具有实质性价值的形状”，审查机关也明确强调功能性原则对版权、外观设计制度完整性的维护。正如OHIM第一委员会在扬声器案中所指出的，第7条（1）（e）（iii）是被作为“避免有限期限制的设计和版权保护可能被商标法绕过的工具”，通过排除赋予商品实质性价值的标志的保护，“立法者已经明确选择优先通过设计法和版权法来保护有价值的设计和作品，而这两者都是提供有期限保护的规则。试图通过商标保护垄断这些有价值的形状是对商标法的滥用”^[40]。