实用功能性的应然判断的优势标准

相比立体标志保护问题刚刚出现的19世纪，今天产品特征被识别为来源指示的情形更加广泛，正确设定功能性的认定标准也因此更加重要。那么，究竟何种实用功能性的认定标准才是恰当的？本书赞同莫顿诺维奇案的“四要素”标准，其注重考察特征自身的实用优势，而非竞争对手复制的必要性，也可称“实用优势”标准。

首先，立体标志确权成本较高，应采纳相对宽松的功能性标准对之加以限制。与语词、图形标志相比，立体商标保护对自由竞争的影响更大。如前所述，立体商标保护所产生的不仅是对来源信息的排他性使用，而且更是对产品自身的垄断，相应地也就更容易阻碍自由竞争。不仅如此，如果产品形状、结构受版权、专利保护，那么赋予其商标权还会对版权、专利制度造成冲击。鉴于立体标志保护更容易阻碍自由竞争并破坏知识产权体系的完整性，其确权除显著性之外尚需考量功能性。而且，单就立体标志显著性的认定而言，也较传统标志更为困难。臆造、任意、暗示性、描述性等对固有显著性的传统分类建立在消费者对语词商标的预设基础上，难以用于立体标志显著性的认定。立体标志符合何种要求才是固有显著性的，何种情形下必须证明“第二含义”，各国对此还没有成熟的经验。知识产权不仅是一项私权，而且从国家层面而言，其还是公共政策选择的工具。商标法最重要的目的是为消费者提供识别来源的手段，建立良好的市场秩序，而可以识别来源的符号是丰富的。因此，应从政策导向上对立体商标保护加以限制，采取相对宽松的功能性认定标准。

其次，成本收益的比较表明，相对宽松的功能性认定标准更可取。功能性乃是为了平衡不保护具有显著性的立体标志可能产生的混淆成本和给予保护对自由竞争的损害，其认定标准的宽严取决于如何权衡二者。维护自由竞争，允许复制的收益是显见的，模仿是创新的一种方式，允许竞争者复制、改进可以确保消费者获得更质优价廉的产品。严格的功能性标准的支持者通常强调允许复制所造成的消费者混淆，但事实上，混淆并不总是存在，而且混淆成本可以减少甚至消除。第一，立体商标是20世纪中期才开始受到保护的非传统标志，其使用者往往更具有“商标”意识，很可能在商品上同时使用了语词、图形等标志。因此，尽管理论上，一旦立体标志具有了显著性就可能导致消费者混淆，但现实生活往往并非如此。同一商品上的语词、图形等标志同样可以指引消费者准确找到其所欲购买的商品，对于价值较高的商品而言更是如此，因为消费者在作出购买决定时通常更为审慎。第二，即使混淆成本存在，也可以通过为具有显著性的功能性特征提供一定的救济予以降低或减少。法院可以在允许竞争者复制的同时责令其采取措施降低混淆可能性，如添加自己的识别性标志或刊登广告予以澄清等。随着竞争者的加入，消费者被混淆的状态不会一直存在。功能性在现代商标法上为确权要件，没有商标权意味着缺少救济基础，为具备显著性的功能性标志提供救济可能“颇具争议”，但这仍然是平衡利益的最佳方式，而且这种做法在商标法领域也并不鲜见。例如，标志因被认定为是“通用”的而丧失显著性，但仍可能在特定消费者群体中具有商标意义，在这种情况下，法院通常会允许竞争者使用，但要求其在销售给该特定消费者群体时另行添加标志以示区别。^[56]

笔者认为，前述莫顿诺维奇案所提及的“四要素”标准相对宽松，应作为认定实用功能性的应然标准。该标准考察实用专利，替代设计，设计是否源自相对简单、便宜或优越的商品制造手段，以及宣传设计的实用性的促销材料等，如果产品结构、形状在成本、质量等方面具有特定的实用优势，则认定“功能性”。“四要素”标准能够很好地实现功能性原则的两项政策目标。首先，其与“竞争所需”标准一样，都关注禁止复制对自由竞争的影响，只是前者将其极端化为了竞争对手复制的必要性；后者则着眼于特征自身的实用优势，推定保护具有特定实用优势的特征会限制他人对技术方案的使用，从而影响自由竞争。其次，“四要素”标准将实用专利作为功能性的证据，推定给予后续的商标保护有碍自由竞争，恰当地处理了商标与在先专利之间的关系，并且能够避免陷入依据“专利自身规则”否定商标与实用专利重合的窘境。

在具体适用上，应明确以下两点：首先，应肯定“替代设计”在功能性的认定中是相关的。如果市场上存在许多功能上等同的，效果同样好的替代设计，那么竞争者不需要使用申请人的设计以有效竞争，这当然有利于认定“非功能性”，虽然单单依据该证据并不足以得出这一结论。其次，应像特拉菲克斯案那样将实用专利作为功能性的“有力证据”，并在实践中排除实用专利客体的商标保护。特拉菲克斯案之所以并未主张根据实用专利直接认定功能性，是为了保持功能性原则的弹性，从该案之后的法律实践来看，美国也是否定产品特征的实用专利保护与商标保护之间的重合的。这种方法同样为欧盟所采纳，如果商标的显著部分正好是发明的组成部分，商标审查部门会认为，这“显然是对专利法的一种规避”，而且“司法实践在这方面的态度是始终一贯的”。^[57]

在实用功能性的立法及适用上，美国和欧盟既有相同之处，也存在差异。美国对实用功能性的认定历经了从过分强调竞争对手的竞争需要到重视设计自身所带来的竞争优势的过程，目前采纳莫顿诺维奇案的四要素标准。在欧盟，只要要求保护的标志的“关键特征”实现了技术效果即可认定功能性。欧盟和美国都认可替代设计的证据地位，否认仅仅根据替代设计认定功能性的做法；都重视实用专利在功能性认定中的作用，在实践中均一概排除实用专利与商标保护的重合。

在功能性的发展过程中，美国法院一度将“复制的权利”错置为“复制的需要”，以致20世纪下半叶普遍采纳“竞争所需”标准：只要存在合理数量的替代设计，产品特征就是“非功能性”的，可以受到商标保护。2001年，联邦最高法院判决的特拉菲克斯案明确否定了“竞争所需”标准在实用功能性案件中的适用，对美国此后的商业外观保护深具影响。“竞争所需”标准是对功能性原则维护自由竞争的政策目标的极端化理解，也忽视了功能性原则对专利制度完整性的保障。对实用功能性的认定应关注特征自身所具有的优势而非竞争对手复制的必要性，不应将替代设计作为唯一的考量因素，应重视实用专利的证据效力，排除实用专利所覆盖特征的商标保护。

【注释】

[1]Restatement of Torts，§742（1938）.

[2]联邦巡回上诉法院及其前身关税与专利上诉法院对美国专利商标局（PTO）、商标审理上诉委员会（TTAB）的注册裁决拥有专属管辖权，其判决对PTO和TTAB具有约束力，甚至也常被其他巡回上诉法院援引，对美国的商标法律实践有着重大影响。

[3]In re Deister Concentrator Co.，289 F.2d 496（C.C.P.A.1961）.

[4]In re Morton-Norwich Products，671 F.2d 1332（C.C.P.A.1982）.

[5]Inwood Laboratories v.Ives Laboratories，456 U.S.844（1982）.

[6]有的巡回上诉法院认为殷伍德案不能作为有约束力的先例，see W.T.Rogers Co.v.Keene778 F.2d 334，339（7th Cir.1985），Brunswick Corp.v.Spinit Reel Co.832 F.2d 513（10th Cir.1987）；有的干脆回避了该案，see Sicilia Di R.Biebow & Co.v.Cox，732 F.2d 417（5th Cir.1984）；还有的只讨论了殷伍德标准的前半部分，而忽略了后半部分，see Stormy Clime Ltd.v.Progroup，Inc.，809 F.2d 971，972（2d Cir.1987）。

[7]最高法院在该案中指出，“第五巡回上诉法院判决，如果某设计是竞争者可得的数量有限的同样有效的选择之一，对其赋予商标保护会不恰当地阻碍自由竞争，则该设计是法律功能性的并因此不受保护。这是为了确保竞争不会由于有限数量的商业外观的穷尽而被窒息”。See Two Pesos，Inc.v.Taco Cabana，Inc.，505 U.S.763（1992）.

[8]Qualitex Co.v.Jacobson Products，514 U.S.159，168-169（1995）.

[9]In re Shenango Ceramics，Inc.362 F.2d 287，291（C.C.P.A.1966）.

[10]Best Lock Corp.v.Schlage Lock Co.，413 F.2d 1195，1199（C.C.P.A.1969）.

[11]Midwest Industries，Inc.v.Karavan Trailers，Inc.，175 F.3d 1356（Fed.Cir.1999）；Thomas & Betts Corp.v.Panduit Corp.，138 F.3d 277（7th Cir.1998）；Sunbeam Prods.v.W.Bend Co.，123 F.3d 246（5th Cir.1997）.

[12]Trademark Manual of Examining Procedure（T.M.E.P.），§1202.02（a）（v）［R-5］.

[13]Trrademark Manual of Examining Procedure（T.M.E.P.）§1202.02（a）（v）（a）.

[14]TrafFix Devices，Inc.v.Marketing Displays，Inc.532 U.S.23，34（2001）.

[15]TrafFix Devices，Inc.v Marketing Displays，Inc.532 U.S.23，31（2001）.

[16]Best Lock Corp.v.Schlage Lock Co.，413 F.2d 1195（C.C.P.A.1969）.

[17]TrafFix Devices，Inc.v Marketing Displays，Inc.532 U.S.23，34（2001）.

[18]Trademark Manual of Examining Procedure（T.M.E.P.）§1202.02（a）（v）（A）.

[19]In re Shakespeare Co.，289 F.2d 506，508（C.C.P.A.1961）.

[20]In re Shakespeare Co.，289 F.2d 506，508（C.C.P.A.1961）.

[21]Dippin'Dots，Inc.v.Frosty Bites Distribution，LLC，369 F.3d 1197（11th Cir.2004）.

[22]Trademark Manual of Examining Procedure（T.M.E.P.），1202.02（a）（v）（A）.

[23]Black's Law Dictionary（9th ed.2009）.

[24]Thomas & Betts Corp.v.Panduit Corp.，138 F.3d 277（7th Cir.1998）.

[25]See Leatherman Tool Group，Inc.v.Cooper Industries Inc.，44 U.S.P.Q.2d 1275，1279（D.Or.1996），appeal dismissed，131 F.3d 1011，44 U.S.P.Q.2d1837（Fed.Cir.1997）.该案涉及经典的多功能袖珍救生工具的设计。法院认为，问题的关键不是集中在单个特征是否完全相同，而是所提供的替代选择是不是真正的替代选择。其他多功能性便携式工具的存在证明设计整体上是非功能性的，即使那些工具并不拥有完全相同数量的特征，实现完全相同的功能。(www.xing528.com)

[26]Ohio Art Co.v.Lewis Galoob Toys，Inc.，799 F.Supp.870，25 U.S.P.Q.2d 1496，1508（N.D.Ill.1992）.

[27]In re Honeywell，Inc.，532 F.2d 180，189 U.S.P.Q.343（C.C.P.A.1976）.

[28]In re Honeywell，Inc.，8 U.S.P.Q.2d 1600（T.T.A.B.1988）.

[29]In re Zippo Mfg.Co.，50 U.S.P.Q.2d 1852（T.T.A.B.1999）.

[30]Restatement Third，Unfair Competition §17，comment b（1995）.

[31]In re UDOR U.S.A.，Inc.，89 USPQ2d1978（T.T.A.B 2009）.

[32]In re N.V.Organon，79 USPQ2d 1639（T.T.A.B 2006）.

[33]参见瑞典、丹麦、芬兰、挪威等斯堪的纳维亚国家统一制定的《商标法》第5条，see Annette Kur，Too Pretty to Protect？Trade Mark Law and The Enigma of Aesthetic Functionality，Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No.11-16.

[34]例如，在《商标指令》之前，德国法院就曾指出，商业外观保护不延及“与商品自身的性质无法分开”的三维形状。See Ausstattungsschutz，§25 Warenzeichengesetz，see Annette Kur，Too Pretty to Protect？Trade Mark Law and The Enigma of Aesthetic Functionality，Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No.11-16.

[35]Directive89/104/EEC of the Council，of 21 December 1988，to Approximatethe Laws of the Member States Relating to Trade Marks；OJ 1 Feb.1989，L40/1.

[36]Regulation on the Trade Mark，Council Regulation 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark［1994］OJ L 11/1.

[37]新的共同体《商标条例》于2009年4月13日生效，但并未对上述三种情形做出改动。Council Regulation（EC）207/2009 on the Community trademark of 26 February 2009，OJ 24 Mar.2009，L 78/1；entry into force on 13 Apr.2009，operational as of 1 Apr.1996.

[38]黄辉：《商标法》，法律出版社2016年版，第53页。

[39]The Manual concerning Proceedings beforethe Office for harmonization in the internal market（Trade Marks and Designs）Part B.

[40]Charles Gielen，Concise European Trademark and Design Law，Kluwer Law International，2011，p.39.

[41]2000年12月8日，OHIM撤销处（Cancellation Division of OHIM）中止了诉讼，等待飞利浦案的判决对《商标指令》第3条（1）（e）的第二种情形作出解释，诉讼于2002年7月31日重新开始。

[42]Lego Juris A/S v Office for Harmonisation in the Internal Market（Trade Marks and Designs）（OHIM）（C-48/09P）［2010］E.T.M.R.63.

[43]Tobias Cohen Jehoram，Constant Van Nispen，Tony Huydecoper，European Trademark Law：Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law，Kluwer Law International（2010），p.105，5.5.9.1.

[44]In re Deister Concentrator Co.，289 F.2d 496，502（C.C.P.A.1961）.

[45]The Manual concerning Proceedings before the Office for harmonization in the internal market（Trade Marks and Designs）Part B，7.6.2.

[46]Tobias Cohen Jehoram，Constant van Nispen，Tony Huydecoper，European Trademark Law：Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law，Kluwer Law International（2010），p105，5.5.9.1..

[47]In re Howard Leight Industries，LLC，80 USPQ2d 1507，1515（TTAB 2006）.

[48]Trademark Manual of Examining Procedure（T.M.E.P.），1202.02（a）（v）（A）.

[49]In re R.M.Smith，Inc.，219 U.S.P.Q.629（T.T.A.B.1983），aff'd，734 F.2d 1482，222 U.S.P.Q.1（Fed.Cir.1984）；Krueger Int'l v.Nightingale Inc.，915 F.Supp.595，605（S.D.N.Y.1996）.

[50]McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §7：24（4th ed.2016）.

[51]Mark McKenna，（Dys）functionality，48 Hous.L.Rev.823，847（2012）.

[52]Flagg Mfg.Co.v.Holway，59 N.E.667，667（Mass.1901）；Singer Mfg.Co.v.June Mfg.Co.，163 U.S.169，185（1896）；Shredded Wheat Co.v.Hunphrey Cornell Co.，250 F.960，964（2d Cir.1918）.

[53]Mark Alan Thurmon，the Rise and Fall of Trademark Law's Functionality Doctrine，56 Fla.L.Rev.243（2004）.瑟蒙教授认为，是否允许到期专利的商标保护，关键问题“不是商标保护和专利交易之间是否存在冲突，而是这种冲突是否对专利制度有害”。如果存在与要求保护的发明等同的或者更好的不侵权的替代设计，那么专利的市场价值非常小，赋予商标权所产生的排他权的经济价值微乎其微，但否定商标保护则可能造成混淆从而有害于社会整体利益。对于那些到期或将要到期时仍具有重大市场价值的专利，对专利垄断权的延伸保护显然是不可取的，但却可以通过“竞争所需”标准避免：如果商标保护使得在先专利权人继续控制市场的某个部分，则显然会将竞争者置于重大的竞争不利地位。介于二者之间的情形，即存在一定价值的专利，虽然“竞争所需”的功能性标准也许不能阻止商标保护，但这种价值一般的发明专利到期后的商标保护并不会实质性地改变专利法所体现的平衡。另参见杜颖：《商标法中的功能性原则——以美国法为中心的初步分析》，载《比较法研究》2009年第1期。

[54]经济学中也称为网络外部性（network externality），是指某种产品对某一用户的价值取决于使用该产品的其他用户的数量。

[55]Vornado Air Circulation Sys.v.Duracraft Corp.，58 F.3d 1498（10th Cir.1995）.

[56]King-Seeley Thermos Co.v.Aladdin Industries，Inc.，321 F.2d 577（1963）.

[57]卡特琳娜·吉约曼冈：《立体商标、颜色商标及法国的实践》，载《中华商标》2002年第4期。