竞争所需的标准应优化

笔者认为，实用功能性的认定不宜采纳“竞争所需”标准，其不仅未为欧盟最高法院所采纳，而且已为美国最高法院所抛弃。从历史来看，“竞争所需”标准的勃兴与式微是美国调整产品特征保护宽严程度的结果。自19世纪中期起，产品特征具备显著性的情形增多，人们认识到商标保护不应该建立在对符号本体的分类上，而应该认可市场上不断出现的能够识别来源的要素，否则会导致消费者混淆，产生重大的竞争成本。这使得产品特征的商标保护得以承认并不断扩张，实用功能性的认定渐趋严格，以至“竞争所需”标准被普遍适用。至21世纪初，在产品特征保护极度宽泛的背景下，人们逐渐认识到立体标志比传统标志更容易阻碍自由竞争，且可能破坏知识产权体系的完整性，应对之加以限制。可以说，特拉菲克斯案否定“竞争所需”标准正是客观认识产品特征商标保护特殊性的结果。然而，美国不再适用“竞争所需”标准不仅仅是历史的产物，而且结合功能性原则的政策目标分析，会发现其自身也面临理论缺陷与现实困境。

功能性原则的政策目标是检验某种认定标准是否妥当的依据，也是本部分论述的起点。如本书第二章所指出的，功能性原则具有两项政策目标：其一是维护自由竞争，一旦特征被认定为是功能性的，出于自由竞争和社会整体福利的需要，即使其具备了显著性也应该允许他人复制和使用；其二是特定条件下排除曾享有专利权、版权的产品特征的商标保护，保障专利、版权制度的完整性，避免将商标权异化为永久性的专利、版权保护。这两项政策目标之间彼此关联，其中最根本、最重要的乃是对自由竞争的维护，维护专利、版权制度的完整性仍然是出于保护自由竞争的考虑。以实用功能性为例，发明、实用新型在短期内是对特定市场竞争的限制，但却通过设定具体的授权条件、权利的例外或限制等在长期内促进竞争，保护期限的限定也正是为了确保专利权不产生反竞争的后果。赋予发明、实用新型的保护对象以商标权实际上是绕过了维护自由竞争的相关制度设置获得了永久性的垄断权，将他人置于竞争不利地位。质言之，排除发明、实用新型客体上的商标保护，保障专利制度的完整性，同样是为了维护自由竞争。因此，上述两项政策目标彼此联系，不可偏废，以此检验“竞争所需”标准，会发现其面临理论缺陷与现实困境。

（一）将替代设计作为唯一指标：曲解“维护自由竞争”

“竞争所需”标准貌似合理：如果市场上存在合理数量的替代设计，那么对其中一种授予排他权就不会阻碍自由竞争，因为竞争者可以使用其他设计。但是，细究便不难发现，其是对功能性原则维护自由竞争的政策目标的极端化理解。保障竞争者自由复制以有效参与竞争的权利是功能性原则的政策目标之一，因此对竞争的影响应是功能性认定中的重要因素。但如何判断是否阻碍自由竞争？是否存在合理数量的替代设计就意味着他人不需要复制该特征也可以很好地参与竞争？笔者认为，那种认为只有替代设计不存在或者数量有限，即市场对竞争者完全关闭才有碍竞争的观点是片面的。对竞争的影响取决于会被消费者接受为完全替代品（perfect substitute）的替代设计的数量，而非物理上或观念上可能的设计的范围。^[51]在传统的语词、图形商标的语境下，竞争者找寻替代性标志的成本很小，更不会导致他人无法生产竞争性产品，反竞争的损失很小。产品特征作为来源识别标志则不同：一则开发替代设计需要较大成本；二则即使替代设计可以被开发，也可能因为与原设计近似容易构成侵权而不能使用；三则，消费者一旦根据之前的购买经验对原设计满意，就很难将替代设计视为完全替代品，因为搜寻其他产品需要时间、精力等成本，且往往具有不确定性。如果开发替代设计的难度、其作为替代品的可接受性等成本过大，则迫使竞争者转向替代设计导致的反竞争损失很可能比提供商标保护所带来的信息收益更大。因此，不能认为存在一定数量的替代设计自由竞争就不会被阻碍。除了替代设计不存在或数量较少，特征曾享有实用专利，制造起来更简单、便宜，或者销售者针对其实用性进行了广告宣传等也应该成为禁止复制会阻碍竞争的证据。“竞争所需”标准将禁止复制对竞争的影响程度极端化为了“竞争绝对需要”，关注的不再是产品特征自身具有的实用优势，而是他人复制的必要性。这种转变背后是20世纪60年代以来美国产品特征商标保护的不断扩张，这一趋势最终在特拉菲克斯案中得以限制。

（二）未完全排除实用专利与商标的重合：忽视对专利制度完整性的保障

“竞争所需”标准只考量替代设计，即使是曾受实用专利保护的特征也可能被认为是非功能性的，这种做法忽视了功能性原则对实用专利制度完整性的保障。实用专利历来都是认定功能性的重要证据，在功能性原则发展的早期阶段，法院甚至单单依据实用专利否定商标保护。^[52]在特拉菲克斯案之后，美国在实践中也否定了实用专利与商标保护之间的重合。根据“竞争所需”标准，即使是曾受实用专利保护的特征，只要存在合理数量的替代设计就被认为是非功能性的，这是对功能性原则维护专利制度完整性的政策目标的忽视。

有学者反对绝对排除实用专利与商标之间的重合，认为实用专利本身并不能作为产品特征具有竞争优势的证据。他们认为，实用专利本身并不是要求受到商标保护的产品特征具有竞争优势的证据，发明要获得专利必须具有“实用性”，但这并不意味着专利一定能为权利人带来某种竞争优势或商业上的成功，专利可能本身创造性不足，很快就被同样有效的，甚至更有效的新方法、新产品替代；或者尽管在申请或授权之时能够带来市场价值，但在保护期满时出现了新产品、新方法；专利有时甚至会授予给毫无价值的发明。在这些情形下，专利对竞争的影响非常小，否定其商标保护则可能造成混淆从而有害于社会整体利益，允许复制所带来的社会福利远不及混淆对竞争的危害大。再者，专利、商标保护的条件、范围不同，特征持有人并不是在专利到期后自动获得了商标权，而是要满足“显著性”这一要件，否定实用专利到期后的商标保护有失公平。^[53](www.xing528.com)

这些观点对实用专利的证据意义认识不足，是仍坚持以“竞争所需”为标准来认定功能性的结果。

首先，正如上述观点正确指出的，专利和商业成功是两个概念，专利并不必然带来竞争优势，有些专利的商业价值没有预期那样大；或者尽管在申请时能够带来市场价值，但在保护期满时甚至此前已出现了更好的设计；又或者授权时专利的创造性、实用性就不足，垃圾专利更是如此。有些学者据此认为，这些情形下，特征在专利保护期满时已经没有竞争优势，不具有市场价值，对其提供保护也不会造成反竞争的后果。然而，需要指出的是，功能性所要求的竞争优势仅仅指降低成本、提高质量、易于操作等技术上的优势，至于这些优势是否具有市场价值，能否为使用者带来商业成功应在所不问。商业成功需要的不仅仅是技术上的优势，而且在很多情形下，还取决于商业主体的营销策略等其他因素，专利权当然不意味着商业成功。但在专利授权条件中，新颖性要求“新”，创造性要求“难”，实用性意味着“能够制造或者使用，并且能够产生积极效果”，这些条件足以推定受保护的特征具备一定的实用优势。

其次，如前所述，否定实用专利客体上的商标保护，最终是出于维护自由竞争的需要。特征具有实用优势可以推定禁止复制会阻碍自由竞争，而专利权的客体在保护期限届满时不再具有技术上的优势并不意味着禁止复制就不会阻碍自由竞争。当专利到期后，若允许权利人以“商标”的名义继续控制产品特征，则他人要对发明作出改进仍然需要考虑客体上是否存在商标权，生产改进后的产品也很可能与原产品近似而构成商标侵权，而且这种限制很可能是永久性的，这对他人作出改进发明、参与竞争来说成本是巨大的。

最后，专利权人固然不是凭空、自动获得了商标保护，但是，在专利权保护期限内，通常只有专利权人或经其许可的少数几个生产者提供专利产品。若其有意获得后续的商标保护，会刻意将产品的形状、结构宣传为识别来源的标志。这样一来，即使特征不具备固有显著性，经过若干年的持续使用，及至专利到期时证明获得显著性也并不困难。更重要的是，表面看来商标权与之前的专利权彼此独立，毫不相关，实则不然。作为少数的甚至是唯一的产品提供者，权利人在专利保护期限内很容易积聚消费者对其品牌的忠诚度。商标保护是积聚品牌忠诚度的制度，任何程度的商标保护都会对竞争造成影响。首先，如同其他形式的信息一样，商标所提供的信息是有瑕疵的，其可能使消费者认为实际上相同的产品之间存在实质性区别。其次，商标只是提供了与所标志的产品有关的信息，并不提供潜在的替代品的信息。一旦消费者根据广告或之前的购买经验对某个品牌满意，其他品牌就很难被消费者视为是替代品。一则搜寻其他产品的信息需要时间、精力等成本，这些成本通常比较高，产品价值较小时更是如此；二则转向其他产品具有不确定性和风险。随着时间流逝，消费者对某些产品特征的满意可能会成为巴普洛夫式的反应：不再考虑要购买哪个品牌，除非该品牌的价格、特征或质量发生了巨大变化，直至消费成了“习惯”。最后，网络效应^[54]使得知名品牌更吸引消费者。通常只有那些广受欢迎的品牌才能随时随地购买到，选择其他品牌可能使得消费者无法买到所需的商品。而且，知名品牌甚至可以成为个人身份的象征以致使得其他品牌变得无法接受。上述原因使得权利人在专利保护期限内积聚了消费者对其品牌的忠诚，使其在专利到期后即使没有后续的商标保护也可以继续维持一定的市场份额。而此时，竞争者才刚刚进入市场，若再对专利权人提供商标保护，则无疑会对竞争者提供替代产品造成更大障碍。

除这些理论缺陷外，“竞争所需”标准还导致否定实用专利与商标的重合必须依据所谓的“专利自身规则”（patent per se rule），面临现实困境。“专利自身规则”是指专利权到期后客体即进入“公共领域”，他人可以自由复制，即根据专利自身的存在否定后续的商标保护。那么，排除到期专利客体上的商标保护应该依据专利自身的存在抑或是功能性？解读美国第十巡回上诉法院判决的瓦纳多案^[55]可以找到答案。在该案中，尽管原告对要求受到保护的风扇的螺旋格栅曾享有实用专利，法院仍然运用“竞争所需”标准认定其是非功能性的。接着，为了排除对专利所覆盖特征的商标保护，法院不得不另寻依据：如果非功能性特征是实用专利的“显著创新成分”（significant inventive component），则应允许他人自由复制。这种依据到期专利否定商标保护的做法实际是预设专利权优于商标权，而这是缺乏法律依据的。而且，根据专利否定商标保护应该既适用于实用专利也适用于设计专利，因为二者同为专利权的类型，甚至规定在同一法律当中。但在实践中，各国均肯定设计专利与商标之间的重合，“专利自身规则”无法解决这一与现实的矛盾。造成这一困境的原因是，“竞争所需”标准忽视了调整商标与专利制度之间的关系是功能性原则的政策目标之一，未将实用专利作为功能性认定的重要证据，导致依据独立的“专利自身规则”而非功能性否定实用专利到期后的商标保护。