商品形状对技术效果的要求

随着欧盟最高法院先后在2002年和2010年针对“为获得技术效果而需要的商品形状”作出判决，其适用在欧盟逐渐清晰。在2002年的飞利浦案中，飞利浦公司于1966年开发了一种三头剃须刀，三个刀头呈等边三角形分布，与当时市场上常见的剃须刀外观非常不同。1985年，飞利浦公司对呈等边三角形分布的刀头结构提出商标注册申请，并在第8类商品（电动剃须刀）上获准注册。在此之前，该外形曾享有外观设计权，但保护期已届满。1995年，雷明顿公司也开始生产并销售类似的三头剃须刀，被飞利浦公司起诉侵犯其商标权，雷明顿公司则以缺乏显著性、功能性等为由反诉请求确认商标无效。由于当事人在案件审理过程中提出的问题与《商标指令》的解释有关，上诉法院中止了诉讼，并将有关问题提交欧盟法院初步裁决。及至2010年，欧盟最高法院在乐高案中再次详细处理了“为获得技术效果而需要的商品形状”的认定。在该案中，乐高公司就其积木图形在第28类（游戏和玩具）等商品上获准注册，两天后，乐高的竞争对手加拿大积木生产商美家宝依据《商标条例》第7条（1）（e）（ⅱ）向欧盟内部市场协调局（OHIM）申请宣告商标无效。^[41]2004年，OHIM撤销处以商标完全由为获得技术效果而需要的商品形状构成为由撤销了该商标，这一决定后为OHIM大上诉委员会维持。乐高先后向欧盟初审法院和最高法院提出上诉，二者均判决撤销乐高的共同体商标注册。^[42]以下笔者结合上述两个案件探讨实用功能性在欧盟的适用。

（一）立法目的

在上述两个案件中，欧盟最高法院均强调，第7条（1）的各项驳回注册的事由“必须根据其所体现的公共利益来解读”，第7条（1）（e）（ⅱ）所体现的这种利益是“防止商标法赋予对产品技术方案或功能性特征的垄断权”。在飞利浦案中，最高法院还认为，第7条（1）（e）意在防止除了保护对产品、服务来源的区分外，将商标保护延伸为禁止竞争者自由提供、销售体现技术方案或功能性特征的产品，以与商标持有人竞争的工具。其中，第二种情形是为了排除那些关键特征实现了技术功能，商标排他权会限制竞争者提供体现该功能的产品的可能性，或者至少当竞争者希望在产品中采纳该功能时限制了其选择技术方案的自由的标志的注册。

（二）替代设计

在飞利浦案中，上诉法院提交欧盟最高法院的问题之一是，针对完全由获得技术效果的产品形状构成的标志所施加的限制，如果存在可以获得同样技术效果的其他形状，则这种限制是否可以被克服。飞利浦公司主张，第7条（1）（e）（ⅱ）的目的在于防止通过商标法对特定技术效果的垄断，如果技术效果也可以由竞争者可得的其他形状所产生，则仅仅是注册商标能够产生效果这一点并未对工业和创新施加任何不合理限制，因此，如果存在替代设计商标，就不应该被无效。飞利浦公司主张，要以相同成本达到同样的剃须效果，并不必然是三个刀头，也可以是一个、两个或四个，刀头也不必然呈等边三角形分布，也可以是一列的或呈新月形、等腰三角形等。针对飞利浦公司的这种主张，最高法院认为，从第3条（1）（e）中规定的第二种情形的措辞来看，“并不能得出结论说，如果存在可以获得同样技术效果的其他形状，则驳回或无效的事由就不再适用”。也就是说，如果产品形状的关键特征只对技术效果有所贡献，即使技术效果可以由其他形状产生，那么该形状仍然不能被注册。

然而，欧盟最高法院在飞利浦案中并未对这一结论背后的原因作出详细说明，这一问题最终在乐高案中得以解决。在乐高案中，乐高公司也指出，竞争者完全可以在不复制乐高积木形状的情况下达到相同的技术效果。乐高认为，“技术手段”应区别于“技术效果”，技术效果可以通过不同的技术手段获取，如果某形状存在数个功能性上等同的设计，则对该形状的保护不会阻碍竞争者采纳相同的技术手段，《商标条例》第7条（1）（e）（ⅱ）只有在技术手段或功能性特征的注册会造成垄断的情况下才适用。最高法院则指出，同样的技术效果或许可以通过不同的手段来实现，然而，该事实本身并不意味着，注册争议形状对其他竞争者获取技术手段的可得性没有影响，因为纯粹功能性的产品形状注册为商标可能不仅会使得商标所有人可以阻止他人使用相同形状，也可以禁止他人使用类似形状。“相当多的替代形状也许因此对竞争者来说变得无法使用，如果各种纯粹功能性的产品形状都被注册时尤其如此，那么这也许会彻底阻止其他竞争者制造、销售某些体现特定技术功能的产品。……尤其是当主管机关认定产品形状所体现的手段是该类产品中技术上具有优势的手段时，更是如此。”(www.xing528.com)

从上述判决可见，欧盟最高法院认为，替代设计的存在自身不能排除功能性的认定。法院对“为获得技术效果而需要的形状”的考察，是设计是否为了获得技术效果以及是否获得了技术效果，而非设计是达到某种技术效果的唯一途径并因此是“必需”的还是存在其他替代设计。正如有的学者所言，在功能性的认定上，欧盟法院适用了“装置导向”（device-oriented）原则，即关注形状自身是否获得了技术效果，而非所谓的“结果导向”（resultoriented）原则，即关注是否采纳某特定形状是获得技术效果所必要的。^[43]这无疑使得该规定的适用范围相对宽泛。

（三）关键特征

在飞利浦案与乐高案中，欧盟最高法院均认为，《商标条例》第7条（1）（e）（ⅱ）规定的情形必须“完全”由为获得技术效果所需要的形状构成，应被解释为“关键特征”实现了技术功能，任何非关键的、不产生技术效果的特征的附加不能排除该规定的适用。乐高公司将“关键特征”等同于“占支配地位的独特要素”（dominant and distinctive elements），认为这些特征的识别必须从相关公众的视角来判断，“相关公众”指合理地知晓信息，善于观察、谨慎的一般消费者。乐高公司称，根据飞利浦案，对第7条（1）（e）（ⅱ）驳回事由的审查必须分两步：首先，从一般消费者的角度认定标志的关键特征；其次，在专家的帮助下审查特征是不是获得技术效果所必需的。最高法院则认为，第7条（1）（e）（ⅱ）的适用与显著性不同，关键特征应由商标审查机关认定，相关消费者对标志的预设不是决定性的，至多是主管机关在认定标志关键特征时的相关因素。最高法院还指出，“关键特征”必须被理解为意指标志最重要的要素，其认定必须以个案为基础，并不存在判断构成标志各种类型要素的统一定式。关键特征的认定可以通过对标志简单的视觉分析，或者借助专家意见、与该产品相关的知识产权数据等。

（四）在先专利

在飞利浦案中，三头剃须刀曾受外观设计专利保护，但欧盟最高法院并未讨论其对功能性认定的影响。而在乐高案中，撤销上诉委员会的结论在很大程度上是对乐高的在先实用专利进行分析的结果。上诉委员会指出，“尽管标志是或曾是专利权的客体这一点不能成为商标注册的障碍，因为装饰性或任意性要素的存在发明的形状并不完全是功能性的情况下更是如此，但在先专利实际上仍是专利所披露的或要求保护的特征是功能性的无可辩驳的证据”。最高法院也指出，评估特征技术功能性的因素之一是与描述该形状的功能性要素相关的在先专利，乐高积木的主要特征，即上表面两排壁骨是为了赋予简单的玩具与真实的建筑砖块成比例的长宽高尺寸，并使得积木具有适合儿童使用所需的结实、多用的互锁装置。因此，“乐高砖块的特征被采纳显然是为了实现上述乐高积木的实用功能，而非识别的目的”。