替代设计一直是功能性认定中的重要证据。美国权威的布莱克法律词典甚至将功能性的界定与替代设计直接关联,认为如果“形状、结构、设计或颜色比可得的替代设计优越以致赋予商标权会阻碍竞争”,则其是功能性的。[23]自20世纪初,美国对产品特征提供保护以来,替代设计在功能性认定中的证据地位不断强化,及至20世纪90年代达到顶点:替代设计成为了认定功能性的唯一证据。特拉菲克斯案则改变了这一局面。在该案中,最高法院将殷伍德标准作为“传统规则”:如果特征根据殷伍德案标准是功能性的,则没有必要再进一步考虑其是不是竞争所需的。在此,最高法院只是认为“替代设计”存在与否不能作为认定功能性的唯一指标,实际上是拒绝将“竞争所需”作为实用功能性的认定标准,并未绝对否定“替代设计”的证据地位。维护自由竞争是功能性原则的重要政策之一,竞争的需要仍是功能性认定中的重要因素,因此“替代设计”并不是完全不相关的。
(一)替代设计的可得性
替代设计必须是可得的,否则不是真正的替代设计。事实上存在的替代设计能够作为证据当无疑问,但如果其仅仅是理论上存在,则也不影响其证据效力。第七巡回上诉法院就曾指出:“证明有效竞争是可得的,并不要求替代形状已成功进行商业运作。”[24]换句话说,“可得性”并不意味着必须是市场上已经实际存在的设计,也可以是由专家证人提供的假设证据。例如,可以在诉讼中向专家展示争议产品并询问是否可能有替代设计,或者在专家不知道真实设计的情况下告知其规格,要求其作出同样规格的各种替代设计。在特拉菲克斯案中,第六巡回上诉法院认为,专利保护期内的设计也应被作为替代设计。“可得性”意味着无论是实际存在的还是理论上可行的,设计都应是竞争对手可以运用的。特征若为有效专利所覆盖,显然不可能为竞争对手所用,并不是真正可得的,因此不能成为功能性的证据。
(二)替代设计的可替代性
替代设计应该能够“替代”原告要求保护的特征,故必须是实际可行和有效的。首先,替代设计必须是实际可行的。如果成本太高,竞争者不可能运用并生产竞争性产品,则其不具有可替代性。其次,替代设计必须有效,能够在不对实用性造成损害的前提下实现同样的功能。有重大功能缺陷的设计显然不能“替代”要求受保护的特征,也不能作为功能性的证据。最后,替代设计必须能够以相同成本实现相同功能,达到同样效果,与原告设计有着诸多不同优势和劣势的设计不能作为功能性的证据。另外,替代设计并不需要和原告设计中的单个特征完全相同。[25](www.xing528.com)
(三)替代设计的数量
如果存在合理数量的替代设计,那么对其中一个的排他性使用可能不会阻碍竞争,但多少个替代设计才构成“合理数量”?在实践中,有法院认定七个虚构的替代性设计“数量非常有限”,并据此认定争议特征是功能性的。[26]
(四)替代设计的流变性
替代设计的认定是动态的、变化的。在特定时期内,替代设计可能不存在或数量有限,但随着技术等环境的改变,这种情况可能有所变化。针对一种圆形、凸面形状的恒温器,商标审理与上诉委员会最初认为,圆形是数量有限的设计中最实用的一种,因此是功能性的。[27]10年后,设计持有人再次寻求商标保护,商标审理与上诉委员会则认为,初次判决后“事实和环境”有所改变,市场上出现了合理竞争所需的足够多的替代设计。[28]类似地,之宝打火机外形曾因制造起来廉价、容易而被认为是功能性的,但随着竞争者将新的替代设计引入市场,该设计后被认为是非功能性的。[29]相反的情形也可能出现,即先前是替代设计,但随着市场等环境的改变而不再作为替代设计。比如,政府为公共健康或安全问题颁布条例规定了产品的某种标准,或许很多设计更节省成本,但却不符合标准,故不能够再作为替代设计证据。
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