美国商标法：实用功能性优化

功能性原则在美国历经了近百年普通法的发展后，最终于1998年《兰哈姆法》修订时被成文化。《兰哈姆法》第2条（e）（5）、23条（c）分别禁止整体上是功能性的标志在主簿和辅簿上注册，第2条（f）规定“整体上是功能性的标志即使具备了显著性也不能注册”，第14条（3）和第33条（b）（8）则分别将功能性列举为不可争议注册商标的撤销事由和侵权抗辩事由。实用功能性是传统的功能性类型，相比美学功能性而言，美国学界和实务界对实用功能性的存在是否必要并无争议，主要是对其认定标准意见不一。如本书第二章所分析的，自19世纪末20世纪初美国对产品特征提供保护以来，功能性的认定标准就不断变化。有的法院将功能性界定地非常宽泛，几乎涵盖任何实现某种功能的设计；有的将其界定地非常窄，只包括产品的最佳设计或者不存在合理数量替代选择的设计。

1938年制定的《侵权法重述》规定，如果特征“影响产品的用途、功能、性能，或者产品的加工、处理、使用的便利或经济”^[1]，则其是功能性的。但凡实用特征都会影响产品的用途、功能等，这一界定其实是将功能性等同于了实用性。然而，特征不应该能够实现一定的功能就构成“功能性”，而必须在质量、成本等方面具有一定的优势，否则几乎是从根本上否定了产品特征的商标保护。因此，自20世纪60年代起，以关税与专利上诉法院^[2]为代表，各巡回上诉法院逐步放弃了《侵权法重述》设立的标准，认定功能性的条件渐趋严苛。在1961年的戴斯特案中，关税与专利上诉法院即指出：“完全由功能性（实用性）支配产生的特征也许不能受到商标保护，但仅仅具备某种功能并非不予保护的充分原因。”^[3]据此，功能性特征不再只是“影响”产品的用途、功能等，而必须“完全由功能性（实用性）支配产生”。虽然法院并未对该标准作出进一步说明，但其显然较《侵权法重述》严格。

在1982年的莫顿诺维奇案^[4]中，关税与专利上诉法院第一次明确从“竞争所需”的角度界定了功能性。在该案中，法院认为功能性是指“‘功能或制造成本（事实上的）上的优越’，‘优越’是根据复制的竞争需求来界定的”。在此，产品特征仅仅具有实用方面的优势是不够的，只有这种优势重要到竞争对手不得不使用时才符合功能性的要求。接着，法院总结了后来常被其他巡回上诉法院引用的认定功能性的四种证据：（1）披露设计实用优势的实用专利；（2）宣传设计实用性的广告或促销材料；（3）能够同样好地实现同样功能的替代设计；（4）设计是否源自相对简单、便宜或优越的商品制造方式。但在法院看来，功能性原则所关心的，“不是毫无顾忌地复制不受专利或版权保护的产品”，而是“复制这些产品的需要，更确切地说，是有效竞争的权利”，这种观点显然是由其对“优越”的界定方式决定了的。由于将“优越”界定为了“复制的竞争需求”，法院并未根据上述要素判断特征是否具有质量、成本等方面的优势，而是关注其“是不是最好的或者少数有优势的设计之一”，即依据替代设计认定了功能性。

在3个月后的殷伍德案^[5]中，美国最高法院并未认可“竞争所需”标准，而是将功能性界定为，特征“对产品的用途或目的必不可少，或者影响产品的成本或质量”。这一标准的前后两部分宽严程度不同，很多特征都会影响产品的成本或质量，但却远远算不上是“必不可少”的。在实践中，被告显然会主张适用后半部分，导致前半部分形同虚设。加之功能性并非殷伍德案的争点，最高法院并未专门针对该问题做出判决，而只是在一个注释中提及了上述标准，故其并未产生实质性的影响。殷伍德标准的后半部分重新肯定了《侵权法重述》的标准，似乎是要纠正莫顿诺维奇案对替代设计的过分强调，但终因其自身的矛盾和不明确而未取得任何果效。各巡回上诉法院在其与莫顿诺维奇案之间大多追随了后者，仅依据替代设计认定功能性。^[6](www.xing528.com)

进入20世纪90年代，美国最高法院先在两比索案中肯定了“竞争所需”标准，^[7]又在夸利泰克斯案中将之与殷伍德标准相调和。在夸利泰克斯案中，最高法院将功能性界定为，“对产品的用途或目的必不可少或者影响产品的成本或质量，也就是说……该特征的排他性使用会将竞争者置于重大的与声誉无关的不利地位。”^[8]只有替代设计不存在或数量有限时，才会将竞争者置于重大的与声誉无关的不利地位，殷伍德标准在此被等同为了“竞争所需”标准。这样，到20世纪90年代，“竞争所需”标准不仅被各巡回上诉法院所采纳，也已为最高法院所肯定。功能性原则的政策目标之一是特定条件下排除版权、专利客体上的商标保护，因此实用专利常常是认定功能性的重要证据。即便在对产品特征的保护开始加强的20世纪60年代，一贯走在这种强保护趋势前列的关税与专利上诉法院也极其重视实用专利的证据效力，称其是功能性的“充分”证据，^[9]可以“无可争议地”确立功能性。^[10]然而，最高法院对“竞争所需”标准的认可使得将替代设计作为认定功能性的唯一指标的做法愈加普遍。90年代中后期，联邦巡回上诉法院和第七、第九巡回上诉法院等甚至判决，只要存在合理数量的替代设计，即使是曾受实用专利保护的特征也是非功能性的。^[11]

然而，这种曾普遍适用的分析方法最终被最高法院在2001年的特拉菲克斯案中彻底改变。尽管最高法院在该案中称殷伍德标准为“传统规则”，但在对功能性的认定中，最高法院讨论了实用专利、宣传产品特征实用优势的广告材料、设计是装置运转的原因等要素。这种多要素的分析方法与关税与专利上诉法院在莫顿诺维奇案中提出的四要素标准整体上是一致的。这一标准后来常被其他法院援引，并被写入美国《商标审查指南》。^[12]可以说，经过100多年的发展，四要素标准已为美国的商标审查机关和法院所认可。以下对美国实用功能性认定标准的讨论也主要围绕这些要素。