特拉菲克斯案：功能性原则里程碑

美国最高法院于2001年判决的特拉菲克斯案是功能性原则发展史上里程碑式的案例，尽管距今已十余年，其仍是讨论功能性原则所无法回避的。功能性原则在美国经过了上百年普通法的发展后，国会最终于1998年修改《兰哈姆法》时将其成文化。《兰哈姆法》本身并未对功能性的定义或认定标准作出规定，导致其适用仍然主要依赖于判例法。特拉菲克斯案迄今为止仍是美国最高法院在功能性问题上的最后观点，而且该案彻底改变了20世纪60年代以来各巡回上诉法院普遍采纳的功能性标准，并对此后十余年美国的商标保护实践深具影响。此外，学者对它的评价褒贬不一，也使得回顾、反思该案的意义及影响甚为必要。^[93]

（一）案情与判决

特拉菲克斯案是在20世纪90年代产品特征的商标保护越来越宽泛，功能性的认定标准越来越严格的背景下出现的。该案中，初审原告Marketing Displays，Inc.（下称MDI）从1968年起开始制造和销售带有弹簧的临时路标。这些路标应该能够经受强风，因为如果标志弯曲或者被风吹倒，则会导致驾驶员无法知晓前方的危险状况，从而酿成悲剧。1972年，MDI获得了两项针对使临时路标和其他户外标志能够在强风中直立的双弹簧装置的实用专利，其中一项要求保护底座和标志之间“一对从空间上分开的螺旋弹簧”。原告使用“WindMaster”商标制造和销售空间上相连的双弹簧临时路标并取得了巨大的商业成功，其专利权到期后，被告特拉菲克斯开始使用“WindBuster”商标销售几乎一样的路标。原告提起诉讼，请求认定被告构成对双弹簧路标整体设计的商业外观^[94]侵权，被告则辩称该设计是功能性的，不能受到保护。^[95]特拉菲克斯案历经三审，先是密歇根东区法院判决双弹簧设计是功能性的，驳回了原告的商业外观诉讼请求。接着，原告MDI提出上诉，第六巡回上诉法院推翻了地区法院的判决。最后，最高法院接受原审被告特拉菲克斯不服上诉判决而提出的再审请求，最终认定双弹簧设计是功能性的。期间，各级法院针对“竞争所需”标准，替代设计和实用专利的证据效力等发表了不同的看法。

关于“竞争所需”标准和替代设计。原告MDI认为，市场上存在其他替代设计，因此被告使用原告的双弹簧结构不是“竞争所需”的，构成侵权。对此，地区法院指出，将“竞争所需”标准理解为，“如果竞争者不能销售同样结构的产品，市场是否会向其关闭”是“言过其词”，正确的标准应该是，“如果特定结构的使用影响产品的成本或质量，排他性使用是否会将竞争者置于不利地位”^[96]。地区法院认为，虽然原告指出市场上存在其他六个竞争者制造和销售的路标，但其要么未和原告的双弹簧结构效果同样好，要么是不可得的（为他人的实用专利所覆盖），因此均不构成“替代设计”。第六巡回上诉法院否定了地区法院对“竞争所需”的理解，指出理论上任何对其他竞争者的限制都在某种程度上影响竞争，“恰当的问题是，特定产品结构是不是竞争所需的”。如果商业外观要素足够负面地影响竞争者的产品成本、质量，或者客观的（与声誉无关的）吸引力，则其可能被认为是法律功能性的。“仅仅影响成本或质量是不够的。根据功能性否定商业外观保护，对特征的排他性使用必须将竞争者置于重大的与声誉无关的不利地位。”^[97]可见，上诉法院援引了夸利泰克斯案，对认定功能性所需的对竞争的影响程度要求严苛——设计要构成功能性，其排他性使用必须对竞争者有足够负面的影响，而不仅仅是一些影响。上诉法院认为，被告可以轻易设计出双弹簧被隐藏起来的装置，或者有三根、四根弹簧的路标，以避免与原告的商业外观混淆。^[98]这样一来，即便产品特征曾受实用专利保护，上诉法院仍然依据替代设计认定了非功能性。最高法院并未针对地区法院和上诉法院对“竞争所需”标准的理解作出评价，而是直接否定了该标准在实用功能性案件中的适用。最高法院指出，上诉法院将功能性界定为特定产品结构是不是竞争所需的，“这作为一个全面的界定是不正确的”，“正如我们在夸利泰克斯案和殷伍德案中解释过的，特征对装置的用途或目的必不可少或影响装置的成本或质量时也是功能性的”^[99]。在最高法院看来，夸利泰克斯案并未取代殷伍德标准这一“传统规则”，其考察是否将竞争者置于“重大的与声誉无关的不利地位”之所以恰当，是因为该案主要涉及美学功能性，实用功能性案件仍应适用殷伍德标准。相应地，最高法院也否定了上诉法院仅仅依据替代设计认定非功能性的做法：“如果某特征根据传统的殷伍德标准被界定为是功能性的，就没有必要再进一步探究其是不是竞争所需的。”^[100]

关于实用专利的证据效力。原告主张，其实用专利披露的是空间上相分离的双弹簧结构，并非要求商业外观保护的“空间上相连”的双弹簧结构，因此不能作为功能性的证据。地区法院否定了这一主张，称“到期实用专利是双弹簧设计的实用性的有力证据”，因为原告在过去的专利诉讼中曾成功地根据等同原则，主张他人制造空间上相连的双弹簧路标构成专利侵权。上诉法院批评地区法院预设实用专利与商标保护是互相排斥的，认为二者保护产品特征的不同方面，彼此并不矛盾，如果存在合理数量的替代设计，则实用专利并不能否定商标保护。最高法院则认可了地区法院的分析，指出上诉法院在认定功能性时，“未给予到期实用专利及其证据效力以足够重视”，并在判决中四次强调实用专利是功能性的“有力证据”。

（二）主要观点(www.xing528.com)

美国最高法院在特拉菲克斯案中主张回归传统的殷伍德标准，扭转了20世纪60年代之后的商业外观强保护趋势。该案的影响是显见的，此后10多年，美国各巡回上诉法院纷纷紧随其后，采纳了相对宽泛的功能性标准，商标审理与上诉委员会甚至在几乎所有的产品特征注册申请中都拒绝认定非功能性。特拉菲克斯案主要从以下两个方面改变了美国以往的法律实践，并对此后十多年的商业外观保护产生了影响。

首先，否定“竞争所需”标准，弱化“替代设计”的证据效力。特拉菲克斯案中，最高法院将夸利泰克斯界定为美学功能性案件，就此否定了“竞争所需”标准在实用功能性案件中的适用。这也直接意味着替代设计的证据效力的弱化，正如最高法院所指出的，“如果某特征根据传统的殷伍德案标准被界定为是功能性的，就没有必要再进一步探究其是不是竞争所需的”。质言之，特征一旦根据其他因素被认定为是功能性的，即使有合理数量的替代设计也不应该被核准注册。

这实际上是摒弃了包括最高法院自身在内的很多法院一直以来遵循的传统。如前所述，自20世纪60年代以来，美国采取了越来越严格的功能性标准。在1982年的莫顿诺维奇案^[101]中，关税与专利上诉法院第一次明确从“竞争所需”（competition necessity）的角度界定了功能性。法院在该案中指出，功能性意味着“‘功能或制造成本（事实上的）上的优越’，‘优越’是根据复制的竞争需求来界定的”。这种对“优越”的界定方式表明，产品特征自身具有功能或成本上的优势是不够的，只有这种优势重要到竞争对手不得不使用时才符合功能性的要求。法院虽然总结了以后常被其他巡回上诉法院引用的认定功能性的四种证据，但认为功能性原则所关心的，不是“毫无顾忌地复制不受专利或版权保护的产品”，而是“复制这些产品的需要，更确切地说，是有效竞争的权利”，这种观点显然是由其对“优越”的界定方式决定了的。因此，尽管列举了上述证据，法院最后还是将问题归结为特征“是不是最好的或者少数有优势的设计之一”，并根据众多替代设计的存在认定了非功能性。殷伍德案判决于3个月后，其所确立的功能性标准的后半部分重新肯定了《侵权法重述》的标准，似乎是要纠正联邦巡回上诉对替代设计的过分强调，但终因其自身的矛盾和不明确而未取得任何果效。各巡回上诉法院在殷伍德标准与莫顿诺维奇标准之间大都追随了后者，仅依据替代设计的数量认定功能性，莫顿诺维奇案的影响由此可见一斑。之后，最高法院在两比索案和夸利泰克斯案中对“竞争所需”标准的肯定更加剧了提高功能性认定标准，放宽商业外观保护的趋势。20世纪90年代中后期，联邦巡回上诉法院和第七、第九巡回上诉法院等甚至判决，只要存在合理数量的替代设计，即使是曾受实用专利保护的特征也是非功能性的。^[102]特拉菲克斯案中，第六巡回上诉法院采纳了同样的功能性标准，最高法院则在该案中彻底改变了这种曾普遍适用的分析方法。

在“替代设计”是否相关的问题上，最高法院也只是认为，“替代设计”的存在与否不能作为认定功能性的“独立”标准，意在纠正各个巡回上诉法院先前对于替代设计的过分依赖，并未绝对否定其在功能性认定中的证据地位。首先，从措辞上看，法院只是说特征一旦根据殷伍德案标准被认定为是功能性的，就没有必要再进一步考虑其是不是竞争所需的，而并没有说替代设计不能和其他要素一起作为证据来源。要衡量争议特征是否符合殷伍德标准，尤其是特征是否“对产品的用途或目的是必不可少的”，替代设计常常是重要的证据之一。其次，两比索案、夸利泰克斯案等也并未否定“替代设计”的证据地位，因此，最高法院并不是要在特拉菲克斯案中，“武断地推翻几十年将替代设计作为解决功能性问题的证据来源的先例”^[103]。

其次，强化实用专利的证据效力。出于对功能性原则维护专利制度完整性的政策目标的关注，实用专利历来都是功能性认定的重要证据。即便在对产品特征的保护开始加强的20世纪60年代，一贯走在这种强保护趋势前列的关税与专利上诉法院也极度重视实用专利的证据效力，称其是功能性的“充分”证据，^[104]可以“无可争议地”确立功能性。^[105]但到了20世纪90年代末，随着商业外观保护趋势的不断加强，法院越来越依赖替代设计证据，只要存在合理数量的替代设计，即便曾为专利所覆盖的特征也是“非功能性”的。特拉菲克斯案多次强调实用专利是功能性的“有力证据”，无疑纠正了这种偏差。为保持功能性原则的弹性，最高法院并未主张直接根据实用专利认定功能性，但其在功能性认定中的证据地位被提高了却是不争的事实。