最高法院对殷伍德案的影响及其与特拉菲克斯案的关联

莫顿诺维奇案判决后三个月，最高法院审理了涉及品牌处方药外观的殷伍德案。功能性并不是该案的争点，法院也并未针对功能性问题作出认定，而只是在注释中提到，“如果特征对产品的用途或目的是必不可少的，或者影响产品的成本或质量，则其是功能性的”^[63]。“或者”这一连词的使用表明，特征满足两个条件中的任何一个就应被认定为是功能性的。该标准后半句中的“必不可少”可以有两种不同的理解，既可以将之理解为特征对于产品发挥作用是“必不可少”的，也可以将之理解为特征对产品参与市场竞争是绝对必需的。^[64]后者无疑是比“竞争所需”更为严格的要求：“竞争所需”关注商标保护是否会不恰当地阻碍竞争，并不要求证明绝对的必要性，存在少量替代设计的情况下，特征可能是“竞争所需”的，但却不是“必不可少”。后来，最高法院在2001年的特拉菲克斯案中，称殷伍德标准为“传统规则”，并否定了“竞争所需”标准在实用功能性案件中的适用。可见，其是从第一种意义上理解“必不可少”的，即特征对产品成其为产品，对其运转、发挥作用是必不可少的。殷伍德标准的后半句是较为宽泛的表述，“影响产品的成本或质量”并不是很高的要求，严格按照字面意思运用后半句会使得几乎所有特征都是功能性的，这似乎重新肯定了《侵权法重述》的标准。在实践中，被告总是会试图证明其所复制的特征“影响产品的成本或质量”，使殷伍德标准的后半句成为实际上主导功能性分析的标准。

如前所述，殷伍德标准的前后两个部分宽严程度不同，很多特征都会影响产品的成本或质量，但却远远算不上是“必不可少”的。在实践中，被告显然会主张适用后半部分，导致前半部分形同虚设。加之功能性并非殷伍德案的争点，最高法院并未专门针对该问题作出判决，而只是在一个注释中提及了上述标准，故其并未产生实质性的影响。殷伍德标准的后半部分重新肯定了《侵权法重述》的标准，似乎是要纠正莫顿诺维奇案对替代设计的过分强调，但终因其自身的矛盾和不明确而未取得任何果效。各巡回上诉法院在其与莫顿诺维奇案之间大多追随了后者，仅依据替代设计认定功能性。

在1984年的西西里案中，第五巡回上诉法院认为，功能性的认定最终取决于，特征的保护是否“阻碍竞争或侵犯他人销售产品的有效竞争的权利”，原告瓶子的特别设计也许可以实现产品制造者所要求的功能，但这并不因此使其成为法律功能性的，除非“该设计是数量有限的同样有效的选择之一”，否则赋予其商标保护不会不适当地阻碍竞争。在该案中，法院援引了莫顿诺维奇案，但没有提及殷伍德案。^[65]在1987年一起涉及防雨外套设计的案件中，第二巡回上诉法院援引了殷伍德案，但忽略其后半句，只关注了使用原告的设计是不是竞争所需的。^[66]此外，第七巡回上诉法院虽援引了殷伍德案，但认为其只是附带意见^[67]；第十巡回上诉法院持同样的观点，认为殷伍德案的界定并不是有约束力的先例，最高法院只是作为附随意见笼统地谈到了功能性的认定标准^[68]。这样，从1984年到1987年，第二、第五、第七和第十巡回上诉法院都回避了殷伍德标准，肯定了莫顿诺维奇案所采纳的严格的功能性标准。

这一时期，法院对产品注册为自身的商标进一步放宽。1964年，关税与专利上诉法院首次准许了三维产品（一种矩形的化学结块）作为其自身商标在辅簿上的注册，认为如果没有其他方式识别来源，则商品的整体设计可以识别来源，成为商标。1982年的DC漫画案^[69]与处理容器在其自身上注册的马克莱尼案类似，关税与专利上诉法院需要处理超人、蝙蝠侠等各种卡通形象的素描是否能在展现这些形象的三维玩偶上注册的问题。专利与商标局驳回了注册申请，原因是玩具木偶的图片是对木偶的描述，并且是“功能性”的。在该案中，瑞奇法官一改在马克莱尼案中的观点，认为素描是可注册的。他认为，三维玩具形状事实上是该商标的三维展示，二维素描和使人想起其所代表的卡通形象的超人、蝙蝠侠、小丑等语词标志观念上只是同一三维商标的两个不同版本。既然三维形状已被认为可以在商品自身上注册，没有理由认为产品的二维图片不能同样成为商标。在功能性的问题上，他承认，如果三维玩偶是“法律功能性”的，则玩偶的图片也应该是“法律功能性”的。但是，运用莫顿诺维奇案的标准，该特定形状在玩具的实用或制造等方面显然不具备“优越性”，因此是非功能性的。(www.xing528.com)

长期以来，法院都非常强调专利到期后公众复制权的正当性。在戴斯特案中，虽然法院同样指出，“复制权绝非来自专利法，而是公众根据普通法所固有的权利，除非专利法将其移除”，但也改变了早期的做法，不再采取单独的复制权规则，而将在先专利内化为功能性的认定要素。及至莫顿诺维奇案，法院更是明确将实用专利作为了功能性的证据之一。之所以这样，是因为随着产品特征具备显著性的情形日益增加，法院认识到，复制权规则这种“一刀切”的做法不再恰当，转而将限制商标保护可能出现的反竞争效果的任务交给了功能性原则。值得一提的是，关税与专利上诉法院在20世纪60年代仍非常重视在先专利在功能性认定中的作用，坚持曾受实用专利保护的产品特征不能享有商标权的做法，称实用专利是认定功能性的充足证据，^[70]可以“无可争议”地确立功能性。^[71]

20世纪60年代，法院大多只概括地将功能性界定为“本质上功能性的”、“完全由功能性（实用性）考虑支配产生的”或“实质上实用的或功能性的”，并未对之进行进一步阐释。关税与专利上诉法院的影响是显而易见的，在瑞奇法官的带领下，很多法院放弃了《侵权法重述》的功能性标准，越来越注重产品特征保护对竞争的影响，强调“竞争事实上是否被阻碍是问题的真正关键”，甚至考量了竞争对手是否“有必要”复制产品特征。在摩根戴维案中，瑞奇法官认为，竞争者不复制摩根戴维的酒瓶设计也可以很好地参与竞争，甚至因为反不正当竞争法提供禁止复制的激励，竞争者会有动力开发更富吸引力的瓶子，这似乎也是从复制的必要性的角度来界定功能性的。如果说摩根戴维案还未明确将替代设计作为认定功能性的唯一证据的话，莫顿诺维奇案则在分析中指出，功能性意味着“功能或制造成本（事实上的）上的优越”，优越是根据复制的竞争需求来界定的，由此明确转向了倚重替代设计的“竞争所需”标准。之后，法院愈来愈强调复制的必要性，并最终将替代设计作为了认定功能性的唯一指标。联邦巡回上诉法院曾指出，“如果……特征就事实上的功能而言是实现产品目的最好的，或少数几个最优的设计之一，则竞争将会被阻碍”^[72]。如此一来，功能性的设计必须是“最好的”，或者“少数几个优越的设计之一”，只有在没有替代设计或者替代设计是“少数几个”的情况下才能认定功能性。第七巡回上诉法院也曾将功能性解释为“优越的或最佳的”^[73]，后来又对这种做法进行了修正。因为如果“优越的或最佳的”和“没有其（该设计）会昂贵”是一回事，那么这种就方法不会有麻烦，但二者不是一回事。“优越的”意味着没有其（该设计）会昂贵，但“最佳的”则暗示除非争议特征是可能达到某种结果的最好方法，否则就不是“功能性”的。法院最终认为，无论特征是不是最佳的、优越的或者必不可少的，“如果要避开某设计会昂贵或者没有它会昂贵，则该特征就是功能性的”^[74]。这种方法似乎比联邦巡回上诉法院“最好的或少数几个优越的设计之一”的方法更为宽松。