摩根戴维案：关税与专利上诉法院对《侵权法重述》的重大影响

1964年的摩根戴维案标志着与关税与专利上诉法院对《侵权法重述》标准的进一步放弃。该案涉及一个独特的酒瓶在酒类商品上的注册申请，瓶子设计当时仍受外观设计专利保护。审查员以不具备显著性为由驳回了注册申请，商标审理与上诉委员会则认为，这一认定是错误的，但同时指出，即便该酒瓶具备了显著性，作为法律问题外观设计的客体在外观设计保护期限内不应在主簿上注册。因此，在诉讼中，争议的问题就成了处于外观设计保护期内的特征可否受商标保护。对此，关税与专利上诉法院指出，“恰好出现在设计专利到期后的商标权或反不正当竞争法上的权利并未‘延伸’专利的垄断权。二者根据不同的法律，依据不同的原因各自独立存在，一个到期对另一个的存续没有任何法律影响。专利垄断权到期后，其就到期了。商标权并没有延伸专利权。我们并不知道任何专利的法律、规则或其他规定确保他人对到期专利权的客体享有复制权。专利到期仅仅意味着专利权人根据专利法所产生的排他权的结束。……我们怀疑专利权应该到期以不‘延展’商标权的观点”^[48]。可见，在关税与专利上诉法院看来，无论是到期之后的还是仍在保护期内的设计专利，与商标保护都不存在冲突。

审查员认为，摩根戴维的酒瓶是美学上吸引人的，设计专利的存在本身足以证明装饰功能性。瑞奇法官则不同意，“即便特定设计背后隐藏着某些美学要素，其对商品的使用丝毫不是必不可少的……剥夺公众在销售酒类和其他相关商品中复制摩根戴维瓶子的权利既没有阻碍竞争，也没有剥夺商品（瓶装酒）有实质性价值的东西”^[49]。因此，“不复制摩根戴维的瓶子设计也可以满足竞争者对现实的或想象的酒瓶的需求；相反，如果根据反不正当竞争法提供禁止复制的激励，那么竞争者或许会通过使用更富吸引力的瓶子设计而在竞争中取胜”^[50]。法官权衡了允许他人复制的利益与公众可能被混淆所带来的成本，并认为后者更重要，“从政策上考虑，针对像本案中的酒瓶那样的任意性设计，与售卖者避免在商业中不被混淆的权利相比，剥夺公众的复制权是无关紧要的”^[51]。

该申请后被发回到专利与商标局，以审查瓶子设计是否具备显著性这一事实问题。大约同一时期，最高法院审理了希尔斯案^[52]和科姆帕克案^[53]，判决根据联邦最高权威和联邦专利法所体现的政策目标，如果产品没有被授予联邦专利权或版权，而处于公共领域时，不能根据各州的反不正当竞争法禁止复制这些产品。据此，在该案重审中，专利与商标局以没有获得“第二含义”为由驳回了注册申请，并认为，希尔斯案和科姆帕克案排除了该容器注册的可能性，因为授予商标权意味着酒瓶在外观设计专利到期，进入公共领域后仍然可以获得保护。^[54]关税与专利上诉法院不赞同这种观点，再次肯定了外观设计与商标共存的正当性。其依据在于，希尔斯案和科姆帕克案处理的是，州反不正当竞争法禁止复制未受专利保护的产品设计与联邦专利法之间的冲突问题，并不意味着联邦专利法与联邦商标法之间也存在冲突。摩根戴维案最终认定，外观设计专利与商标权之间并不冲突，再次否定了戴斯特案仅根据专利权自身的存在排除商标保护的做法。(www.xing528.com)

这一时期，其他巡回上诉法院受关税与专利上诉法院的影响，纷纷放弃《侵权法重述》的实用性标准，曾判决杰西潘尼案的第八巡回上诉法院即是其中之一。在涉及“谷物或散装货物半挂拖车”的商业外观案件中，第八巡回上诉法院援引戴斯特案认为，“在各个案件中，关键问题是禁止复制是否会阻碍竞争”，禁止复制该设计不会影响被告在市场中的竞争地位，因此是非功能性的。^[55]运送谷物或其他商品的半挂拖车显然是有用的，如果沿用杰西潘尼案所运用的《侵权法重述》标准，则其毫无疑问会被认为是功能性的。同样地，曾在早期运用过《侵权法重述》标准的第三巡回上诉法院也深受联邦巡回上诉法院的影响。在1981年的基恩案中，第三巡回上诉法院指出，严格的“竞争所需”标准是“关于功能性的不必要的狭隘观点”，“仅仅因为存在‘被告可以使用的，且一样有效’的其他形状和设计，并不能就据此认定非功能性”。法院解释道，重要的问题是存在多少同样有效的替代设计，因为“与其所要安装的建筑类型匹配的照明设备的结构或形状数量有限，对照明设备设计的选择不像对酒瓶或烟灰缸的选择”，地区法院认为竞争会被阻碍并不是明显错误的。^[56]可见，法院认为，仅仅存在替代设计并不能认定非功能性，功能性的认定应取决于替代设计是不是“数量有限”的，这无疑是暗示根据替代设计就足以认定功能性，不需要考虑其他因素。