戴斯特案与莎士比亚案的关联

1961年的同一天，瑞奇法官代表关税与专利上诉法院作出了两个关于功能性原则的转折性的判例。在戴斯特案中，申请人试图注册净化煤炭用的长菱形摇动工作台，其有别于常用的长方形工作台，具有显著性。审查员认为，长菱形的形状是功能性的，并据此驳回了注册申请。商标审理与上诉委员会认为，作为申请人产品构成部分的长菱形设计“毫无疑问”是功能性的，而且，“因为申请人的集中洗煤装置是根据到期专利和仍在保护期限内的专利制造的，该领域的其他人在专利到期后有权制造类似的长菱形形状的装置”。案件最后上诉至关税与专利上诉法院，在其分析中，瑞奇法官指出了商标法四个“不言自明的道理”：（1）商标使得人们判断商品是否来自同一来源；但并非所有能够使得人们识别来源的都是商标；（2）商标区分一个人的商品与他人的商品；但并非所有能够区分商品的标志都将作为商标受到保护；（3）某些商标是受保护的语词或结构，因其已经获得了“第二含义”；但并非每个具备事实上的“第二含义”的语词或结构都可以作为商标受到保护；（4）完全由功能性（实用性）考虑支配产生的特征也许不能作为商标受到保护，但是仅仅具备某种功能不是否定保护的充分原因。^[41]瑞奇法官认为，对争议设计的商标保护的确会造成申请人对摇动工作台外形潜在的永久性垄断权，但仅仅这种担心并不足以解决问题，关键是看法律是否允许这样的垄断权。

在该案中，瑞奇法官再次强调了公众复制权的重要性，但却对其作出了新的定位。瑞奇法官明确指出，“一般法律所支持的社会经济政策是通过各种合法手段鼓励竞争，其中包括复制权（广义上的复制权），除非复制被版权或专利合法地禁止”^[42]。在他看来，复制权绝非来自专利法，而是公众根据普通法所固有的权利，除非专利法将其移除，版权亦是如此。“当对公众权利的入侵结束时，公共权利继续存在，并没有新的权利产生。我们认为，该案完美地诠释了我们所说的不能获得法律所认可的‘第二含义’或者不能成为商标的功能性或实用性形状，因为这样一个简单的原因：在没有专利保护的情况下，公众有权复制该形状，享受其带来的好处。”^[43]在此，到期专利与功能性的认定被连接在了一起，虽然并不是以一种直接、显见的方式，因为法院并未明确将实用专利作为认定功能性的证据。在另一处，法院又指出，“既然根据宪法第1条第8款规定的原则，版权或专利必定是有期限限制的，我们并不真的关心要求无期限的商标权的当事人是否享有或曾经享有专利保护，或者这种保护是什么。因此，没有理由考虑上诉人的专利权，除了其会成为……功能性的证据”^[44]。这样一来，专利权的存在明确作为了功能性的证据，同时，也正是这种“没有理由考虑上诉人的专利，除了其会成为……功能性的证据”的论断，为后来联邦巡回上诉法院轻视在先专利证据，彻底转向“竞争所需”标准提供了可能性。

在功能性的认定上，该案虽引用了《侵权法重述》及其之后的判决，但却作出了微妙的转变。如前所述，瑞奇法官指出，尽管《侵权法重述》将功能性等同于实用性，摇动工作台的形状注册的条件，并不是“该形状完全无用”，“完全由‘功能性’（实用性）考虑支配产生的特征也许不能作为商标保护，但是仅仅具备某种功能不是否定保护的充分原因”。可见，法院将功能性特征界定为，“完全由功能性（实用性）考虑支配产生的特征”，但并未对之作出进一步说明。在此，法院只是指出，证据表明摇动工作台长菱形形状具有高度有效的净化处理效果，“根本上和实质上是由功能性或实用性考虑支配产生的”，因此是功能性的。

该案对功能性与显著性的关系有了进一步阐释。法院指出，“不是每个具备事实上的‘第二含义’的语词或结构都可以作为商标受到保护”，“对某些语词和结构，法院永远不会适用‘第二含义’原则来创设垄断权。这样做的真正原因不是它们不能或没有向消费公众指示来源，而是因为有另外的更重要的禁止垄断权，维护公众复制自由的公共政策”^[45]。可见，虽然法院已经意识到显著性与功能性是独立的两个问题，但在处理功能性时却仍然在对比“显著性”这一概念，将对功能性特征的消费者认知归结为“事实第二含义”。这实际上是无视消费者将标志作为来源指示的证据，径自推定功能性抵消显著性。(www.xing528.com)

在紧随其后的莎士比亚案中，关税与专利上诉法院否定了原告对钓竿从头到尾的螺旋外观的注册申请。螺旋设计在钓竿操作中并不起到任何作用，也不具有重要的美学吸引力，但其是运用享有专利的方法制造的结果。法院认为，即便螺旋标志自身是非功能性的，将之作为商标保护也会破坏专利法的完整性。瑞奇法官指出：“我们必须将该工艺及其产生的产品当作最终会在公共领域中对待，即使其现在不是。如果螺旋外观被作为商标，那么商标权人会拥有一项潜在永久性的垄断权，阻止他人使用可以生产出该外观的工艺，或者迫使他们费时费力将其移除。”^[46]

有学者认为，戴斯特案与莎士比亚案采取了所谓的“竞争所需”标准。^[47]笔者并不赞同这种主张，法院在功能性认定中的确采取了与《侵权法重述》不同的界定，明确了仅仅具备某种实用性并不能成为否定保护的理由，但却并未考察他人是否“有必要”复制以参与竞争。而且，两个案件中法院不仅考虑了商标保护对自由竞争的影响，也将到期专利作为功能性的证据，关注了其对专利制度的破坏。