《侵权法重述》的前情介绍

（一）商标“分离原则”

在对标志进行保护的早期，法院从词源学的意义上区分了所谓的“专门商标”（technical trademarks）和“营业名称”（trade names），前者必须是臆想的、虚构的、任意的，通过商标侵权诉讼来保护；而后者则是描述质量、属性的或通用的语词，以及地理名称、人名等，只能在不正当竞争诉讼中受到保护。^[4]直到19世纪晚期，只有具备固有显著性的语词和图形才能作为“专门商标”受到保护。出于对自由竞争的担忧，实用产品特征的商标地位一直未获承认。但是，法院最初所依据的理由既非“功能性”，也非“显著性”，而是要求商标必须与产品从物理上相分离的“分离原则”，这实际上是从根本上排除了产品或其包装商标保护的可能性。

早在1877年，就有法院指出，“商标总是表明来源或所有的……不同于使用标志的商品自身的东西”^[5]。在1886年的戴维斯案中，卡彭特法官也阐释道：“我不认为商品自身或者各种各样包装的方法可以作为商标进行注册。在我看来……商标必定是除了商品之外、与商品分离的其他东西。”^[6]在1927年一起涉及轮胎面式样的案件中，法院判决“货物本身不是也不应该是商标”，因为“其构成了产品整体有用的、功能性的部分”^[7]。1930年，关税与专利上诉法院甚至指出，具备实用性的商品结构不是商标保护的对象，是“得到很好地解决了”的。^[8]这种方法在随后的案件中也多次被认可。^[9]早期法院所坚持的商标与商品之间的“分离政策”可以看做是功能性原则的起源，目的在于维护自由竞争，担心“盛装商品的包装的样式和材料……会很快被经营者占用并据为己有，直到有一天，比其他人都更大胆的人指向更根本的东西，要求对商品上简单的牛皮纸和细绳享有财产权”^[10]。

1946年通过的《兰哈姆法》^[11]对商标的界定是，“标志其产品并将之与他人制造或销售的产品相区分，以表明商品来源……的任何语词、名称、符号、装置或其组合”^[12]。在现实生活中，人们可能使用几乎所有能够传达意义的东西。按照字面意思来看，应该从非常宽泛的意义上来解释“装置”一词，产品结构或特征等“装置”当然可以成为商标。但事实上，《兰哈姆法》生效后，产品特征的商标地位在美国并未立即得到承认，专利与商标局仍沿袭了实用产品不能注册的传统规则，这种状况一直持续到20世纪60年代。例如，在1952年的矿业与制造业公司案^[13]中，专利与商标局就判定，透明胶带的雪橇形状的固定架不能在主簿上注册，因为其不属于《兰哈姆法》所界定的范围。直到1960年，关税与专利上诉法院仍然认为，《兰哈姆法》的界定并非意在改变从前判例法所认可的商标概念。^[14]

20世纪50年代末，随着产品特征越来越多地被识别为来源指示，美国专利与商标局开始改变立场，放弃绝对排除产品自身注册的做法，转而将问题归结为“显著性”。这首先体现在1958年的海格案中。在该案中，专利与商标局批准了一种箍缩瓶在苏格兰威士忌上的主簿注册，并指出：“根本问题不是容器能否在主簿上注册，而是其所展现的是不是商标，即是不是能够识别申请人的商品并将其与他人商品相区分的标志或装置。”^[15]1960年的马克莱尼案认可了海格案的方法，再次将容器是否能够注册的问题归结到“显著性”的认定上。在该案中，瑞奇法官引用大量判决商品图形表征不能作为商标注册的先例，称“我个人怀疑商品整体可以成为其自身的商标”，并阐释道：“如果商品的图片是商品的描述，则商品对其自身而言更是描述性的。商品可以描述自身听起来或许有些荒谬，但却并不比商品可以是其自身的商标的论点更荒谬。”^[16]在此，瑞奇法官实际上是运用了通常适用于传统的语词商标的“描述性”这一与显著性相关的概念解决了产品特征是否能在该产品自身上注册的问题。在1958年的胶合板案中，法院也指出，功能性的产品结构不能获得在该产品上产生专有权的第二含义，否则制造者或销售者可能以商标注册为由获得对该结构的永久垄断权，对公众造成严重的危害。^[17]从坚持产品与商标绝对分离到将产品自身的注册归结为显著性，意味着美国对产品特征的保护逐渐持开放的态度。

（二）产品特征的反不正当竞争保护(www.xing528.com)

虽然产品包装、容器等特征的商标地位未得以确立，但现实中那些与常见的外观显著不同的产品设计仍然可能是具备显著性的。尤其是考虑到，随着在商业实践中的长期使用，消费者很有可能将特定产品外观与单一来源相联系。随之而来的问题是，如果竞争者复制了该特征并且未能提供区分其产品的其他手段，则消费者可能会被混淆，这对消费公众、对设计使用者都是不公平的。^[18]因此，产品特征虽然无法获得商标地位，但只要证明获得了显著性，且他人的复制可能导致消费者混淆，仍可以根据不正当竞争法中的“假冒之诉”获得救济。

同时，法院也意识到对产品特征过于宽泛的保护可能带来损害：禁止竞争者复制某些产品特征会妨害自由竞争，阻碍消费者获得更质优价廉的产品。为了避免这种有害竞争的结果出现，有必要对“假冒之诉”加以限制，即如果被告可以证明是为了竞争需要复制这些特征，则“假冒之诉”不成立。^[19]在乔治案中，法院禁止被告制造、销售仿制原告面包大小、形状、颜色和整体视觉特征的面包，尽管被告是以不同的名称和包装在销售。法院认为，“面包有无数种形状和大小，无数种颜色和独特的表面”，没有证据表明被告需要使用原告面包特征的组合。^[20]在一个涉及剃须刀刀头设计的案件中，法院指出，被告在没有必要的情况下故意复制了原告刀头中的非功能性特征，“原告的刀头要正常发挥作用，放置刀头的位置并不必然是圆柱形的。任何其他形状与圆柱形形状同样有效……该特征对装置的实际运作不是必要的，可以在不减损装置有效性的情况下被改变”^[21]。

另外，法院也意识到对产品特征的保护可能会危及专利制度。实用产品特征应该受专利法保护，“假冒之诉”相当于以反不正当竞争法为幌子授予了永久性的类似专利的保护，会破坏专利法有期限限制的制度设计。事实上，在早期阶段，法院非常注重产品特征的保护对专利制度的影响，一概否定了在先专利所覆盖特征的保护。在弗拉格案中，原告试图禁止被告销售模仿其设计特征的古筝。尽管被告故意复制了原告乐器的所有关键性特征及很多非关键性特征，法院驳回了原告的诉讼请求，因为其古筝不享有专利权。法院指出，被告和原告一样享有制造该样式古筝的权利，可以模仿原告乐器弦、主体形状的设计。在没有专利权的情况下，制造的自由不应该以防止不正当竞争的名义被阻碍。^[22]在1896年的星格案中，最高法院肯定了专利到期后公众的复制权，“随着专利保护期限届满，专利所产生的垄断权不再存在，制造专利先前覆盖的产品的权利成了公共财产是不证自明的。这正是专利权授权的前提条件。随着专利到期，以专利先前所保护的方式制造机器的权利理所当然移转给了公众。因此，我们无须进一步考察被告制造其机器的方式，就可以驳回（原告的诉讼请求）”^[23]。在该案中，法院并非依据功能性原则否定受在先专利保护的特征，而是直接依据了专利到期后公众的复制权。在1918年的小麦片公司案中，原告的小麦片饼干是到期外观设计专利保护的对象，法院指出，“无论原告认为对其保护多有必要，都无法确立任何禁令，其结论性原因即是专利这种排他权到期了”^[24]。在1938年的凯洛格案中，最高法院再次强调专利权的保护对象随着专利到期而落入公共领域：“原告没有销售枕头形状小麦片饼干的独占权，该形状已经是公众所周知的。……随着专利到期，该形状被归于公众。……凯洛格公司可以自由使用枕头形状，只是附有将其与原告产品相区分的义务。”^[25]在判决的末尾，法院说道，“而且，枕头形状应该被自由使用还有另外的原因。该形状是功能性的证据是有说服力的：如果采用其他形状成本会增加，质量也会下降”^[26]。

在这一阶段，法院并未严格区分功能性原则的两项政策基础，常常既探讨产品特征的不正当竞争保护对竞争的影响，也关注其对专利制度的影响。在一个早期的案例中，法院就从自由竞争和专利制度两个方面否定了对功能性特征的保护：在没有专利保护的情况下，没有人可以垄断或排除他人对确保产品成功运转或者实现、促进……效率的机械装置的使用。仅仅证明样式、尺寸或整体外观本身的相似性，并不能确立反不正当竞争。这种相似性构成争议商品常见的或典型的要素，尤其是当其似乎来自于与商业成功中重要的物理要求一致的努力，并且不是被用来歪曲商品来源，反不正当竞争的原则不能被用来剥夺他人使用的自由。^[27]教皇自动售货公司案亦是如此，法院先是指出商标保护对自由竞争的影响，“简言之，原告使用了最有效率和最经济的机械的结合形式……没有一点多余的物质是为了装饰或区别。……如果要求被告使用方形或六边形的而非圆柱形的外壳表面，则额外材料和劳动力的成本考虑也许会阻碍他们与原告在制造、销售同样的装置方面相竞争”。接下来，法院谈到了对专利制度的影响，某制造商对产品操作的有效性，样式的简洁化作出改进，且这种改进没有通过专利而享有垄断权，“如果其可以通过不公平商业诉讼阻止其他只是试图分享未受专利保护的实用性带来的好处的制造者……那他就无缘无故地被赋予了一种在期限方面不是17年而是永久性的，比不能获得的专利更有效的垄断权”^[28]。