功能性原则适用的对象范围

（一）立体商标

立体商标是涉及功能性问题最常见的类型，大多数国家的商标法对功能性问题的规定，甚至仅限于立体商标。欧盟《商标条例》第7条“驳回的绝对事由”中，对功能性的规定都是针对“形状”：完全由以下形状构成的标志：（ⅰ）由商品自身的性质所产生的形状；（ⅱ）为获得技术效果所需要的商品形状；（ⅲ）使商品具有实质性价值的形状。受此影响，《德国商标法》和《英国商标法》在第3条第2款作了几乎相同的规定。^[25]《日本商标法》第4条第1款第18项也规定，为确保商品或者商品包装发挥的功能所必需的立体形状构成的标志不能获得注册。我国《商标法》第12条也有类似规定：以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需要的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。与上述国家和地区将功能性的适用对象规定为立体标志不同，美国《兰哈姆法》禁止整体上是功能性的标志在主簿上的注册，^[26]并没有限于“形状”。

立体标志有不同的类别，并非所有的立体标志都与功能性问题相关。欧盟《商标局为协调内部市场关于程序的指南（商标及设计）》（下称《商标及设计指南》）将立体商标分为三种，即与商品自身无关的形状、由商品自身构成的形状及包装或容器的形状。^[27]台湾地区商标法将之分为下列五种：（1）商品本身之形状；（2）商品包装容器之形状；（3）立体形状标志（商品或商品包装容器以外之立体形状）；（4）服务场所之装潢设计；及（5）文字、图形、记号或颜色与立体形状之联合式。^[28]我国学者则将立体商标分为四种：与商品无关的普通立体外形、商品包装的外形、商品本身的外形、商品一部分的外形。^[29]这些分类大致都区分了与商品无关的形状与商品自身或其包装的形状，前者如劳斯莱斯引擎盖上的墨丘利女神像、麦当劳的立体人像，因其与所欲注册的产品是相分离的，赋予商标保护不会妨害他人采用其他形状并参与竞争，通常不会被认定为是功能性。例如，功能上具有优势的路标如果在餐饮服务上申请注册通常不会被认定为是功能性的，即使该路标曾受发明或实用新型保护；但如果该路标寻求在自身上注册，则发明或实用新型的存在或许就足以认定功能性。

（二）颜色商标

颜色也可能是功能性的。首先，颜色可能具有实用性。产品的自然颜色可能使得产品制造成本较低，如红色墨水的红色或牛奶的白色，这种情况下赋予颜色商标权会使得竞争者成本增加，甚至使得他人不可能制造同样产品。颜色还可能在实用方面具有优势，如红色通常具有警示作用，发动机的黑色虽然不能降低成本或提高质量，却可以使得发动机看起来更小并与周围其他颜色相匹配。其次，颜色也可能具有美学优势，某种颜色可能会为消费者带来其他任何颜色都无法达到的审美上的愉悦，影响商品的销售。美国法院就曾判决，农用拖拉机的绿色是消费者购买这些农用机械的重要原因，因此是功能性的。^[30]

（三）其他新类型商标

除上述标志外，功能性原则还可能适用于其他非传统标志，如声音、味道、气味等。美国商标审理与上诉委员会曾驳回个人安全报警器正常操作过程中发出的响声的注册申请，因为其对产品的使用或目的是必不可少的；^[31]也曾因为橙味可以掩盖药物不好的味道而判决其对于药品是功能性的。^[32]美国《商标审查指南》要求审查员在气味商标申请中考量功能性原则，如某种气味申请为空气清新剂的商标可能就是功能性的。目前，美国、欧盟、日本等国家和地区已认可动态商标，欧盟就曾依据功能性驳回过动态商标申请。意大利兰博基尼汽车有限公司曾就一个动态标志向欧共体内部市场协调局（OHIM）提出商标注册申请，标志是关于一个独特的车门的动态安排，门绕着一个可转动的轴向上旋转，这与常见的车门水平的横向旋转不同。该申请被驳回的理由之一是，标志由三维形状组成，汽车车门并不是无限可生产的，从产品技术功能的角度而言该形状是必需的。兰博基尼公司则认为，欧盟《商标条例》所规定的功能性情形只适用于产品形状，不应适用于动态标志。欧共体内部市场协调局第一上诉委员会否定了这种主张，判决标志的动态画面涉及产品的形状或技术安排，本质上是三维的。可见，通过扩张解释，欧盟也将功能性原则适用于动态商标。(www.xing528.com)

（四）服务商标

功能性原则是否适用于服务商标，如果适用，那么是否应采纳与商品商标同样的标准目前还不明确。美国《商标审查指南》规定，服务商标申请中审查员也可能根据功能性原则驳回，虽然这种情况并不常见。^[33]在涉及船用热交换器的二维设计申请注册为该产品订制服务的商标的案件中，商标审理与上诉委员会判决其不是功能性的，尽管这种热交换器曾受实用专利保护。商标审理与上诉委员会指出，异议人没有讨论在涉及定制制造服务的情形时，是应该仍然将特拉菲克斯案的功能性标准^[34]适用于购买服务所产生的产品，还是应关注寻求注册的二维设计的使用对提供相同服务的任何人而言是不是必不可少的，或者是否会影响服务的成本或质量。商标审理与上诉委员会认为，异议人未能证明应将现存法延伸至涵盖本案的情形，但称本案“并未完全排除将特拉菲克斯案延伸至服务商标，如果未来案件的案情使得这种延伸是正当的”^[35]。由此看来，美国在服务商标申请中对服务所产生的产品是否适用功能性原则态度是开放的。但是，将产品设计注册为产品自身的商标，与将产品的二维素描申请为使用在标签、邮购目录、传单等之上的服务商标不同，究竟应判断形状对服务的提供的影响，还是判断形状对服务所产生的产品的影响，商标审理与上诉委员会并未给出明确答案。可以肯定的是，商品商标与服务商标功能性的认定标准似乎是不同的，否则按照美国商标审理与上诉委员会的通常做法，特征曾受实用专利保护已足够认定功能性。

（五）图形、语词商标

从上述船用热交换器案可知，美国认可功能性原则适用于三维产品的二维图形，这与欧盟的做法是一致的。欧盟《商标及设计指南》规定，“由产品自身形状的表征构成的三维标志的判例法，对于产品的二维表征或其要素构成的图形标志也是相关的”^[36]。这是因为，允许平面标志的注册同样可能阻碍他人对产品自身的复制，他人生产的产品很可能会与平面标志之间构成近似。

此外，有学者主张功能性原则可以适用于语词标志。^[37]笔者认为，语词是否可以受到商标保护用显著性认定的规则即可解决，没有必要求助于功能性原则。尽管诸如“易碎”、“使用前摇匀”等语词的确传达了“功能性”的信息，但这些信息并未直接产生任何技术、物理意义上的实用效果，也很难想象消费者会因为受语词本身美感的吸引作出购买决定而是美学功能性的。“易碎”、“使用前摇匀”等语词通常不会为普通消费者指示来源，而会被视为是描述性的，运用显著性概念足以排除其商标保护。

综上所述，功能性原则可能适用于立体商标，颜色商标、听觉、嗅觉及味觉商标，甚至服务商标、动态商标、二维商标等。尽管如此，对功能性原则最广泛、最具实际意义的讨论仍然集中于立体商标，即产品形状、结构、包装等特征的商标保护，这也是本书所关注的重点。