专利法第二次修订及优化方案

自1993年后，我国的专利制度中又出现了一些新情况、新问题。它们主要是：（1）经过第一次修订后的《专利法》的许多规定与国有企业的改革和政府机构的改革不大适应；（2）现实情况要求进一步完善专利保护制度；（3）专利审批和专利纠纷的处理周期过长，影响专利申请人和专利权人及时获得保护；（4）我国已经加入了《专利合作条约》和即将加入世界贸易组织^[12]，当时正在施行的《专利法》需要与条约的有关规定相衔接。因此，2000年8月25日全国人民代表大会常务委员会通过了《专利法》第二修正案。该修正案的主要内容是：

（一）修改了与国有企业改革、行政管理体制改革精神不相适应的有关规定

原《专利法》第6条规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的职务发明创造，申请专利的权利属于该单位；非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人，申请批准后，全民所有制单位申请的，专利权归该单位持有；集体所有制单位或者个人申请的，申请权归该单位或者个人所有。”“在中国境内的外资企业和中外合资经营企业的工作人员完成的职务发明创造，申请专利的权利属于该企业；非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人。申请被批准后，专利权归申请的企业或者个人所有。”“专利权的所有人和持有人统称专利权人。”第二修正案对此作了修订。另一方面，原专利法第10条第2款、第4款规定：“全民所有制单位转让专利申请权或者专利权的，必须经上级主管机关批准。”“转让专利申请权或者专利权的，当事人必须订立书面合同，经专利局登记和公告后生效。”按照社会主义市场经济的要求和转变政府职能的原则，政府主管部门不必也不宜干预属于国有企业自主权范围内的转让专利申请权或者专利权的行为。因此，第二修正案删去了原专利法第10条第2款；将第4款改为第3款，并修改为：“转让专利申请权或者专利权的，当事人必须订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。”另一个问题是，原专利法第14条规定的内容充分体现了中国特色社会主义性质，十分重要，但有些用词不十分恰当，故也作了适当修改。

（二）进一步完善专利保护制度

1.增加规定不经专利权人许可，他人不得“许诺销售”（Offering for sale）其专利产品的内容

“许诺销售”是以做广告、在商店货架或者展销会陈列等方式做出销售商品的意思表示。《知识产权协议》明确规定，专利权包括未经专利权人许可，他人不得“许诺销售”其专利产品的内容。因此，“第二修正案”给专利权人增加了“许诺销售权”。

2.将专利侵权纠纷可以由管理专利工作的部门处理明确为可以由省级人民政府管理专利工作的部门调解处理

原专利法第60条第1款规定：“对未经专利权人许可，实施其专利的侵权行为，专利权人或者利害关系人可以请求管理专利工作的部门进行处理，也可以直接向人民法院起诉。管理专利工作的部门处理的时候，有权责令侵权行为人停止侵权行为，并赔偿损失；当事人不服的，可以在收到通知之日起3个月内向人民法院起诉；期满不起诉又不履行的，管理专利工作的部门可以请求人民法院强制执行。”根据民法的一般原则，专利侵权纠纷作为民事纠纷，原则上应当通过司法程序解决。但是，由于专利侵权纠纷涉及比较复杂的技术问题，管理专利工作的部门又比较熟悉，从方便当事人考虑，省级管理专利工作的部门根据当事人的请求，对专利侵权纠纷进行调解是可以的；如果当事人对调解处理不服，可以向人民法院起诉。鉴于此，该法“第二修正案”对此进行了修改。

3.增加规定发明专利申请公布后、专利权被授予前使用该发明未支付适当使用费引起争议的诉讼时效

原专利法规定了专利权被授予后专利侵权纠纷的诉讼时效，没有规定发明专利申请公布后、专利权授予前使用相同主题发明未支付适当使用费引起争议的诉讼时效。为了更好地保护专利权，“第二修正案”专门规定了这种纠纷的诉讼时效。

4.增加规定实用新型专利权人在主张权利时，出具检索报告

增加规定实用新型专利权人在主张权利时，法院或者省级人民政府管理专利工作的部门可以要求权利人出具由国务院专利行政部门做出的检索报告。按照原《专利法》规定，专利申请受理审查机关对实用新型专利申请不进行实质审查。为了维护公众利益，防止不法分子恶意申请实用新型专利，妨碍他人正常的生产、经营活动，“第二修正案”规定：专利侵权纠纷涉及实用新型专利的，权利人主张权利时，“人民法院或者省级管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门做出的检索报告。”

5.增加规定确定专利侵权赔偿额的计算方法

《民法通则》和原《专利法》没有关于专利侵权赔偿额的规定。司法实践中，一些案件虽能认定为侵权，但难以确定赔偿额。为了切实保护专利权人的合法利益，“第二修正案”规定：“侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。”(www.xing528.com)

6.增加规定对假冒他人专利尚不构成犯罪行为的行政处罚

《中华人民共和国刑法》第216条规定：“假冒他人专利，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”假冒他人专利的行为，情况千差万别，并不一定都构成犯罪，但又不能因此而不受任何处罚。因此，“第二修正案”与《刑法》的上述规定相衔接，规定：“假冒他人专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得三倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处五万以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

（三）简化、完善有关程序

1.已在外国申请的，将申请人向该外国提供资料改为检索资料或审查结果资料

在发明专利已经在外国提出申请的情况下，将申请人应当提供该国有关审查资料改为国务院专利行政部门可以要求申请人在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料。

2.取消撤销程序

原专利法第41条规定：“自专利局公告授予专利权之日起六个月内，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，都可以请求专利局撤销该专利权。”第42条规定：“专利局对撤销专利权的请求进行审查，做出撤销或者维持专利权的决定，并通知请求人和专利权人。撤销专利权的决定，由专利局登记和公告。”第44条规定：“被撤销的专利权视为自始即不存在。”第48条规定：“自专利局公告授予专利权之日起满六个月后，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，都可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”显然，原专利法规定的撤销程序和无效宣告程序都是为了纠正专利行政部门的不当授权而设置的。实践证明，撤销程序的作用完全可以通过无效程序来实现。因此，为了进一步简化程序，避免因程序重复导致专利权长期处于不稳定状态，“第二修正案”取消了“专利权撤销程序”，只保留了无效程序。

3.增加规定请求宣告发明专利权无效程序的对方当事人作为第三人参加诉讼

在发明专利权无效诉讼中，请求宣告发明专利权无效程序的对方当事人与诉讼有利害关系。为了保护对方当事人的正当利益，“第二修正案”规定：“人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。”

（四）就处理专利国际申请的问题与《专利合作条约》相衔接

我国已于1994年加入《专利合作条约》，中国专利局是《专利合作条约》的受理局、国际检索单位和国际初步审查单位，应申请人的申请，可能成为《专利合作条约》所称的指定局或者选定局，因而，我国需要就处理专利国际申请问题与条约的有关规定相衔接。因此，“第二修正安”对此作了相应规定。

上述四个方面的内容是本次修改决定的主要内容，除此之外，还有其他许多方面的修改，在此不一一介绍。