专利侵权判定：修理与再造分析优化方案

根据我国《专利法》第69条第1项的规定，专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法所直接获得的产品售出之后，专利权对该产品的效力用尽。此后，专利产品的合法拥有者有权以任何方式使用、处置该产品，专利权人无权干预。这里所说的使用、处置，包括维护该产品，使之处于能够正常使用的状态，例如修理专利产品、更换损坏或者失效的零部件等。这称为“修理”(repair)。如果专利产品的合法拥有者维护其专利产品的行为超过了一定的限度，使之实际上变成重新制造或者组装专利产品，就会构成侵犯专利权的行为，这谓之“再造”。

修理属权利用尽的范围，不构成侵权；再造不在权利用尽的范围，构成侵权。美国关于修理与再造的典型判例(见表6-1)基本上可以分为三类：第一类是认定为“再造”，判令被告承担侵权责任；第二类是认定为“修理”，判令被告不承担侵权责任；第三类是认定为“类似修理”并判令被告不承担侵权责任。从所发生的诉讼案来看，制止再造的真正目的非限制专利产品的合法拥有者修理维护其专利产品，而在于限制为修理维护专利产品而提供零部件的企业的行为或限制其他企业对专利产品的回收利用。专利权人获利的方式不仅包括限制他人未经许可而实施其专利，还包括为其客户提供专利产品的零部件，以维护专利产品的正常使用，特别是在专利产品为耐用品的情况下，这种获利尤为丰厚。当专利产品及其维修、服务形成一定市场之后，就会有其他企业与专利权人相竞争。专利权人则要限制此种竞争。

零部件本身往往并未获得专利保护，专利权人只能通过指控零部件的制造、销售者间接侵犯了其产品专利权。一般而言，间接侵权的成立要以直接侵权行为存在为前提。为此，专利权人须证明专利产品的合法用户采用其他企业提供的零部件替换原有零部件构成了“再造”专利产品的行为，从而直接侵犯其专利权，进而追究零部件提供者间接侵权之责任。这是产生修理与再造问题的由来。零部件的顾客一般就是专利产品的顾客，专利权人提起这种专利侵权诉讼的本意，并非要与其顾客过意不去。正所谓“项庄舞剑，意在沛公”，专利权人针对的是零部件的提供者。[6]

对此类诉讼，美国法院判决的趋势是，严格限制“再造”的认定。因为其强调，专利制度的最终目的不是为专利权人提供尽可能大的经济回报，而是为社会公众带来利益。正如英国知识产权委员会在其《整合知识产权与发展政策》报告中所指出的：不管对知识产权采取什么措辞，我们更倾向于把知识产权当成一种公共政策的工具，它将特权授予个人或单位应当完全是为了产生更大的公共利益。[7]

表6-1　美国关于修理与再造的典型判例

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　　资料来源：闫文军.从有关美国判例看专利产品“修理”与“再造”的区分[M]//专利法研究(2004年卷).北京：知识产权出版社，2004：386-397.(www.xing528.com)

在英国，消费者修理所购买的专利产品受默示许可[8]保护。但当修理产品的行为构成再造时，专利产品的购买者不得以默示许可抗辩专利侵权。专利权人与专利产品购买者约定不得对专利产品进行修理时，默示许可不得适用。但该约定要受到本国竞争法和国内有关专利权限制的相关政策约束，比如专利权穷竭。[9]在一则案例中法院认为，被告的修理行为不受默示许可的保护，简单的修理不构成专利侵权，当修理构成再造时，即制造一个新的轮胎并销售时，构成专利侵权。[10]但在另一案例中，法院认为，即被告的修理行为没有替换原告专利权利要求中每一或全部必要技术，该行为属于修理行为，受默示许可的保护。[11]

在德国，为了维持或恢复惯常使用方式消耗或损坏的专利产品，行为人可对该产品进行修理或回收利用。如果专利产品易消耗部分在该专利产品的使用周期内预期将会被更换，则此种更换合法。但如果此易消耗部分构成专利产品的实质部分，此种修理仍属再造行为。[12]为了界定修理或回收利用是属正常使用，还是构成再造，应作如下考量：影响专利产品性状的修理，是“再造”行为，构成专利侵权；仅仅为了维持专利产品功用的修理，属正常合法使用。微小的修理(更换易耗损的部件)属于正常使用。专利产品被拆分、融化或破坏，其目的是这些部件和原材料能够被再次使用，此种行为一般也被认为是再造。

在日本，修理专利产品的行为，只要不构成再造，则不属于专利侵权行为。[13]法院认为，是修理抑或再造应综合考量以下因素：修理的目的是否是为了维持或恢复专利产品的基本功效，比如更换电池、胶片，或易耗损或已损坏的部件等；被修理后的产品是否与原装正品的性状保持一致；修理或替换的部件是否构成专利产品的实质和核心部分；专利产品的客观性质，包括功能、结构、材料、使用寿命；修理时该专利产品的性状，修理的常用方法；被替换部件的使用寿命，被替换部件的技术和经济价值与整个专利产品的比较。另外，基于公共利益(公共卫生)，日本的法律法规可以禁止对某些专利产品进行修理或回收利用，比如一次性注射器。同时，在日本的报告中，提到了环境保护和促进环境友好型技术的发展。[14]

综上，判定是修理抑或再造，既涉及专利权人的权利范围大小，又涉及专利权用尽理论[15]和默认许可的适用范围，还涉及专利权保护与社会公众利益的平衡问题。[16]专利法的实质是一种整合、协调、平衡专利权人的垄断利益和社会公众利益的制度设计和安排。修理与再造的界定应该从这一实质出发，以实现社会效用最大化。为此，首先应分析专利产品修理/再造中的相关者利益者。简要分析如下：

其一，知识产权人的利益。基于“经济人”的本性，知识产权人总倾向于追求个人利益最大化。无论在早期还是近期的修理/再造案中，知识产权人总是尽可能扩张其权利范围，将修理认定再造，进而主张侵犯其专利权。无论知识产权人在最初出售产品时有无“一次使用”的明确表示，当知识产权人发现对其专利产品的修理/再造产品存在市场需求时，他们往往会从自身利益出发来解释“再造”。

其二，专利产品使用者的利益。一般来说，专利产品使用者自己不会再造专利产品，因为再造往往是一种经营行为，需要场地、设备、技术人员。专利产品的使用者作为普通消费者，他们希望产品可靠耐用、质优价廉，并希望严格解释“再造”。其原因在于：(1)他们在处理其报废专利产品时可获得较高价格。从生活常识可知，如果报废产品只有材料利用价值，回收价格会很低。而当报废产品可以进行再造时，回收价格会高得多。(2)专利产品使用者容易买到性价比高的修理后的专利产品，而不必非得购买知识产权人的高价新产品。

其三，修理/再造厂家的利益。修理/再造厂家和知识产权人是直接的利益冲突双方，双方的权益范围此消彼长。修理/再造厂家希望严格界定“再造”，以避免侵权的风险。但从鼓励创新、保护专利权人的角度出发，必须给予知识产权人足够范围的权益空间，因此修理和再造的划分应适当，必须在知识产权人和修理/再造厂家之间进行平衡，兼顾鼓励创新和环境资源的可持续利用。

其四，公众的环境资源利益。这是修理/再造利益链条中最重要的一环。随着地球上可利用资源的日益减少和环境恶化，环境资源利益是制定各项法律和政策时应考虑的重要因素，在修理和再造的判断上亦不例外。在考虑是否构成再造，以及构成再造，是否构成侵权时，应强调环境资源利益这一全人类的整体利益。