海棠湾法律纠纷：案例分析与优化方案

2010年3月10日，三亚市海棠湾管理委员会(以下简称海棠湾管理委员会)向国家工商行政管理总局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)对李某丰注册的第4706970号商标和第4706493号商标提出争议申请。其主要理由是:①“海棠湾”经过海南省及三亚市政府及社会各界十余年的规划开发，在被申请人李某丰抢注之前已经具有广泛的知名度，被申请人抢先注册了大量他人在先使用的有潜在价值的商标，严重影响了市场秩序和经济秩序，其行为完全符合《商标法》第31条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”;②争议商标违反《商标法》第10条第1款第8项和第11条第1款第2、3项的绝对禁止使用条款规定，不应作为商标使用;③争议商标违反《商标法》第41条第1款的规定。被申请人李某丰答辩称:“海棠湾”不是海棠湾管理委员会的独创，而是被申请人将其作为商标注册，赋予了其商标的意义;被申请人注册商标是为保护自己的劳动成果，不存在恶意;争议商标注册之前，“海棠湾”在不动产管理等服务项目上并没有享有知名度;“海棠湾”不是公共资源，被申请人未侵犯他人的合法权益;申请人关于被申请人是职业抢注人，影响市场秩序和经济秩序的主张不能成立。

商标评审委员会审理查明以下事实:《海南周刊》2009年5月25日刊登的《李某丰抢注独白——我的初衷是保护自己的策划》一文中，被申请人自述了其申请注册本案争议商标等与海南地名、景观、物产有关的商标的起因和利用商标保护制度谋取经济利益的动机。关于争议商标是否属于《商标法》第31条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形，商标评审委员会认为，海棠湾休闲度假区作为三亚市政府规划的重大建设项目，在2005年5月规划之初便已引起媒体和投资人的广泛关注，经媒体对其规划开发内容以及对知名投资人与当地政府接洽合作等情况的集中报道，“海棠湾”在短时间内迅速取得了较大知名度，并在海内外产生了广泛影响。其次，被申请人申请注册大量与海南地名、景观、物产有关的商标的事实以及媒体对其的采访报道证据均证明被申请人申请争议商标并非偶然，被申请人在媒体采访时的自述亦足以印证其正是在明知“海棠湾”使用情况及其知名度的情况下，出于企图利用商标保护制度谋取经济利益的目的申请注册争议商标。因此，被申请人申请注册“海棠湾”商标属于《商标法》第31条所规定的情形。

关于争议商标是否属于《商标法》第10条第1款第8项所指“有其他不良影响”的情形。海棠湾是三亚市政府规划开发的重大建设项目，也是国务院《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》中确定建设的精品旅游景区之一，对海南国际旅游岛的建设具有重大的社会经济意义。作为休闲度假区，房地产的开发利用、住宿餐饮会议服务是其主要内容之一，而被申请人并非该项目的开发主体，在“饭店”等服务项目上注册争议商标势必对该项目的实施产生消极影响，故争议商标属于《商标法》第10条第1款第8项所指“有其他不良影响”的情形。

关于争议商标是否属于《商标法》第11条第1款第2、3项所指缺乏显著特征的情形。将“海棠湾”作为商标使用在“饭店”等服务上能够起到区分服务来源的作用，具有显著性，不属于《商标法》第11条第1款第2、3项所指情形，申请人的有关理由不能成立。

关于争议商标是否属于《商标法》第41条第1款所指“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形。根据在案证据，被申请人作为自然人并无从事饭店、会议室出租等相关生产经营活动的主体资格，结合其申请注册大量与海南地名、景观、物产有关的商标的情况，以及其自述的有关申请注册商标的目的，可以认定被申请人注册争议商标不是以使用为目的，主观动机难谓正当，客观上不仅妨碍政府有关建设项目的实施，而且还会妨碍有正当需求的他人申请此类商标注册，扰乱了商标注册管理秩序，构成《商标法》第41条第1款规定的以“不正当手段取得注册”的情形。

基于上述分析，商标评审委员会依据《商标法》第31条，第10条第1款第8项，第41条第1款、第2款和第43条的规定，作出商评字［2011］第12545号《关于第4706970号“海棠湾”商标争议裁定》(以下简称第12545号裁定)和商评字［2011］第13255号《关于第4706493号“海棠湾”商标争议裁定》(以下简称第13255号裁定)，裁定撤销争议商标。(www.xing528.com)

李某丰不服商标评审委员会于2011年7月4日作出的第12545号裁定和第13255号裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

一审法院认为，根据《商标法》第31条的规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。商标的使用包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。本案中，海棠湾管理委员会主张在争议商标申请日前“海棠湾”商标已经开始使用并已经具有了一定影响，但其在商标评审阶段提交的证据中，海棠湾行政区划编制、规划开发、媒体报道等证据均系在作为乡镇级行政区划的地名或者风景区的意义上使用“海棠湾”，并未与具体的商品或服务相结合起到区分商品或服务来源的作用，不属于在商标意义上的使用。海棠湾管理委员会提交的证据不能证明其在争议商标申请日前已经在不动产出租、饭店等服务上使用“海棠湾”商标。因此，商标评审委员会认定争议商标申请注册之前“他人”在不动产出租、饭店等服务上使用“海棠湾”商标并已产生一定影响所依据的证据不足，其关于争议商标违反《商标法》第31条的规定认定错误。根据《商标法》第10条第1款第8项的规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志，不得作为商标使用。商标标志具有其他不良影响是指该标志或者其构成要素可能对社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。第13255号裁定中所称的争议商标的注册会对相关休闲度假区的房地产的开发利用或特定项目的实施产生消极影响和第12545号裁定中所称的争议商标的注册会对相关休闲度假区的住宿、餐饮、会议服务或特定项目的实施产生消极影响的情形并不属于商标具有不良影响的考虑因素。而且，商标评审委员会也未说明争议商标具有何种不良含义。因此，商标评审委员会关于争议商标具有不良影响的认定属于适用法律错误。

根据《商标法》第41条第1款的规定，已经注册的商标是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。判断商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。本案中，海棠湾管理委员会在商标评审阶段提交的证据均系在作为乡镇级行政区划的地名或者风景区的意义上使用“海棠湾”，由于海棠湾不是县级以上行政区划的地名，不属于《商标法》第10条第2款规定的不得作为商标的情形，且根据《商标法实施条例》第49条的规定，海棠湾作为乡镇一级地名，争议商标专用权人无权禁止他人正当使用，因此仅依据争议商标为地名尚难以认定争议商标的注册会损害公共利益、不正当占用公共资源。第12545号裁定和第13255号裁定认定争议商标的注册客观上会妨碍政府有关建设项目的实施、扰乱了商标注册管理秩序，但并未提交相应的证据予以证明，其认定缺乏事实依据。至于争议商标的注册是否妨碍他人申请此类商标注册，如系损害特定民事权益的情形，应适用《商标法》第41条第2款、第3款及《商标法》的其他相应规定进行审查判断。商标评审委员会也未说明争议商标系是以欺骗手段取得注册。因此，商标评审委员会关于争议商标违反《商标法》第41条第1款的规定的认定错误。

综上，一审法院认为商标评审委员会作出的第13255号裁定和第12545号裁定的主要证据不足，适用法律错误，判决撤销商标评审委员会上述两裁定，由商标评审委员会重新作出争议裁定。商标评审委员会和海棠湾管理委员会不服一审判决提起上诉。北京市高级人民法院经审理认为，一审判决认定事实不清、适用法律错误，依法撤销了一审判决，维持了国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字［2011］第12545号《关于第4706970号“海棠湾”商标争议裁定书》。