1995年,北京市世都百货有限责任公司(以下简称北京世都百货公司)由黄某斌、薛某阳、胡某江、刘某伟、刘某等人共同出资设立,法定代表人为该公司执行董事胡某江。经营范围为:百货、五金、交电、针纺织品等。1997年1月原告向国家商标局申请注册“世都”商标,同年9月21日经国家商标局公告,核准予以注册,1997年12月,该公司取得了“世都”商标所有权。由于经营品种齐全,又占地利之便,“世都”品牌虽还无法与北京百货大楼的“王府井”、东安集团的“东安”等老牌子相提并论,但至少在北京地区是知名度较高的,已成为原告重要的无形资产。1998年胡某江又与他人在北京市门头沟区成立了北京世都同盟商业管理有限公司(以下简称世都同盟公司),经营范围中也有百货、针纺织品等。原告诉称:被告的法定代表人胡某江在原告公司担任执行董事期间,违反公司法规定的竞业禁止义务,与他人共同出资注册了与原告经营范围同类的世都同盟公司,其中胡某江出资400万元,占该公司注册资本的40%,是该公司的最大股东。不仅如此,胡某江还利用在原告公司中担任执行董事和总经理职务的便利条件,在公司其他股东不知情的情况下,于1999年1月擅自将原告的1137805号注册商标——“世都”无偿转让给了由他任执行董事、法定代表人、并占有40%股份的被告公司,严重侵害了原告的合法权益,违反了《民法通则》第58、61条和《公司法》第59、61条的规定。“世都”商标的转让,经过商标管理部门核准,并于当年1月28日予以公告。2000年1月,世都百货公司向北京市第一中级人民法院提起了诉讼。要求人民法院判决:①确认原、被告之间转让1137805号“世都”注册商标的行为无效;②要求被告将依无效转让行为取得的1137805号“世都”注册商标返还给原告。
北京市第一中级人民法院经审理后认为,胡某江作为原告公司执行董事及法定代表人,有义务维护公司利益。但胡某江在既无章程授权,也未经原告股东会同意的情况下,擅自将“世都”商标以口头协商的方式无偿转让给自己占有最大股份的被告公司,给公司的利益带来严重损害,违背了对公司应尽的忠实义务。在实施转让行为时,被告应当知道商标转让是第三人在未经过原告股东会同意的情况下利用职权之便擅自进行的,亦应了解自己无偿受让该商标所给原告造成的巨大损失。在这种情况下,被告为谋取不当利益,与第三人恶意串通,接受转让商标、损害原告利益的行为属于无效民事行为。据此,北京市第一中级人民法院作出一审判决:原告世都百货公司与被告世都同盟公司转让“世都”注册商标的行为无效;被告世都同盟公司于本判决生效之日起30日内将“世都”注册商标返还给原告世都百货公司。
股份制公司的商标应属股份制公司所有,公司里的任何人在处理商标事务时,应依照公司章程或股东大会决议进行,不得擅自处理,公司执行董事胡某江在无章程授权,也未经原告股东会同意的情况下,擅自将“世都”商标以口头协商的方式无偿转让给自己占有最大股份的被告公司的行为是不符合《商标法》的规定的,因为根据我国《商标法》的规定,转让注册商标的,只能是商标注册人,亦即商标权人,而胡某江虽然为原告公司的执行董事及法定代表人,但并不是该商标的商标权人,所以该转让是无效的;同时依据我国《商标法》的规定,转让注册商标的,转让人和受让人应当共同向商标局提出申请,并经商标主管机关核准并公告,该注册商标的转让虽然经过商标局的核准和公告,但没有经过转让人和受让人的共同申请,应该属于不符合法律程序的转让,亦应属无效转让。(www.xing528.com)
此案判决法院是从我国公司法和民法规定的角度,认定胡某江在既无章程授权,也未经原告股东会同意的情况下,擅自将“世都”商标以口头协商的方式无偿转让给自己占有最大股份的被告公司,给公司的利益带来严重损害,违背了对公司应尽的忠实义务。在实施转让行为时,被告应当知道商标转让是第三人在未经过原告股东会同意的情况下利用职权之便擅自进行的,亦应了解自己无偿受让该商标所给原告造成的巨大损失。在这种情况下,被告为谋取不当利益,与第三人恶意串通,接受转让商标、损害原告利益的行为属于无效民事行为。
注册商标的许可使用,指商标所有人将其商标许可他人使用并收取许可使用费的行为。过去很多国家为保护消费者的利益,对商标使用许可规定很严格的限制条件。例如:英国和英联邦一些国家长期以来曾要求许可合同的被许可一方需在行政管理机关登记为“注册使用人”后,方可合法使用。但是,随着市场经济的发展,世界范围出现了一种新的趋势,即商标保护和消费者的权利保护应由不同的法律去调整,因而放松对商标使用许可的限制。
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