中国企业走出去应对海外专利风险的措施

在中国企业“走出去”的过程中，面临的各种知识产权风险，特别是专利的风险将会长期存在，对此，中国企业应该有清醒的认识和充分的准备。对于企业“走出去”的专利风险，我们应该做到，一是不怕，二是认真对待。认真对待，防范在先，就有可能将风险转化为机遇，将坏事变成好事，促使中国企业早日学会运用专利制度，积极参与国际市场的竞争。

（一）企业“走出去”可能面临的专利风险

1.在国内没有问题的产品到国外销售可能产生纠纷。专利如同其他知识产权一样，具有地域性。国内一些企业的产品在国内没有遇到专利侵权纠纷，但是一出口到国外就产生专利纠纷，被指控专利侵权，甚至被查扣、封存、责令赔偿。其根本原因就是专利具有地域性。各国专利制度存在差异，一个外国企业的智力成果在中国没有申请专利、取得专利保护，不等于在其他国家也没有申请专利、取得专利保护。特别是一些企业仿制外国的产品，不知道这一常识，就会吃大亏。

2.到海外参展的产品可能被控专利侵权。国内企业到海外参展是我国企业走向世界的重要步骤之一，其中同样存在专利风险，特别是到欧洲去参展，风险更大一些。

2006年法国巴黎举办的世界制药原料展览会上；2007年、2008年全球最具规模和影响力的信息及通讯技术博览会——德国汉诺威C ebit电子展会上；2008年国际消费类电子产品大展——德国柏林IFA展会上；中国多家参展企业被以“可能涉嫌侵犯专利权”为由，遭遇主办国海关突袭查抄，多款参展产品被没收。

3.专利构筑的非关税壁垒成为专利风险。以专利构筑的非关税壁垒往往是与标准捆绑在一起的。现在，中国在一些技术含量要求不高的小商品、小家电、玩具、日用百货品等领域的制造业中，已经具备了相当先进的开发能力和设计水平，许多产品（如打火机、服装、鞋、玩具等）的来样加工，已经改为ODM（定设计加工），即直接委托中国的企业设计、制造、加工，或者直接从中国企业已经设计好的产品中选样，进行定牌加工。

从2006年开始，欧盟规定，欧盟市场上的打火机必须加装防止儿童开启装置，禁售新奇打火机。而儿童安全锁的专利技术大多属于欧洲一些公司。2008年、2009年、2010年、2011年，欧盟持续延长了这一规定的执行，成为限制中国打火机进入欧洲市场的重要非关税壁垒。

与欧盟打火机的CR法案非常相似的是美国、加拿大的彩电案，在彩电生产、销售方面提出加装儿童安全锁的标准，与其相关专利相捆绑，用以限制中国彩电产品向美国出口。2007年3月1日，美国开始强制推行ATSC（美国先进电视制式委员会）数字电视标准，向美国出口彩电，要支付高达23美元/台的专利费，包括一些在模拟电视时代就已经开始征收的专利费和数字电视专利费。被ATSC纳入数字电视标准的还有汤姆逊等公司的多项数字电视的核心专利技术。类似于美国ATSC标准的欧洲DVB-T标准，同样纳入相当多的专利，也开始向中国彩电企业收取专利费。

上述专利费的收取，使我国企业面临出口成本大幅上涨的压力。

4.产品在海关过境可能遭查扣的专利风险。近些年，发生了多起欧洲国家海关对过境转运的印度生产的仿制药进行查扣的案件，值得关注。印度生产的仿制药在印度是合法的，在出口目的地拉丁美洲国家，这些药品也是合法的，而在过境转运的欧洲国家，则处于专利保护之下，被专利权人视为“未经许可”生产、构成侵权，因而在海关被查扣。

欧盟国家海关的这种保护措施，显然是超过WTO《TRIPS协定》基本要求。在2011年10月通过、尚未生效、充分体现发达国家意愿的《反假冒贸易协定》（ACTA ）已经有同样的规定。因此，中国企业应该充分注意、重视、防范这种由海关过境查扣引起的专利风险。

5.“337条款”造成的专利风险。美国1972年4月4日发起第一起“337调查”。对中国大陆地区“337调查”始于1986年（有关中国皮毛和皮大衣）。目前，涉案产品涉及的行业比较集中，主要有电子工业、化学工业、轻工业、机械工业、汽车工业、皮革工业。60%以上的案件针对机电产品。美国1972～2012年10月31日“337调查”达860起，涉及中国大陆企业达到153起。据统计，从2002年至2012年9月底，中国企业已遭遇“337调查”近140起，其中90%涉及专利，中国已连续10年成为“337调查”的主要对象。

（二）如何应对海外的专利风险

1.树立专利风险意识。企业要想正确应对海外的专利风险，首先必须树立专利风险意识。要防范专利风险，必须充分了解、熟悉海外专利制度和规则，特别是出口产品的目的地和转运地的专利制度和规则。

2009年2月，国家知识产权局、外交部、工业和信息化部、司法部、商务部、工商总局、版权局、新闻办、贸促会9部门联合印发了《关于加强企业境外参展知识产权工作的通知》，就中国企业到国外参展应对知识产权纠纷提出10点意见。企业应该认真学习贯彻这一通知，积极防范到海外参展的专利风险。

在中国企业向海外出口的产品中，往往会采用一些国际标准、外国标准或外国企业的标准，这些标准中往往会包含或者涉及一些外国的专利。美国市场是世界上最为重要的国际市场之一，应该重视美国“337条款”形成的专利风险，做好相应的准备，这一风险是实实在在存在的。(www.xing528.com)

2.完善应对风险措施。企业要想正确应对海外的专利风险，应该建立自己的专利预警机制，争取做到未雨绸缪、防范在先、有备无患。要密切结合本企业的产品和相关技术领域，建立专利跟踪、检索制度，定期进行相关领域的专利文献检索、分析，是企业建立自己专利预警机制的基础和条件。外国企业利用专利制度制约、限制中国企业走向海外，中国企业也应该学会利用专利制度加快走向海外的步伐。

①海鸥“陀飞轮”手表案。2008年的巴塞尔钟表展上，海鸥表送展的双陀飞轮遭遇了一场专利侵权纠纷，某瑞士公司指控其关键部件的差动结构抄袭该公司的专利设计，限时要求海鸥表方面提供“并非抄袭”的证据，否则将面临“当即清场、来年不允参展”的惩罚，还会招致诉讼方的索赔。后来，虽经有关方面鉴定表明，海鸥表并没有侵犯别人的专利，但这一指控却引起海鸥集团的高度警觉，他们立即成立了专门的知识产权委员会，随后几年科技投入占销售收入的比重都在7.5%以上，并于2009年和2010年分别在瑞士和我国完成“陀飞轮不锈钢袖扣饰品”专利注册。截至2011年底，海鸥表的12个系列、3000多个品种、600余个款式，申请专利461件，拥有知识产权的产品达到80%以上。从2008年起，海鸥手表4年间年年在海外遭到瑞士制表厂商发起的围绕着海鸥高端产品“陀飞轮”手表的知识产权诉讼，海鸥集团已经获得四连胜。

②捷康三氯蔗糖案。2007年4月，英国泰莱科技公司和美国泰莱三氯蔗糖公司，向美国国际贸易委员会提起了针对5项专利的“337调查”申请，指控我国的3家三氯蔗糖生产企业和国内外贸易商等25家被告侵权。这5项专利涉及到50多项权利要求，核心权利要求也就是四、五项，再分析，就一项。盐城捷康公司本是这起调查的案外人，因为具有自主知识产权，决定主动申请加入“337调查”。2009年4月6日，这起侵权案以中方胜诉落幕。根据双方递交的证据资料和法庭的答辩，美国国际贸易委员会作出裁决：捷康公司及我国三家被诉企业的生产工艺并不侵犯泰莱公司的专利权。盐城捷康公司的整个应诉过程持续近两年时间，投入人民币2000多万元，由一个名不见经传的新公司一下跃居为全球同行业第二。捷康公司充分利用“337调查”的事件，把它作为一个投资，得到了丰厚的回报。

3.充分发挥行业协会的作用。应对海外知识产权风险，特别是专利风险，往往需要相当多的人力、物力，对于一个企业，特别是中小企业，往往会感到心有余力不足。如何解决这一难题，“无汞碱性电池专利案”给我们提供了很好的经验。

2003年6月，国内长虹电池、南孚电池、广州虎头电池等8家电池企业，因涉嫌侵犯美国劲量公司和永备公司的无汞碱性电池专利而遭到“337调查”。经过持续15个月的较量，ITC（美国国际贸易委员会）作出终审裁决，推翻了行政法官做出的初裁，认定美国劲量公司关于无汞碱性电池的专利无效，这是ITC近30年来第二次推翻行政法官的初裁，做出原告专利无效的终裁。中国企业之所以能够取得这一案件的完胜，中国电池行业协会的介入功不可没。正是由于电池行业协会的介入，充分发挥了行业协会的优势，有效组织了全行业的人力、物力集体应诉，有力保障了应诉的成功。

4.根本出路在于加强自主创新。企业应对“走出去”面临的知识产权风险，特别是专利风险，最根本的出路在于加强自主创新，创造自己的知识产权，创造自己的专利。这样，在我们应对专利侵权指控之时，才会更有底气，才会更有信心，才会有通过谈判谋求和解的实力和条件。在这一方面，“复合木地板案”给我们提供了重要的启示。

2005年7月1日，总部位于欧洲的Unilin国际集团公司下属的两家企业指控32家国内外企业的地板锁扣产品构成专利侵权，其中有17家中国企业，告至美国国际贸易委员会。2005年7月29日，美国国际贸易委员会投票决定对原产于我国的复合木地板进行“337调查”。这一诉讼波及我国近5000家复合木地板企业，所涉产品出口量达1 .75亿美元。2007年1月24日，ITC公布了有关强化木地板“337调查”最终裁决的公开文本，裁决深圳燕加隆公司发明设计的“一拍即合锁扣地板”产品没有侵犯申诉方美国Unilin国际集团的任何诉争专利。这一结果意味着该公司成为我国12家应诉企业中唯一获得最终裁决胜诉的企业，他们通过创新取得的“一拍即合锁扣地板”专利作出了很大贡献。

（三）如何应对涉外知识产权纠纷

当公司遇到涉外知识产权纠纷时应全面分析，沉着应对。方法是：

一是查明对方专利的相关情况。在实践中，不乏此类情形，有的企业产品的技术方案已经在宣传册上宣传了，产品也出售了，但技术方案却并未提交专利申请。因此，应当首先查明对方是否拥有相关专利，以及这些专利是否仍在有效的保护期内。鉴于对方是国外企业，为了确保调查信息的全面性和准确性，可以委托相关专业机构进行调查。

二是证明我方公司没有侵权行为。如果对方拥有相关专利且专利权仍在保护期内，应证明我方公司没有侵犯对方专利。依据专利侵权判断的一般原则，对于发明专利和实用新型专利，只有在权利要求书中的独立权利要求的全部必要技术特征被覆盖的利用，并且该利用行为具有生产经营目的才构成侵权。在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不构成侵权；为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。在司法实践中，研发记录或足以证明技术信息来源合法的文件，均是典型的有较高证明力的证据。

三是积极寻求和解。如果经过调查核实，涉嫌侵犯对方专利权，那么，可以选择与对方和解。在与对方开展谈判前，应当了解清楚对方的目的。如果对方的目的在于争夺市场，通过专利限制竞争对手的生产规模，可以采用专利许可的方式，包括技术交叉许可和专利互换的方式达成和解；如果对方仅仅是为了使用费，我方公司就把握好谈判的时机，以合理的价格达成和解。这样，对我方公司而言，支付使用费不仅免去了诉讼的风险，又可以继续使用权利人的专利获取自己的利益。

四是面对涉外知识产权诉讼，应主动应诉，争取主动权。一旦对方起诉，应积极应诉，法院可能最终不会支持原告的诉讼请求。积极应诉则有可能胜诉或与对方达成和解，而不应诉则很有可能败诉，将面临在国外禁售相关产品，让出国外市场。由于侵权行为地是在国外，涉及到外国法的适用问题，应做好充分准备，积极应诉，好好研究并熟悉外国相关法律法规的规定，在法庭上积极进行抗辩，维护自身的合法权益。

五是寻求专业团队、行业协会的支持。可以寻求熟悉涉外知识产权诉讼的法律人士帮助，增加胜诉的把握。此外，还可以寻求行业协会的帮助，如果业内被诉的企业不只你公司一家，行业协会可以积极组织协调被诉企业应诉和反诉，帮助应诉企业合理分摊诉讼费用，为企业提供多方面的支持等。