企业研发新产品如何避免专利侵权风险？

2014年，成都恒坤光电科技有限公司拟投资1000万元开发汽车灯具。在企业召开董事会研究立项时，对知识产权研究较深的公司董事长，要求研发部提供专利文献检索报告。经委托专利律师事务所进行检索，结果发现日本株式会社小系制作所、日本市光工业株式会社、汽车照明罗伊特林根有限公司等，在汽车灯具方面，已经有数百件授权发明专利，专利网织得之密令人难以想象，按照恒坤目前的技术方案，很难突破上述企业的专利围墙。为此，恒坤董事会决定，暂停汽车灯具项目，先从恒坤强项透镜入手研发生产灯具透镜，待有技术方案能够申请灯具专利并能突破上述企业的专利围墙后，再上灯具项目，并从中科院光电所引进一批硕士开展专项攻关。真是：专利检索几万元，减少损失上千万。为此，为避免企业研发新产品专利侵权，专家建议做好以下工作：

1.避免盲目地模仿。一些企业在研发新产品的过程中，会模仿一些已经受到消费者青睐的知名商品，通过开发相似的功能，以获得良好的市场收益。这样盲目模仿是不行的，可能会引发专利侵权纠纷，而企业一旦侵犯他人的专利权，将会面临承担罚款、没收违法所得以及产品被查封或扣押等不利后果。因此，在研发这些新产品时，应当注意避免盲目地模仿国内外同类产品，以免落入他人的专利权保护范围，构成专利侵权行为。

2.先进行周密的专利调查。不管企业是改进产品功能，还是完全独创地开发新产品，事先都应该进行周密的专利调查。因此，应当仔细调查是否存在与将要研发的这款新产品相关的专利，如果存在，专利的类型是什么，专利权的保护范围有多大，是否与这款新产品有相同或相近的技术内容。如果不能独立地全面搜集专利信息，还可以委托专利代理机构协助进行信息搜集，并在此基础上，认真研究专利信息，以确定新产品的研发方向。

3.确定重点争取实现技术突破。企业在研发之前应确定重点研发的技术内容，避免同时进行过多的研发工作，分散技术力量，无法实现预期目标。因此，在研发这款新产品时，应当根据公司的实际研发水平和客观条件，选择产品的一两项核心功能进行研发，争取实现技术突破，并就相关的技术方案申请专利保护，取得市场先机。一是通过研究竞争对手的专利信息，了解在研发新产品的过程中，是否能省略其中的某些必要技术特征，如果减少某些必要技术特征仍可以实现产品的功能，就能成功地实现改进，并绕过专利拦截；二是通过组合发明的方法，实现改进；三是利用新材料或者新降价的元器件和技术，进行新的组合，或者进行必要技术特征的替代，以绕过别人的专利保护范围。

4.无法绕开时寻求专利许可。企业在研发新产品的过程中，如果确实遇到了无法绕开的专利障碍，可以根据需要，向专利权人寻求专利技术的许可或者转让。因此，在研发这款新产品时，如果确实有必要，可以依法从专利权人处受让相关专利权或者获得专利实施许可，确保新产品的顺利研发。在进行专利转让或许可谈判前，要了解对方的资质等重要条件，注意专利的法律效力状态，确定其仍是有效专利，以便判断与对方进行合作的可行性以及对方可能要求的专利许可使用费等。

5.依法请求国家知识产权局专利复审委员会宣告专利权无效。如果通过研究搜集到的专利信息和相关的现有技术信息，发现存在与将要研发的这款新产品相关的专利，并且相关专利符合无效的条件，可以了解专利权无效宣告程序，如提出专利权无效的时间，无效宣告所需要提供的文件、证据等，将能证明专利无效的信息进行整合。掌握专利无效的信息后，可以主动向国家知识产权局专利复审委员会提起相关专利权无效请求。一旦专利权被宣告无效后将被视为自始不存在，这也就为研发这款新产品扫清了专利障碍。

同时，企业要用好专利保护中的“七个窍门”，以保持自己产品的领先地位。

窍门一：开发新产品前——要作专利检索。专利制度中有一个先用权原则，即在申请日前自己开发完成的技术成果，拥有人具有先用权，这个权利与专利权并存。

同行之间，大家都在研制开发新技术，有人开发完成后并未及时申请专利，如确立了申请人的专利权，就剥夺这些先于申请日已完成的技术拥有者的使用权，这显然是不公平的，所以专利法中规定了这些人的先用权制度。

但这一权利的认定及适用，要符合严格的法定条件，如先用权人是自己在申请日前已开发完成并作了必要准备。必要准备是指事先有立项、设计书，样品、样机性能稳定，并与设计书相符，有专用的工具并已生产出部分合格的产品。

先用权人只能在现有规模、现有范围内生产，不可扩大生产规模。即先用权独立于专利权而并存，但如果在别人申请日之后才开发研制成功样品、样机并大批量生产产品，则不具有先用权。

我们很多企业面临这样的尴尬：刚完成的技术成果一投产、产品一上市便面临作被告的窘境。专利权人诉这些企业侵权，这些企业说技术是自己开发的，但开发成功日和批量生产日是在原告专利申请日之后，无先用权。于是或停止生产，或与原告签订专利许可使用合同，交纳许可使用费。无先用权的企业面临重复开发、财力浪费的窘境。

所以，开发新产品一定要先作专利调查，看这项技术是否有人已经申请或已被授予专利权，如同样技术已被开发，企业直接与这些申请人协商，签订技术许可使用合同或专利许可使用合同即可，以避免重复开发，浪费财力。企业在新产品开发时，一般都能做到市场调查，经常欠缺的就是对新产品、新技术的专利调查（专利检索）。

窍门二：申请日前不要公开。在同行之间，核心技术方案犹如一层窗户纸，一捅就破。新颖性是专利局是否授予申请人专利权的一个重要条件。新颖性是指该项技术在申请日前未公开，在我国即指未书面公开，未在世界范围内发表，未在本国使用公开。除了专利法规定的三种特殊情况不丧失新颖性外，一旦具有上述两种形式的公开，便丧失新颖性，便不能授予专利。

专利法规定的三种不丧失新颖性的特殊情况是指：在申请日前半年，在国际学术会议，在国务院部委举办的展览会上宣读成果、展示成果以及他人恶意泄露准备申请专利的技术，不丧失新颖性。

但是企业在申请日前的一般对外交往场合，如合同谈判、产品介绍、产品宣传、广告、经验交流等向客商介绍产品技术性能时，口无遮拦、毫无警惕地涉及技术细节、关键数据、关键配方、关键工艺程序等，客商在得知技术细节后，作为同行来说，对技术核心构思、核心技术方案，犹如一层窗户纸，一捅就破，客商便中止谈判，拖延签约，不了了之，但却获取了最新技术方案。如果客商一旦以某种形式传播、使用这项技术，制造、销售产品，则可能导致这项技术丧失新颖性；甚至有人伪造申请文件，补充丰富自己的专利申请书，抢先到专利局申请专利。可见防人之心不可无。

企业应建立制度，新完成的职务技术成果，如打算申请专利，申请日前应约束自己的技术人员，不可随意泄露技术细节，更不能当做自己的成果，随意发表于申请日前的学术刊物上。合同谈判中，如不可避免要涉及产品技术细节，则应与对方约定保密协议，严禁对方获知后传播和使用该技术。如对方违约使用、扩散该技术，这就属于上述第三种情况，当事人恶意泄露（包括偷窃后传播），不丧失新颖性。

但如果双方没有这种保密协议的“有约在先”，一般情况下，对方无保密义务，那么对方事后“无意”“随意”的使用或公开这项技术是否属于丧失新颖性，这就要看案情中的具体情况了。保密协议是认定对方“恶意”泄露最直接、最有力的证据。

窍门三：专利提出时的“三注意”。关键问题不一定非要写在有关申请文件中。企业申请专利，应在专利代理律师的指导下进行，并注意三个问题：

1.充分陈述与保住核心机密。为保持技术的先进性，不给别人模仿这项技术、制造产品提供方便，技术的关键数据、步骤等核心细节，不一定非要写在专利说明书等有关申请文件中。当然，这要在不影响说明专利的创造性、实用性、再现性的前提下。将来的专利许可，在小范围内以专有技术许可合同的形式，再许可这部分未公开的技术核心细节，这是国外企业有效保护专利的成功经验。

2.权利要求应充分，为事后诉讼作准备。将来诉讼中不可对权利要求作扩大解释，即禁止反悔原则，不能扩大保护范围。

3.必要技术特征不可太宽泛，否则易与现有技术重合，不易被批准，也给日后别人仿冒这项技术带来方便。

窍门四：避免重复授权造成损失。实用新型和外观设计专利由于受案数量大，产品周期短，我国专利审查中对这两种专利申请不作实质审查。这样就造成了对同一技术成果，专利局可能先后两次或多次对两个或多个申请人都授予专利权。(www.xing528.com)

发生这种重复授权，在先优先，在后将被撤掉。在后被撤的企业就可能会造成损失，如已开发技术立项办厂，引进生产线，招聘工人，作广告宣传都要投入巨资，一旦遇到在先专利权人的起诉，将停止使用或必须向在先专利权人交纳许可使用费，或与在先专利权人分享市场份额，这都可能达不到预期利润目标，造成资金回收慢，利润薄。

“小家伙”2000多万元投入生产，几千万元做广告，但由于是在后授权，专利权被撤销后企业陷入了困境。

企业开发新产品，特别是使用实用新型和外观设计专利开发新产品，一定要作专利检索。对实用新型的专利审查工作，由于国家没做实质审查，实际上是交给了当事人。乐百氏在取得“旋风盖”专利权之前已做过审查，确认此前无人获得这项专利，才最先开发这一产品的。这也体现出工业产权确权和权利保护过程中，企业要主动参与的特点。

窍门五：严格保护职务技术成果。职务技术成果在技术黑市上的转让与许可，不仅损害了企业的经济利益，而且由于转让和许可多是给一些技术粗糙、工艺水平不高的企业，这对企业的品牌价值是一种巨大的伤害。

职务技术成果的产权归单位，是企业无形资产的重要组成部分，但在实践中存在着技术人员将职务发明和非专利技术中的职务成果私下许可和转让给别人使用的现象。

据1999年国务院知识产权保护办公室对9000多家高新技术企业进行调查发现，在这些企业中，有知识产权管理机构的不足170家，有专门知识产权管理制度的不足700家，即前者不到2%，后者不到8%，可见我国企业与国外企业的差距。

当前，我国企业应加快建立知识产权工作站，确立专人管理知识产权，建立企业知识产权台账，落实《企业知识产权制度规范》标准，把职务技术成果的产权管好。

窍门六：摸清技术引进中的专利问题——防止重复引进。专利的真正所有者及保护范围，关系到受让的专利究竟有多大的市场份额、究竟值多少钱的问题。

一要搞清专利所有者及专利保护范围。国际技术转让交易主体频繁更换，搞不清专利的真正所有者，很多企业交了高额转让费，但一使用就出问题。

中方企业曾从瑞士进口电子表生产技术专利，交费后，产品刚出口就遭到日本专利权人的起诉。日本人说，生产线技术中，步进马达技术是他的，如在他已申请专利并被授予专利权的国家和地区销售产品，必须向日本专利权人交纳使用费。

中方企业从美国进口NAS片材生产工艺专利。美国人在合同谈判时只字未提他已向20多个国家申请了专利，美方索要高额转让费之后，因我国国内市场饱和，中方企业将产品出口，美方又提出他的专利在20多个国家受到保护，又要索要使用费。

所以，企业应在合同中，明确约定划分合同风险和受让专利的适用范围，明确约定当涉及第三方权利抗辩，由专利供方应诉并承担败诉之赔偿。

二要防止国内企业重复引进专利。几年前，国内某企业已在先开发出某项技术，并用这项技术制造销售产品；几年后，又有某企业从国外花巨资引进同样技术，刚一投产上市，便遭到在先自主开发专利的企业之诉讼。在后引进方企业作为侵权，或停止生产，或向在先技术拥有者交纳专利许可使用费。

窍门七：保持清醒头脑——防止转让和许可中的欺诈。

1.防止受让或被许可已过期的专利。未交年费，已过保护期的专利无专属权，无排他性，大家都可以用，已进入公知领域。

2.防止受让权属不明的专利。转让方伪造专利文件，冒充企业集团的成员企业，转让不属于自己的专利，收费后逃之夭夭。

3.“两头封闭”原则。独占独家许可合同中，双方不可再在合同期间和合同约定的区域内许可第三方，即“两头封闭”，被许可方也不能以与第三方联营的形式，变相许可第三方使用许可方的专利。

4.专有技术无“独占”。专有技术无独占许可一说，专有技术是非专利技术，无权属和排他性。何来“独占”一说？这是转让方故意混淆专利与专有技术的区别，骗取高额转让费的借口。

5.虚假的可行性报告。夸大专利的市场盈利能力，虚构市场调研及可行性报告。

6.要求一次性支付非专利技术转让费。这是供方对自己的技术之成熟性不自信，一次性收取转让费后不再尽责售后服务，改进技术，对这种付费方式应有警惕。

7.小心“合资”“包销”及“技术”诱饵。以合资、包销、提供技术为诱饵，以苛刻的质量标准为陷阱，借质量不达标，推卸包销义务，以此骗取技术转让费，借口受方违约，不退转让费。

用好上述7个窍门，加强专利的保护和管理，企业开发的新产品不仅不会侵犯别人的专利权，还可以保证自己开发的新产品，始终处于领先地位。