知识产权执法-世界贸易组织法教程

第四节　知识产权的执法

TRIPs第三部分规定了“知识产权的实施”。作为原则性规定，TRIPs第41条首先要求各成员保证其国内法能提供协定第三部分所规定的执法程序，以便能采取有效行动，制止任何侵犯TRIPs所保护的知识产权的行为。这种执法程序必须能够防止、制止侵权以及阻止进一步的侵权。此外，知识产权执法程序的应用方式应避免造成合法贸易的障碍，同时能够为防止有关程序的滥用提供保障。与权利的取得和维持一样，TRIPs要求知识产权的执法程序也必须是合理的，且不得违反协定的有关规定。具体而言，TRIPs在民事和行政程序及救济、临时措施、边境措施以及刑事程序四个方面对成员的知识产权执法义务作出规定。

一、民事和行政程序及救济

TRIPs第三部分第二节对“民事和行政程序及救济”作了规定。⁽³⁰⁾

（一）程序必须公平合理

TRIPs第42条规定，各成员应为权利持有人提供协定所包含的任何有关执行知识产权的民事司法程序，包括被告有权及时得到足够详细的、包含权利主张依据的书面通知，当事人有权委托独立的法律顾问作为代理人，当事人有举证的权利以及陈述的机会等。此外，民事司法程序还应提供措施以便识别和保护秘密信息，但与现行宪法相违背的措施除外。也就是说，如果会违背宪法中的公开审判原则，那么不能仅为了保护秘密信息而不公开审判。

（二）举证责任

民事诉讼中举证责任的基本原则是谁主张谁举证，但是，在知识产权诉讼中证明当事一方主张的证据常常掌握在对方手中，因此如果严格适用谁主张谁举证的原则对维护有关当事人的权益是不利的。为解决这个问题，TRIPs第43条规定，在符合条件的情况下举证责任可以倒置，即如果一方当事人已经提供足够支持其权利主张的、能够合理取得的证据，同时指出另一方当事人控制有证明其权利主张的证据。此外，如果被要求提供证据的一方当事人在合理期限内拒绝提供证据，成员可以授予司法机关在确保当事人对有关主张或者证据有陈述机会的前提下，根据已提供的信息作出初步的或者最终的决定。

（三）对知识产权侵权的救济

TRIPs第44～46条明文规定了“责令停止侵权”、“损害赔偿”和“其他救济”等几种对知识产权侵权的救济方法，其目的是及时有效地制止侵权。

责令停止侵权是发生知识产权侵权时首先适用的救济方法。其具体包括两项内容：（1）司法机关应有权责令当事人停止侵权，尤其有权在海关一旦放行之后，立即禁止含有侵犯知识产权的进口商品在该司法机关的管辖范围内进入商业渠道。但是，对于当事人在已知、或有充分理由应知经营有关商品会导致侵犯知识产权之前即已获得或已预购的该商品，成员无义务授予司法机关上述权利。（2）在强制许可的情况下，责令停止侵权仅适用于有关支付使用费的纠纷。

损害赔偿是对民事侵权普遍适用的救济方法，TRIPs规定：（1）对已知或有充分理由应知自己从事的活动是侵权的侵权人，司法机关应有权责令其进行损害赔偿，赔偿额应足以弥补权利人所遭受的损失费；（2）司法机关有权责令侵权人向权利持有人支付其开支，其中可包括适当的律师费；（3）在适当的场合，即使侵权人不知或无充分理由应知自己从事的活动是侵权的，成员仍可以授权司法机关责令其返还所得利润或（和）支付法定赔偿额。

针对知识产权侵权最常见的是盗版、假冒商标行为，TRIPs第46条还特别为权利人提供了以下几种救济方法：（1）将已经发现的正处在侵权状态的商品排除出商业渠道（排除程度以避免对权利人造成任何损害为限）或者责令销毁该商品；（2）责令将主要用于制作侵权商品的原料与工具排除出商业渠道，排除程度以尽可能减少进一步侵权的危险为限；（3）对于假冒商标的商品，除了个别情况外，仅除去非法加贴的商标并不足以允许该商品放行进入商业渠道。在采取上述“其他救济方法”时，司法机关无须进行任何补偿，但应考虑侵权的严重程度和给予救济的协调性，并顾及第三人的利益。

有时，在采取了上述救济方法后，权利人仍然有可能处于侵权的危险当中。因为，侵权人可能已将一部分侵权产品转卖给第三方，或者侵权人只是侵权商品链的一个环节，其侵权产品来自于第三方的供销或生产。对此，TRIPs第47条规定了权利人的“获得信息权”，即司法机关有权责令侵权人将生产和分销侵权商品或提供侵权服务过程中涉及的第三方的身份及其分销渠道告知权利持有人，除非这与侵权的严重程度不相称。

（四）对被告的赔偿

一方面，根据TRIPs的上述规定，当发生知识产权侵权时，权利人有权请求司法机关采取一系列措施以制止或阻止侵权；另一方面，既然权利人有如此多的措施可以申请采用，在实践中会存在其滥用权利的可能性。为了防止权利的滥用，TRIPs第48条规定了“对被告的赔偿”，即如果一方当事人所要求的措施已经采取，但该方滥用知识产权的执法程序，司法机关应有权责令该当事方向误受禁止或限制的另一方当事人对因滥用而造成的损害提供适当赔偿。司法机关还有权责令原告为被告支付开支，其中包括适当的律师费。

二、临时措施

与一般的侵权行为相比，知识产权侵权行为的一个显著特征是侵权行为人很容易转移甚至销毁侵权的物品。由于在发现侵权行为与正式启动打击侵权的法律程序之间往往存在着一个时间差，如果在这个时间差内权利人没有任何救济手段，就必然产生两个很不利于知识产权保护的后果：一是侵权行为人销毁证据，使知识产权权利人在后续的追究知识产权侵权责任的法律程序中处于不利地位；二是侵权行为人在这个时间差内，还可以继续从事侵权行为，或者通过转移侵权物品等方式继续从事侵权活动，从而扩大知识产权权利人的损失。⁽³¹⁾

因此，TRIPs在第三部分第三节第51条中专门对临时措施作了详细规定。

（一）临时措施的目的和种类

按照TRIPs的规定，并非在任何知识产权争端中，法院和有关行政机关都能采取临时措施，因为采取临时措施的目的只能是：（1）制止侵犯任何知识产权活动的发生，尤其是制止包括刚由海关放行的包括进口商品在内的侵权商品进入其管辖范围的商业渠道；（2）保全被诉为侵权的有关证据。由此可见，TRIPs允许的临时措施有两种：一种是临时禁令，即为了制止即将发生的或者存在着发生危险的侵权行为，法院在作出判决前可以发出禁令，责令行为人不得从事某种行为。这实际上是对前述“责令停止侵权”措施的重申。另一种是证据保全措施，即法院对可能灭失或者以后难以获得的证据可以采取紧急措施予以固定和保存。

（二）临时措施的适用程序

临时措施适用的前提是：临时措施的申请人提供合法获得的证据以证明其为权利持有人；侵权行为已经发生或发生在即；提供足以保护被告和防止权利滥用的诉讼保证金或与之相当的担保。(www.xing528.com)

如果为防止损失扩大或诉讼保全的需要，司法或行政机关根据申请人单方面的请求采取了临时措施，那么在采取措施后，应及时通知受此影响的当事各方。并且在通知之后的合理期限内根据被告的请求还应提供复审，包括给被告以陈述的权利，以决定是否应修改、撤销或确认该临时措施。

为了避免临时措施的适用殃及被告拥有的非侵权商品而损害被告利益，TRIPs允许成员要求申请人提供必要信息，以使执行临时措施的司法或行政机关认证侵权商品。这对防止权利滥用也是必要的。

（三）临时措施的撤销和对被告的赔偿

在不损害被告权利的前提下，如果申请人在合理期限内未提起判决案件是非的诉讼，那么根据被告的请求，司法机构应撤销其采用的临时措施，或中止其效力。至于“合理期限”，如果国内法允许，应由采取临时措施的司法机构确定，如果没有确定，该期限不得超过20个工作日或31个日历日，以其中较长者为限。

如果临时措施被撤销，或者如果临时措施由于申请人的任何行为或不作为而失效，或者以后查明并不存在侵犯知识产权的行为或危险，司法机关应根据被告的请求，责令申请人向被告提供由于这些措施而造成的损害的适当赔偿。

三、边境措施

打击假冒商标和盗版的行为是TRIPs的一个重要目标。侵权商品一旦进入国内的商业渠道，再想控制或扣留就困难得多，相比而言，利用海关程序等边境措施打击侵权产品更为迅速有效。因此，TRIPs第三部分第四节第51～60条专门对“与边境措施相关的特殊要求”作了详细规定。

（一）边境措施适用的对象

TRIPs第51条规定：“成员均应在符合以下规定的情况下，采用有关程序，以使有合法理由怀疑假冒商标的商品或盗版商品的进口可能发生的权利持有人，能够向主管的司法或行政机关提交书面申请，要海关中止该商品进入自由流通。对其他侵犯知识产权的活动，成员也可以规定同样的申请程序，只要其符合本节的要求，成员还可以提供相应的程序，对于意图从其地域内出口的侵权商品，由海关机关中止放行。”

从以上规定可以看出，首先，TRIPs要求成员必须对假冒商标的商品和盗版商品采取边境措施，而对除此之外的其他知识产权侵权行为是否采取边境措施则属于成员可自行决定的范围。其次，强制性的边境措施（即TRIPs要求成员必须采取的边境措施）不适用于下列两种情况：其一是所谓“平行进口”的商品，即未经知识产权人授权进口在国外合法制造和投放市场的知识产权产品。平行进口因为涉及各国立法差距很大的知识产权“权利穷尽”问题，因此边境措施将其排除在强制适用的范围之外。其二是过境运输的商品，这种商品由于不会进入该国的流通渠道，因此也没有义务采取边境措施。

（二）海关中止放行

依据TRIPs，海关中止放行商品可以是依据权利持有人的申请，也可以由海关依职权主动采用。依申请中止放行的条件是：权利持有人必须提供用以证明依照进口国法律对其知识产权的侵犯已经存在的适当证据，使海关可以及时识别侵权商品的足够详细的说明；并且提供足以保护被告和防止权利滥用的诉讼保证金或与之相当的担保。而海关依职权主动中止放行的条件是：海关已获得初步证据证明有关商品构成侵犯知识产权，并且在中止放行后海关还可以随时向权利持有人索取可能有助于其行使权利的任何信息。

无论中止放行商品的依据是什么，海关都应立即通知进口商和申请人。此后，在不妨碍对秘密信息给予保护的前提下，海关还应为权利持有人和进口人提供足够的机会检查海关扣下的任何产品，以便证实其权利主张。此外，如果案件确系侵权，则成员可授权该主管机关将发货人、进口商及收货人的姓名、地址以及有关商品数量等信息提供给权利持有人。

（三）有关商品的放行及误扣的赔偿

在中止放行后的10个工作日（适当情况下可再延长10个工作日）内，如果海关机关未被通知除被告以外的当事人已经就判决案件是非提起诉讼，或未被通知经合法授权的机构已决定采取临时措施延长对该商品的放行中止期，则只要进口或出口的一切其他条件均已符合，该商品即应予放行。如果已提起判决案件是非的诉讼，则在合理期限内，根据被告的请求，应进行复审，包括给被告以陈述的权利，以便确定是否应修改、撤销或确认这些措施。

此外，针对被中止放行的含有工业品外观设计、专利、集成电路布图设计或未披露信息的商品，如果在上述中止持续期间届满时，仍没有得到有关机构的放行许可，那么只要此时有关进口的一切其他条件均已符合，并且有关商品的所有人、进口人或收货人又提交了足以保护权利持有人的保证金，该商品就应被放行。当然，如果权利持有人未能在合理期限内行使其权利提起诉讼，则有关机构应交还上述保证金。

对于误扣商品造成的损失，有关机构应有权责令申请人向该商品的进口人、收货人及商品所有人支付适当的补偿。

（四）对侵权商品的处理

TRIPs第59条规定了海关对罚没的侵犯知识产权的产品的处置措施。该条规定：“在不损害权利持有人可采取的其他诉讼权并在遵守被告寻求司法机关进行审查权利的前提下，主管机关有权依照第46条所列原则责令销毁或处理侵权货物。对于假冒商标货物，主管机关不得允许侵权货物在未作改变的状态下再出口或对其适用不同的海关程序，但例外情况下除外。”

四、刑事程序TRIPs第三部分第五节规定了刑事程序。该部分仅包含一个条款，即第61条。第61条规定：“各成员应规定刑事程序和处罚至少适用于具有商业规模的有意假冒商标或盗版案件。可使用的救济应包括足以起到威慑作用的监禁和／或罚金，并应与适用于同等严重的犯罪所受到的处罚水平一致。在适当的情况下，可使用的救济还应包括扣押、没收和销毁侵权货物和主要用于侵权活动的任何材料和工具。各成员可规定适用于其他知识产权侵权案件的刑事程序和处罚，特别是有意并具有商业规模的侵权案件。”具体来说，TRIPs第61条一共有四句：第一句强制要求成员对具有商业规模的有意假冒商标和版权盗版行为提供刑事措施；第二句规定了针对这两种侵权行为的救济方式以及惩罚的标准；第三句规定了针对这两种侵权行为可采用的其他救济方法；第四句赋予WTO成员可将刑事程序及刑事惩罚扩大适用于其他侵犯知识产权行为的权利。

第61条有两个层次：一方面，前三句是WTO成员国内法规定刑事措施最低的标准，是作为成员义务的强制性规定。但应当注意的是，第三句其他救济方法受到“在适当的情况下”的限制。也就是说，如果某WTO成员认为情况“不适当”，它可以在国内法中不提供上述救济。另一方面，第四句为任意性规定，WTO成员可以根据本国的国情决定对假冒商标和版权盗版行为以外的其他侵犯知识产权行为（如专利权侵权行为、商业秘密侵权行为等）是否采取刑事措施，这与TRIPs第1条第1款“各成员可以，但并无义务，在其法律中实施比本协定要求更广泛的报复，只要此种保护不违反本协定的规定”相一致。简言之，TRIPs下的刑事执法义务着重针对“具有商业规模的”有意假冒商标或盗版行为。