对驰名商标保护的限制及案例评析

——深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司诉深圳市依嘉嘉服装有限公司侵犯商标专用权纠纷案

【要点提示】

复制、摹仿他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，认定属于侵犯商标专用权的行为。

【案例索引】

一审：深圳市罗湖区人民法院（2006）深罗法民二初字第816号

【案情】

原告：深圳市腾讯计算机系统有限公司

原告：腾讯科技（深圳）有限公司

被告：深圳市某服装有限公司

原告诉称：原告通过网络监测于2005年10月发现被告在深圳160网（网址为www．sz160．com）上刊登了网络广告，称该公司为专业生产企鹅、QQ游泳运动服饰系列的公司，遂委托代理人与该公司业务人员曾某联系，于2005年11月3日向被告购得绣有企鹅、QQ标识的男女式泳衣共计100件。被告向两原告代理人出具了加盖被告财务专用章的收款收据及送货单。原告深圳市腾讯计算机系统有限公司成立于1998年11月，是中国最早的互联网即时通讯软件开发商和服务商。2000年2月，原告深圳市腾讯计算机系统有限公司设立关联公司腾讯科技（深圳）有限公司。1999年2月，原告推出第一个即时通信软件——“腾讯QQ”并使用企鹅、QQ作为服务商标。原告自成立以来，以追求卓越的技术为驱动，始终处于稳健、高速发展状态，至今腾讯QQ的注册账户数已突破4亿，活跃用户突破1．5亿，最高同时在线账户数已突破1500万大关。两原告所有的www．qq．com在中国门户网站排名第5位，全球访问量排名第12位，腾讯QQ影响了中国新一代年轻人的沟通方式，几乎每一台电脑的右下角都活跃着一只小企鹅。2004年度，两原告的主营业务收入合计为1348242854元，主营业务利润为1144786200元，向深圳市地方税务局纳税共计95250459元，至今两原告已发展成为中国最大的互联网应用服务商及移动应用增值服务提供商之一。原告深圳市腾讯计算机系统有限公司于2002年2月向国家商标局在第38类申请企鹅和QQ作为商标注册。2002年11月7日、2003年2月28日，国家商标局向原告深圳市腾讯计算机系统有限公司颁发上述两商标的注册证，由两原告共有。此后，两原告先后在中国国内注册了49件商标，在周边国家及地区共计注册了39件商标，未在第25类2503小组特种运动服装就企鹅、QQ商标进行注册。原告作为中国最早成立的互联网即时通讯工具的服务商，自1998年成立以来，先后成立了17家公司、办事处及关联公司，分别分布在北京、上海、沈阳、南京、西安、武汉、成都、广州、杭州、郑州等10个城市。在中国的各大城市，原告通过电台、报纸、杂志等媒体，对自己的企业及企鹅商标、QQ商标进行了大量的宣传，2002年至2004年的广告投入达2111万元。国内媒体对原告参与的公益活动、企业动态及获得成绩与荣誉进行了广泛宣传。企鹅商标、QQ商标作为原告的服务商标，目前在中国家喻户晓，企鹅商标、QQ商标在相关公众心目中已成为良好的服务品牌，广东省互联网协会、广东省通讯学会、深圳软件行业协会、深圳高新技术产业协会均对原告的企鹅商标、QQ商标给予较高的评价，并推荐该二商标为驰名商标。根据有关法律及司法解释的规定，企鹅商标及QQ商标符合驰名商标的认定条件，因此，企鹅商标及QQ商标应当依法受到在不同类别商品上的“跨类保护”，即对于任何未经许可在任何商品上复制、摹仿、翻译使用该商标，足以误导相关公众，并可能损害原告合法权益的行为，均构成商标侵权。被告将企鹅商标及QQ商标作为其泳衣类产品的商标绣于其产品上，并在该类产品的领口或裤头上缝制企鹅商标及QQ商标，在互联网站上进行其产品推销，且其销售人员持印有企鹅商标、QQ商标的名片推销其产品，该行为足以使相关消费者误认为其产品为原告的产品或与原告有某种联系，从而误导公众，损害原告对企鹅商标、QQ商标享有的合法权益，侵犯了原告对企鹅商标、QQ商标所享有的商标权。同时，被告在网络广告和员工名片上使用企鹅商标和QQ商标，进行产品推销，其目的明显是利用原告所有的企鹅和QQ商标的知名度推销自己的产品，获取不正当利益，构成不正当竞争。为维护原告的合法权益，诉请法院判令：（1）认定原告所有的企鹅商标（见1955912号商标注册证）、QQ商标（见1962825号商标注册证）为驰名商标。（2）被告停止销售使用企鹅商标、QQ商标的游泳服装。（3）被告立即移除www．sz160．com的有关侵权宣传广告。（4）被告赔偿原告经济损失10万元。（5）被告承担本案诉讼费。

被告辩称：（1）根据国家工商总局的驰名商标保护规定，驰名商标应当由国家工商总局认定为妥，即使由法院审理也应当由中级人民法院认定为妥当。（2）原告尽管在中国国内注册了49件商标，但未就特种运动服装类进行注册，而被告的服装刚好是原告未予注册商标的服装，普通未注册的商标不能获得商标法的保护，所以被告方没有侵犯原告方的商标权。（3）由于原告的商标目前为止不是驰名商标，至少在本案审理之前不是驰名商标，因此不能对商标提供跨类别保护，所以被告使用QQ图案的行为未构成商标侵权。（4）被告在网络上进行推广是一种尝试性的行为，本是看年轻人对QQ商标图案的喜爱程度看看效果如何，因为腾讯系统的系统检测设备非常发达，所以被告刚刚发布网络广告即被原告发觉，因此影响非常小，而被告也是尝试性的销售，目的是看前景如何，产量和销售量非常之小，即便是侵权，影响和危害也是微乎其微的。（5）原告要求被告赔偿的数额太大，被告在网上发布的时间很短，产量和销售量非常之小，基本上还没有获取任何利益，因此也没有给原告方造成什么损害，因此原告提出的赔偿数额太高。

原告通过网络监测于2005年10月发现被告在深圳160网（网址为www．sz160．com）上刊登了网络广告，称该公司为专业生产企鹅、QQ游泳运动服饰系列的公司，遂委托代理人与该公司业务人员曾某联系，于2005年11月3日向被告购得绣有企鹅、QQ标识的男女式泳衣共计100件。被告向两原告代理人出具了加盖被告财务专用章的收款收据及送货单。原告认为被告使用原告的企鹅、QQ商标，侵犯其商标专用权，遂将被告告上罗湖区人民法院。

腾讯计算机公司成立于1998年11月，是中国最早的互联网即时通讯软件开发商和服务商。2000年2月，腾讯计算机公司设立关联公司腾讯科技（深圳）有限公司。1999年2月，原告推出第一个即时通信软件——“腾讯QQ”并使用企鹅、QQ作为服务商标。

腾讯计算机公司于2002年2月向国家商标局在第38类申请企鹅和QQ作为商标注册，核定服务项目为“信息传送；电话通讯；移动电话通讯；计算机终端通讯；计算机辅助信息和图像传送；电子邮件；传真发送；电信信息；电讯信息；寻呼（无线电、电话或其他通讯工具）”。2002年11月7日、2003年2月28日，国家商标局向腾讯计算机公司颁发上述两商标的注册证，由两原告共有，企鹅商标的注册证号为第1955912号，有效期为2002年11月7日至2012年11月6日，QQ商标的注册证号为第1962825号，有效期为2003年2月28日至2013年2月27日。此后，两原告先后在中国国内注册了49件商标，在周边国家及地区共计注册了39件商标，但未在第25类2503小组特种运动服装就企鹅、QQ商标进行注册。

原告为了证明其企鹅、QQ商标电讯服务类注册商标驰名，提交了以下七组证据：

第一组：（1）原告在国内注册的部分商标；（2）在周边国家及地区注册的商标，据以证明原告拥有企鹅及QQ商标的商标权以及商标的使用范围。

第二组：深圳市腾讯计算机系统公司和腾讯科技（深圳）有限公司及其在全国各地的分公司、办事处及关联企业的营业执照，证明原告在中国投资的关联企业情况。

第三组：（1）2002年至2004年部分在全国各地的广告发布合同及部分广告单位列表；（2）2002年至2004年市场部分推广合同及部分广告单位列表；（3）2002年至2004年部分宣传资料印刷合同及部分广告单位列表；（4）2002年至2004年广告投放量及部分广告费发票，据以证明原告在中国的广告宣传工作持续时间、地域范围、宣传媒体的种类、广告投放量情况，通过媒体宣传，使企鹅、QQ商标在中国成为公众知晓的品牌。

第四组：（1）纳税证明；（2）审计报告，证明原告在中国的销售量、销售收入、利润及税收，几年来呈高速增长态势，在互联网业务市场影响很大，并逐年赢利。

第五组：（1）广东省互联网协会、深圳软件行业协会等行业协会关于推荐企鹅及QQ商标为驰名商标的函及原告在2004年度行业排名的说明；（2）申请获得的部分荣誉证书，证明原告所有的商标在行业内及消费者中已得到认同，成为一个驰名品牌。(www.xing528.com)

第六组：（1）原告的总用户数和有效用户数；（2）原告在已有QQ聊天软件、网页上的商标使用情况；（3）原告授权的品牌专卖店商标使用情况；（4）原告在广告宣传、商品文书上的商标使用情况；（5）部分媒体对原告的报道情况，以证明原告拥有数以亿计的用户，通过原告的QQ聊天软件、网页及原告的品牌专卖店、广告宣传、商业文书和商业合作、媒体报道对原告所有的企鹅及QQ商标进行了解。原告作为互联网企业，其用户数巨大，用户对原告的商标了解的渠道众多，媒体对原告的报道正面密集，相关公众对上述商标的知晓程度十分广泛，原告的企鹅及QQ商标为驰名商标。

第七组：（1）通过google网可搜索到5390000项关于原告的信息；（2）通过baidu网可搜索到2850000项关于原告的信息；（3）通过yahoo网可搜索到2920000项关于原告的信息；（4）通过sina网可搜索到666715项关于原告的信息；（5）通过sohu网可搜索到5388709项关于原告的信息；（6）通过全球排名系统网站http：／／www．alexa．com可证实原告网站在全球网站排名第12位并呈上升趋势，在全球中文网站中排名第5位；（7）通过国内排名统计网站全球中文排行榜可证实原告网站http：／／www．qq．com在全球中文网站中排名第5位，以上证据均由北京市公证处公证，证明原告在自有网站使用企鹅及QQ商标，因其浏览人数巨大而被公众广泛知晓，又因该二商标形象可爱而被公众接受，因此驰名。

罗湖区人民法院经审查，对原告提交的上述证据的真实性、合法性及关联性均予以认定。

【审判】

罗湖区人民法院经审理认为：深圳市腾讯计算机系统有限公司于1998年11月成立以来，积极拓展业务，先后在全国各地成立了17家公司、办事处及关联公司，包括2000年2月设立的关联公司腾讯科技（深圳）有限公司，企业发展迅速，其即时通讯软件“腾讯QQ”自1999年2月推出以来，至今注册账户数以亿计，使得原告成为中国最早而且是影响较为广泛的互联网即时通讯软件开发商和服务商。对于企鹅、QQ两个商标，原告在推出“腾讯QQ”软件时开始使用作为其服务商标，同时还通过电台、报纸、杂志等媒体，长期持续对企业本身以及企鹅、QQ商标进行宣传，使得企业本身和该两商标都具备较高的知名度，并在相关公众当中获得较高的评价，成为良好的服务品牌。此外，原告于2002年2月向国家商标局在第38类申请企鹅和QQ作为商标注册，两商标分别在同年11月7日和次年2月28日获颁发注册证，还先后在中国国内注册了49件商标，在周边国家和地区共计注册了39件商标，对该企鹅和QQ商标进行保护。原告在举证期间提供了可以作为证明商标驰名的证据材料，包括有关该商标使用及注册的历史和范围、商标宣传工作的持续时间、程度和地理范围等材料，根据国家工商行政管理总局的《驰名商标认定和保护规定》的有关条文，原告的企鹅及QQ商标可以被认定为驰名商标，综上所述，原告所持有的企鹅、QQ商标为在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标，本院认定第1955912号企鹅、第1962825号QQ商标为驰名商标。驰名商标应该受到跨类保护，被告所称原告没有在其注册的商标中就特种运动服装进行商标注册，虽为事实，但考虑到一般服装和特种运动服装使用同一商标，就一般公众认识来讲，极易造成认为是同属一家企业的产品或被告方与原告方有某种联系的误解，企鹅和QQ商标作为驰名商标，其商标专用权应该受到跨类的保护。被告在生产、销售的服装上，未经原告的准许使用企鹅和QQ商标，侵犯了原告的商标专用权。被告称自己是在原告未予注册商标的服装上使用企鹅和QQ商标，没有侵犯原告方的商标权这一答辩理由，本院不予支持。被告侵犯了原告的商标专用权，给原告造成侵害和经济损失，被告应承担停止侵权，消除影响，赔偿经济损失的责任。关于赔偿金额，考虑到被告的生产侵权产品的时间较短、产品销售的数额较少，尚未形成规模经营的格局，以及原告为维护其合法权益的合理开支等因素，酌情确定赔偿数额为人民币2万元。

依照《中华人民共和国民法通则》第四条、《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第五十六条第一款、第二款的规定，判决如下：

一、被告应在本判决生效之日起十五日内停止销售使用企鹅商标、QQ商标的游泳服装。

二、被告在本判决生效之日起十五日内删除在深圳160网（www．sz160．com）的有关侵权宣传广告。

三、被告在本判决生效之日起十五日内赔偿原告经济损失人民币2万元。

四、驳回原告的其他诉讼请求。

该判决宣判后，双方当事人均没有上诉。

【评析】

商标就是商品和服务的标识，它的作用在于区别于其他的商品和服务。商标可以用文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，具有显著特征，便于识别。在不侵犯他人商标专用权及法律明文禁止的情况下，商品的标识是可按个人的喜好设计、使用。如果希望自己的商标取得独占使用权，就得向国家商标局申请注册商标。申请注册商标应当按照公布的商品和服务的分类表按类申请。注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。1988年11月1日起，我国公布了《商标注册用商品和服务国际分类表》，将商品分为34类，服务分为8类，共42类。商标注册人在其注册商标的商品或服务的类别享有专用权。

驰名商标是指在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标，它除了具有一般商标的识别作用，其知名度高、影响范围广，已经被消费者、经营者所熟知和信赖，具有相关的商业价值，与企业本身利益密不可分，具有较强的竞争力。1982年我国实施的第一部商标法未规定驰名商标保护条款，随着我国加入《保护工业产权巴黎公约》，为加强知识产权的保护力度，我国开始了对驰名商标的保护。1998年11月18日，国家工商局认定了我国第一个驰名商标“同仁堂”。2001年10月27日修订的《商标法》第13条第2款中规定，“就不相同或者不相类似商品申请注册商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”2003年4月17日国家工商局发布了《驰名商标认定和保护规定》，对驰名商标的认定和保护作出明确的规定，其中第3条规定以下材料可以作为证明商标驰名的证据材料：（1）证明相关公众对该商标知晓程度的有关材料；（2）证明该商标使用持续时间的有关材料，包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料；（3）证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料，包括广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料；（4）证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料，包括该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的有关材料；（5）证明该商标驰名的其他证据材料，包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中，将复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，认定属于侵犯商标专用权的行为。

随着市场的繁荣、经济的飞速发展，品牌意识日渐深入人心。购买某种商品，接受某种服务，均体现出消费者对该商品、服务品牌的认同及信赖。良好的品牌总是与该商品的内在品质、优良的服务紧密相连，由于驰名商标其商标本身所含的巨大商业价值和品牌效应，对注册商标的一般保护措施已不能达到对优良品牌的保护效果。相对于一般注册商标，最大的区别在于对驰名商标可以跨类别保护，即不仅限于注册的商品类别。对驰名商标保护的措施一方面商标局在审核商标注册申请时，对复制、摹仿或者翻译他人已经注册的驰名商标不予注册并禁止使用。另一方面，对于使用他人的驰名商标，虽然不属于同一类别，仍可认定为商标侵权行为。

2002年腾讯公司就企鹅和QQ在第38类申请作为服务商标注册，之后腾讯公司就企鹅和QQ先后在中国国内注册了49件商标，在周边国家及地区共计注册了39件商标，可见腾讯公司已经采取保护性商标注册的防范措施。由于原告未在第25类2503小组特种运动服装就企鹅、QQ商标进行注册，成为他人试图使用该商标获利的机会。为了更好地保护商标权利人的合法权益，企业在注册商标时，不但要在实际经营的商品或服务行业对该商标进行注册，而且在不同的类别对同一商标进行防御性注册，以杜绝他人以相同或近似商标在其他类别抢先注册。当然企业通过工商行政管理部门的查处、人民法院的侵权诉讼，申请认定驰名商标等等方式，可以更为有效地实现对具有良好信誉的驰名商标保护。

2005年6月经最高人民法院指定，深圳市罗湖区人民法院成为全国范围内为数不多的可以办理知识产权案件的基层法院。本案是本院第一宗也是唯一一宗驰名商标认定案件。2009年1月最高人民法院发布《关于涉及驰名商标认定的民事纠纷案件管辖问题的通知》（法［2009］1号），规定涉及驰名商标认定的民事纠纷案件，由省、自治区人民政府所在地的市、计划单列市中级人民法院，以及直辖市辖区内的中级人民法院管辖。其他中级人民法院管辖此类民事纠纷案件，需报经最高人民法院批准；未经批准的中级人民法院不再受理此类案件。

（撰写人：彭弘卫）