TDRA对美国商标淡化制度的正名与完善

TDRA对美国商标淡化制度的正名及完善

张心全

【摘要】美国于1996年制定了《联邦商标淡化法》，但由于其法律语义的模糊，商标淡化制度中的诸多基本定义、原则等重要方面未能明晰，导致淡化制度立法本意不同程度上被误读，法院在适用时亦产生诸多争论与分歧。为了消解纷争，统一司法标准，近期美国对淡化制度予以修正，《2006商标淡化修正法案》(简称TDRA)由此而生。TDRA对淡化的定义、后天获得显著性可否受淡化保护、驰名因素的考量、淡化表现形式等给予明确和重塑，最重要的是推翻了Moseley案确立的“实际淡化”标准，而代之以“可能淡化”标准。

【关键词】驰名商标淡化弱化玷污

2006年10月6日美国总统布什签署了《2006商标淡化修正法案》(Trademark Dilution Revision Act of 2006，简称“TDRA”)，该法案首举推翻了2003年最高法院在Moseley案确立的“实际淡化”(Actual Dilution)标准，而代之以“可能淡化”(Likelihood of Dilution)标准，并对其他淡化制度的条款加以修正。而该法案为何在短短的3年之后就明确否决最高法院苦心建立的实际淡化标准?该法案究竟还对哪些重要方面加以实质性修正?这些问题不禁会引起我们的思索，为此，本文就该法案的修正背景、修正主要内容予以解读，以期有益于了解美国淡化制度变迁之轨迹。

一、TDRA出台的背景

1996年《联邦商标淡化法》(Fedreal Trademark Law Dilution Act of 1996，简称FTDA)正式确立了联邦商标淡化制度，由此为驰名商标的淡化保护开启了方便之门。但由于相关立法经验不足，诸多条款的设计过于粗略，因而引发诸多疑虑和纷争。特别是各地区或巡回法院在适用FTDA时，难以适从，认为其中多处语焉不详，导致各个巡回法院之间的判决不能统一。国际商标协会的主席Ann Gundelfinger曾对此评价道:FTDA制定后，已有数百个案件适用了该法案，但实践证明法院、诉讼参与人以及理论界对该法案并不满意，这个法案一团糟。^[1]FTDA所引发的众多问题，最终在2003年的Moseley v．V Secret Catalogue，Inc．一案中集中突显。^[2]该案中，最高法院首先确立了“实际淡化”(Actual Dilution)标准，但如何具体适用该标准，其并没有明确解释;另外，最高法院还提出了其他尚未能回答的问题，如“玷污”(tarnishment)可否构成淡化的理由，后天获得显著性的驰名商标可否得到反淡化保护，“利基市场商誉”(Niche Market Fame)^[3]是否可达到反淡化所要求的知名程度等。

因Moseley案的重大影响及意义，众议院司法委员会对此表示了极大的关注，认为让驰名商标权利人承担过重的举证责任并非国会通过FTDA时的本来意图，最高法院对此产生了误解，有必要及时澄清;另外，委员会还认为各地区及巡回上诉法院对FTDA的某些条款理解不一，有必要统一重新解释，如驰名商标的构成要素等。因此，对上述问题的考量，促增了对FTDA修正的决心。同时，各种民间力量亦为TDRA的签署起到了助推作用，国际商标协会、美国知识产权法学会、美国律师协会知识产权分会等机构积极协助国会进行修正工作，并最终使TDRA顺利通过。

因此，TDRA是美国商标淡化制度逐步走向成熟的自然产物，其最直接的原因是出于对Moseley等案件中突显问题的回应，以廓清模糊的概念及条款，增强淡化制度的操作性，消解纷争，统一司法标准，重申国会对淡化制度的立法本意。

二、TDRA对美国商标淡化制度所完善的主要内容

TDRA并没有打算彻底修改商标淡化制度，其只是对FTDA的语义作必要的明晰和界定。与FTDA相比，TDRA主要在以下几个方面作出完善和补充:

(一)TDRA最为重要的意义是推翻了Moseley案确立的“实际淡化”标准，代之以“可能淡化”标准

在Moseley案中，最高法院认为，FTDA要求在后使用者的行为“引起了显著性的淡化”，清楚地要求必须证明存在实际淡化，而不仅仅是淡化的可能性;而且该法中对“dilution”的定义中前后使用了“能力的减少(lessening of the capacity)”以及“混淆的可能性(likelihood of confusion)”，因此，反淡化保护的前提是实际淡化之损害存在，而非仅仅淡化之可能。^[4]而在此之前，传统的商标侵权(infringement)理论及制度一直坚持“可能混淆”的标准，兰汉姆法要求权利人的举证限于证明可能损害的范畴之内。Moseley案对法律语义的理解显然与兰汉姆法背道而驰。

对于适用何种淡化标准，所处角度不同，观点亦迥然相异。特别是言论自由的拥护者，对淡化制度一直持排斥态度(特别是对“可能淡化”标准)，因为淡化保护不需要混淆的存在，因此在对驰名商标及其持有者批评或讥嘲时，有时难以界定是否属合理使用，可能遭受权利人的控诉，使人处于惮言的恐惧境地。当Moseley案对淡化标准作出“苛刻”的解释时，一些民间自由组织感到稍许欣慰。美国国民自由联合会(American Liberties Union)在FDRA修正听证会上认为，如果确立“可能淡化”标准，将窒息对驰名商标的批评言论，极大地损害第一修正案中赋予的言论自由之权利。^[5]但与此相反，广大的驰名商标权利人、知识产权拥趸者却对Moseley案发起斥责浪潮。他们认为，在Moseley规则下，当驰名商标权利人看到他人的行为可能对其产生淡化侵害时，却束手无策，有限的救济途径是首须证明可实际量化之损害的存在。但是，正如通常所达成的共识，对知识产权造成侵害后，一般无法挽回损失。^[6]而淡化是一个过程，如在可能造成淡化之初不能加以阻止，那么其对驰名商标价值的侵蚀，将必然难以修复至一如原初，即使在实际淡化后获得额外的经济赔偿之救济。

事物本质具有内在规定性，决定了事物发展的方向，同样美国联邦淡化制度的创设本意，决定了淡化标准的修正方向。毫无疑问，国会在制定颁布FTDA时所表明的意图为:“淡化制度是为保护驰名商标免受因淡化行为而致的显著性降低……如任由淡化肆意扩展，将无可挽回地破坏驰名商标之价值。”^[7]因此，与其说TDRA是对Moseley规则的变更，不如说是对淡化制度之立法本意的重申。综之，TDRA所确立的“可能淡化”标准，平息了久争不止的纷争，降低了反淡化保护的门槛，减轻了驰名商标权利人的举证责任，澄清了淡化责任产生的时间，减少各巡回或地区法院对淡化制度理解的分歧。

(二)TDRA明确了后天获得显著性的驰名商标亦可获得反淡化保护

在1995年FTDA的体系下，对于驰名商标的“显著性”含义存有争议，即驰名商标的显著性是否必须具有先天的显著性(如“联BUICK”汽车)，还是即使通过后天获得显著性亦已足够(如“Fedral”快递)，法院对此理解难以趋一。在TCPIPHolding co．v．Haar Comms．Inc案中，原告持有联邦注册商标“THE CHILDREN’SPLACE”(儿童广场)，并使用在儿童服饰零售服务上，而被注册了域名“the children’splace．com”，该网站主要是用于儿童因特网入门教育，地区法院认为被告的域名淡化了原告的商标，于是发出临时禁令(preliminary injunction)。后该案上诉至第二巡回上诉法院，上诉法院却认为“THE CHILDREN’SPLACE”为描述性商标，缺乏必要的固有显著性，且在传统的商标制度下一直给予描述性商标相对较弱的保护，如果给予其反淡化保护，将会颠覆源远流长的传统规则，因此推翻了地区法院的上诉裁判。但是，第三巡回上诉法院却持相反的观点，在Times Mirror Mags．Inc．v．Las Vegas Sports News L．L．C．案中，认为原告的“THE SPORTING NEWS”虽系描述性商标，然而其经过原告的努力经营，具有极高知名度，已获得较强的第二含义，具有了反淡化保护所必须的显著性;并认为FTDA中并未规定须以具有固有显著性为前提，只是规定把固有显著性之因素予以参考(consider)，其并非作硬性限定(limited)，最终支持了原告的请求。^[8]

反淡化保护是否必须以固有显著性为前提，其本质上系驰名商标持有人与社会公众利益之间的平衡问题。如果按照第二巡回法院观点，仅给予固有显著性商标以淡化保护，以保护其他竞争者的所谓权利，那么诸如美国的美洲(American)、太平洋(Pacific)、南方(Southern)、芝加哥(Chicago)、联邦(Federated)、联合(United)、杜邦(DUPONT)等众多极富知名的商标将被排斥在淡化保护的栅栏之外，而这些商标的持有者均是赫赫有名、对美国乃至世界经济产生重要影响的巨人公司。美国的国会等机构，显然不愿对这些对社会作出卓越贡献者的权利漠视无睹，同时出于对知识产权“额头出汗”原则的尊重，认为通过后天获得显著性的驰名商标，亦当受到应有的反淡化保护。^[9]为避免既往分歧的重演，TDRA这一修正案特意明确说明，驰名商标的显著性无论是与生俱来，还是后天获得，驰名商标持有人均有禁止他人淡化的权利。

(三)TDRA否定了仅具有“利基商誉”之商标可获得反淡化保护的可能性，并修改了法院在认定商标驰名之程度所应考虑的主要因素

1.“利基商誉”之排除。

TDRA新增加的43(C)(2)(A)这一条款，对驰名商标的概念加以明确化，即“一个商标是否驰名，要看其是否被广大美国的消费公众(general consuming public)所广泛(widely recognized)认可，以作为指示商品来源的标识”。这一规定能够给予法院有效的指导，以确定获得反淡化保护所需达到的知名程度。对此，TDRA的起草者解释道:“广泛认可”“广大消费公众”等法律用语直接否定了“利基商誉”在寻求反淡化保护中的运用，它为“驰名”设立了一个樊篱。

在以前FTDA的语境下，由于没有对反淡化保护所需要的知名程度作出规定，导致法院对“利基商誉”的理解不一。有的认为其不能达到FTDA所要求的驰名程度，有的却认为可以，例如在WAWA，Inc．v．Haaf一案中^[10]，原告的WAWA商标使用在美国四个州内的500家便利店上，而被告将HAHA商标使用在一个便利店上，原告认为被告的行为淡化了其商标。法院审理后认为，原告的WAWA商标在康涅狄格州已较为著名(well－known)，被告在该州将HAHA商标使用在类似的便利店上，对原告商标造成一定程度的淡化，此时可认为原告商标已达到FTDA所要求的知名程度，可认定为驰名商标，无论WAWA商标超出上述地域范围时是否为人知晓。

TDRA解决了对何种程度的知名商标给予保护的争议，让联邦反淡化制度回归其核心原则，即反淡化的权利是一种较为特别的权利，只有那些与众不同的商标才值得去享有。斯凯特曾对淡化的适用条件预想:只有在全国范围最为驰名、最具有显著性的商标，才可受到反淡化保护，如Kodak、Buick、Schlitz等商标。因此，在TDRA条款规制下，商标如欲受到反淡化保护，该商标必须为美国广大消费公众所认可，而该处的“广大消费者”不仅仅指“相关公众”(The Relative Public)，二者是属种关系。因此，如果某商标仅仅在某一专业领域或地区内著名，尚不能达到TDRA新标准要求的全国驰名程度，不能受到反淡化保护。

2.商标驰名考虑的因素。

在FDTA中，对商标是否驰名进行认定时所需考虑(但不限于)的主要因素进行了下述列举:(1)商标固有(或后天所获)之显著性强弱程度; (2)商标在商品或服务上使用的持续性、时间;(3)广告、公开宣传的持续性、时间;(4)商标所使用在的商业区域之广度;(5)标有商标的商品或服务之商业渠道;(6)权利人及被控者的商标在商业领域或渠道的认可度;(7)第三者使用相同或近似商标的本质及广泛度(the nature and extent);(8)商标是否依据1881年3月3日法案或1905年2月20日法案进行了注册，或者进行了基本注册。

而TDRA认为FTDA规定考虑的因素过于烦冗，故对此予以简化明晰，规定在审查是否达到受保护应具的公众认可程度时，可以考虑所有相关的因素，包括如下因素:(1)商标广告或公开宣传之持续性、时间及区域范围，不论宣传行为由权利人自己还是由他人实施;(2)标注商标之商品或服务的销售区域及销量;(3)商标被实际认可的程度;(4)商标是否依据1881年3月3日法案或1905年2月20日法案进行了注册，或者进行了基本注册。

通过对比可知，修正后的条款删去了与知名度无关的以及已包含在“驰名”的定义本身之中的因素。如“驰名”已被定义为“被广大美国的消费公众所广泛认可”，因此，关于被控者商业区域等因素就无存在的必要，因为驰名商标使用、被认可区域具有全国广泛性特点，逻辑上已包含后者。TDRA所列四个因素，第一、二、四等三个因素传承了传统商标制度理念，这三个因素主要辅助、服务于第三个因素(核心因素)，即被公众实际认可程度。要证明认可程度，主要结合问卷调查、媒体宣传覆盖率等加以认定。

(四)TDRA明确了淡化的两种表现形式，即弱化、玷污

淡化概念的内涵，直接决定着淡化保护的外延，其重要性可见一斑。在以前的FTDA中，将商标淡化定义为:减少、削弱驰名商标对其商品或服务的识别性和显著性能力的行为。该定义最大的缺陷是没有指出淡化之表现形式，且没有予以明确解释何为“识别性或显著性能力”的减损，更没有列明判断淡化时所应参照的因素，导致法院产生不同认识，并使法院更多关注于商标识别商品来源之角色，而忽略了淡化对商标价值之贬损，甚至有的法院视“混淆”为淡化存在的证据。^[11]

相反，TDRA对淡化形式直接明确为两种方式:弱化(Blurring)、玷污(Tarnishment)，并对二者分别详细定义，同时对淡化分析框架予以建构。相比而言，TDRA对商标淡化的定义更确切、具体。同时需注意的是，TDRA亦将其他所谓的淡化形式排除在保护范围之外，如通用化(dilution by genericization)^[12]、改动(dilution by alteration)^[13]。

1.弱化。(www.xing528.com)

TDRA把弱化定义为:使用与驰名商标相似的商标或商业名称(Trade Name)，使消费者产生对该驰名商标的显著性削弱的联想之行为。为统一法院的判断标准，TDRA对判断因素作如下列举:

(1)在后商标(商业名称)与驰名商标的相似程度。该因素蕴含之意是，法院在判断淡化与否之前，选择比较的客体是具有标识商品来源功能的商标(或名称)，而非诸如不能指示来源的商品包装设计等。因此，驰名商标权利人在提起诉讼之时，应首先证明被控者的标识系用作指示商品或服务来源。另外，通常，商标之间越相似，所造成的淡化可能性就越大，反之亦然。

(2)商标固有(或后天所获)显著性之程度。之所以列此考量因素，是因为商标的显著性是否先天获得，程度高低，影响着对淡化与否的判断，先天获得显著性的商标比后天获得的更易受到保护，显著性越高的商标亦越易获得保护。尽管如此，TDRA还是规定了后天获得显著性的驰名商标，亦能够受到反淡化保护，只是实践认定时，在淡化构成认定难度上，比先天固有显著性的商标更高，但这只是受保护之“量”而非“质”的区别。

(3)驰名商标权利人所独占使用该商标的范围。该因素规定的目的是，让法院审查在市场上是否已广泛存在相同或相似的商标，以至于消费者已经将该商标与多种来源相联想。例如“Blue Ribbon”(蓝丝带)商标，因“Blue Ribbon”已在美国作为普通词汇广泛用于多种商品，因此，消费者看到它时已不会仅仅想到单一的商品来源，而是会和一系列的标有“Blue Ribbon”商标的商品及所有者联系起来，此时就不能对“Blue Ribbon”给予淡化保护。^[14]

(4)驰名商标的公众认可度。商标的认可度越高，其驰名程度亦越高，淡化行为对其所造成的损害越大，同时对淡化行为的构成认定也越容易。

(5)在后使用商标(商业名称)的被控者，是否具有制造与驰名商标联想的主观意图。被控者的主观意图虽非淡化构成必要要件，但对于判断是否构成淡化起到极为重要的帮助作用，如果被控者被证明有制造联想之企图，法院可以推定其已达到联想之客观效果，^[15]从而被予以禁令处罚。

(6)实际联想的存在。实际联想主要对通过市场调查而得的证据加以证明，如用户问卷调查，这种证据需要花费大量的精力及经济成本，驰名商标权利人一般并不乐于去做。

2.玷污。

玷污这种淡化形式，从FTDA的字面定义看，是否被包含在其中不甚清楚，并鉴于Moseley案引发的巨大争议，对污损这种形式是否构成淡化有必要予以明确。国际商标协会认为，除非为了保护言论自由之利益，否则，应当对驰名商标所受到的负面联想加以阻止。例如可口可乐公司的波浪形苏打瓶这一著名的立体商标，不应被粉状糖果商使用，因为粉状糖果类似可卡因，如再装进上述类似的波浪形瓶中，必然会对可口可乐公司的商标造成无法逆转的污损，玷污了在广大公众中的美好形象。另外，实践中大部分法院亦视玷污为淡化的表现形式之一。^[16]国会立法吸纳了上述建议，并在TDRA中把玷污定义为:使用与驰名商标相似的商标或商业名称，使人产生对驰名商标声誉污损的联想之行为。

当然，当使用在非指示商品来源之处，如在行使言论自由方面，应排除在所谓的“玷污”之外，假设在工会组织的游行标语中标写“Wal－Mart”，沃尔玛公司即使再不愿意，亦不能提起反淡化之讼。TDRA没有把判断“玷污”的考量因素予以列举，主要是其可参考“弱化”的判断因素，无需重复。

三、结语

由于FTDA法律语义的模糊，商标淡化制度诸多基本定义、原则等重要方面未能明晰，导致不同程度对国会等立法者意图的误读，法院亦不停挣扎在对其反复的解释和争论之中。为了复归、彰表商标淡化制度的原初意图、内核理念，TDRA这一修正案对淡化的定义、判断标准、驰名因素、表现形式等加以明确和重塑，以减少实践中的分歧，统一法院的认识及适用标准。当然，法律在完善的同时，亦一定会引发新的纷争与不足，如的学者认为“可能淡化”主观性较强，难以把握运用，有待于法院运用时的再次具体解释;还有的认为商标淡化的形式之外延太小，在公众对驰名商标的使用会导致其通用化(generic)时，无法适用淡化保护。“法律是经验的”，淡化制度同样遵循着“摸索前进”的规律，TDRA对淡化制度的多项参数予以界定，已迈出了实质性前进的步伐。随着我国知识产权的自主发展速度加快、保护力度加强，更着眼于对驰名商标权利人利益的尊重及推促，亦必将建立相应的驰名商标淡化制度，而美国在淡化制度中所走过的重要历程，不失为大有裨益的借鉴。

(本文原载《中华商标》2006年12期)

【注释】

[1]See Lewis R．Clayton，The Dilution Revision Act．

[2]该案详情见:01－1015，Moseley v．V Secret Catalogue，Inc，http://www．google．cn/search．hl=zh－CN＆q=Moseley+v．+V+Secret+Catalogue%2C+Inc．＆btnG=Google+%E6%90%9C%E7%B4% A2＆meta=

[3]利基(Niche)来源于法语。法国人在建造房屋时，常常在外墙上凿出一个不大的神龛，以供放圣母玛利亚。它虽然小，但边界清晰，洞里乾坤。利基市场商誉，在本文指在某专业领域或地区内所获得的市场声誉。

[4]马剑峰:《美国的商标淡化理论介绍》。

[5]See American Civil Liberties Union Testimony ata Hearing on H．R．638，http://judiciary．house．gov/ media/pdfs/johnson021705．pdf

[6]See 2005 Hearings，supra note22，at6(testimony of Ann Gundelfinger，President，International Trademark Association)

[7]SeeH．R．No．104－374，supra note 8

[8]See McDermottWill＆Emery，http://www．mwe．com/index．cfm/fuseaction/publications．nldetail/object_id/50ABE559－ED53－42A0－AB2D－B663690DEEB3．cfm

[9]See Barton Beebe，law．fordham．edu/publications/articles/200flspub6461．pdf;See 2005 Hearings，supra note 22，at6(testimony of Ann Gundelfinger，President，International Trademark Association)

[10]See Glenn A．Gundersen，How Changes in Dilution Law Affect Trademark Clearance，http://www．dechert．com/library/Dilution_Law_Gundersen_4－03．PDF

[11]See Kathleen Goodberlet，The Trademark Dilution Revision Act of2006，www．jhtl．org/docs/pdf/Goodberlet．pdf

[12]通用化，是指通过使公众将驰名商标看作是一种商品种类而不是一种商品来源标识的使用方式使用该驰名商标的行为。

[13]改动，是指在比较广告中对他人的驰名商标进行改动并展示给消费者看的行为，无论这种改动是否具有玷污的目的或意图。

[14]See Moseley v．V Secret Catalogue，Inc．537 U．S．418，429(2003)

[15]See Barton Beebe，A Denfense of the New Fedral Trade Mark Antidilution Law，law．fordham．edu/publications/articles/200 flspub6461．pdf

[16]See 2005 Hearings，supra note 22，at 6(testimony of Ann Gundelfinger，President，International Trademark Association)